淺析專利許可中許可方的法律和管理問題

何陽

關鍵詞專利許可 許可方 合同

許可他人使用自己的專利并收取相應的費用，是企業(yè)發(fā)揮自身知識產(chǎn)權價值的基本方式。對于大型的高新技術企業(yè)來說，他們通常擁有成千上萬的專利并利用這些專利技術獲得高額的利潤，所以他們對于知識產(chǎn)權的管理都非常規(guī)范和嚴格，即使出現(xiàn)專利的糾紛，他們也擁有雄厚的財力聘請專業(yè)的隊伍來維護自身的權利。但是對于普通的中小型企業(yè)來說，他們自身擁有的專利較少，也缺乏足夠的資金來聘請專人對自己的知識產(chǎn)權進行管理，一旦遭遇到糾紛，就會陷入到十分被動的局面并嚴重影響企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展。

一、專利許可基本理論

（一）專利許可概念

專利許可，又稱專利的許可使用，是指專利權人作為許可人或授權人，通過與被許可人或被授權人簽訂合同的方式，許可或授權被許可人使用、實施其專利權，并從中獲得該專利權的權利使用費的活動。從實踐角度看，該專利權的權利使用費又被稱為專利權的權利金。從法律角度看，專利權許可是權利人分割其使用權，將其中部分或是全部的使用權，在滿足一定條件的情況下，允許他人行使的行為。同時專利許可也是專利權人財產(chǎn)權的重要內(nèi)容之一。

專利許可是實現(xiàn)專利價值的重要途徑。所有權強調(diào)的是人對物的完全的支配、管理和控制。在商品經(jīng)濟日益發(fā)達的今天，專利權的財產(chǎn)利益與社會價值的實現(xiàn)，并非僅僅表現(xiàn)為權利人對知識產(chǎn)品的支配，更重要的是“創(chuàng)造.傳播.利用”的過程。在現(xiàn)代分工日益細密的條件下，一項智力成果僅由權利人自己以所有權的方式自行使用或傳播并不能完全符合現(xiàn)實社會的實際需求，專利權人往往需要借助他人的使用或者傳播來實現(xiàn)其利益。專利許可使專利權不僅具有法律意義，更實現(xiàn)了專利權人的經(jīng)濟利益，體現(xiàn)了智力成果的經(jīng)濟價值。

（二）專利許可合同

所謂專利許可合同一般指專利實施許可合同，是技術轉讓的一種。指當事人一方許可另一方在一定的期限，一定的地區(qū)，以一定的方式實施其專利技術而訂立的技術合同。專利實施許可合同可以采取獨占實施許可、排他實施許可和普通實施許可等形式。每種許可又可以按照實施方式分為生產(chǎn)許可、使用許可和銷售許可以及再轉讓許可等各種形式。

二、合同談判階段

（一）加強對被許可方資質(zhì)的調(diào)研

作為許可方的企業(yè)通常都希望通過許可他人實施自己的專利來獲得相應的收益，最大化利用自己的知識產(chǎn)權價值。這就會導致一種情況，許可人會擇價選取被許可人，即誰出價高就將專利許可給誰使用，而忽略對方的資質(zhì)和信譽。這是一種十分短視的做法，如果對方是一家信譽非常差的企業(yè)，那么許可方就會面臨專利技術被他人披露的風險，導致自身的專利價值極大貶值。抑或被許可方的債務問題嚴重，其根本就無法支付約定的許可費，導致自己的專利技術白白給他人使用卻無法收回成本，造成極大的浪費。綜上作為專利許可的許可方，必須要對被許可方的資質(zhì)進行詳細的調(diào)研，確認其有較好的信用，資產(chǎn)狀況良好負債較少，同時還要確認其是否存在專利訴訟糾紛的問題。其次還要考核被許可方的技術實力，包括生產(chǎn)車間，技術人員儲備，設備的狀況等，作為許可方肯定希望被許可方能夠最大化利用自己的專利技術，以便能夠產(chǎn)生更多的利潤，充分發(fā)揮該項專利的優(yōu)勢。這不僅能夠作為許可方增加許可費的砝碼，也能夠在一定程度上宣傳企業(yè)的專利技術能力，有助于在消費市場上搶占一定的先機。

（二）選擇合適的談判策略

在確定被許可人的資質(zhì)后，許可人即可全新投入到合同的談判過程中。企業(yè)在進行合同談判時需要一定的策略，作為許可方要加強宣傳自身專利的價值，以期創(chuàng)造一種“價值空檔”以獲得更多的回旋余地。同時了解被許可方的真正需求，如果對方追求的是投入有限的使用費即可獲得專利技術，此時許可方即可提出簽訂普通實施許可合同的策略。而如果對方追求的是對市場的占領和控制，那么此時許可方即可提出排他實施許可或者是獨占實施許可的策略，以此來收取更高的許可費。

（三）確定專利技術使用費的支付方式

專利技術使用費的支付方式是決定專利許可許可方能否獲得更多利潤的最后一道保障。根據(jù)國際上的通行做法，技術使用費的支付方式主要有三種。一種是一次支付，指技術的被許可方對技術轉讓費采取按一固定金額可以分期也可以一次支付。另一種是提成支付，即按照一定比例向許可方支付費用的支付方式。最后一種是入門費加提成費，即先交付一筆固定的金額，然后在項目投產(chǎn)后根據(jù)產(chǎn)品銷售情況逐年支付提成。作為許可方應當根據(jù)自身的需求來選擇合適的專利技術使用費的支付方式，以最大化利用知識產(chǎn)權的價值。

三、合同簽訂階段

（一）掌握起草合同的主動權

作為專利許可許可方應當牢牢地將合同的起草權抓在自己的手上，掌握起草合同的主動權將會給許可方帶來諸多的優(yōu)勢。首先己方起草合同，將會從自身利益保護的角度出發(fā)，訂立對自己有利的合同條款，并形成一份特殊的合同框架。這個框架一旦確定后，被許可方的律師再進行審核時，只能在部分的條款進行相應的改動，但是要進行大幅度的修改是幾乎不可能的，因為許可方起草的合同框架是按照保護許可方權益的思路確立，如果要修改就需要重新起草合同，對被許可方的律師來說是難以實現(xiàn)的。在很多情況下，許可方為了節(jié)省開支，不聘請專業(yè)的律師來起草合同，而把起草合同的主動權交給被許可方，這是十分不明智的。一旦將起草合同的主動權交給被許可方，也就失去了爭取利益最大化的主動權，甚至可能會加重自身知識產(chǎn)權被侵權的法律風險，對企業(yè)未來的發(fā)展帶來很大的隱患。

（二）保證合同內(nèi)容的完整

專利許可許可方應當保證合同內(nèi)容的完整性，專利實施許可合同的主要條款一般包括以下幾方面：（1）專利技術的內(nèi)容和專利的實施方式;（2）實施許可合同的種類;（3）實施許可合同的有效期限和地域范圍;（4）技術指導和技術服務條款;（5）專利權瑕疵擔保和保證條款;（6）專利許可使用費用及其支付方式;（7）違約責任以及違約金或者賠償損失額的計算方法。除了上述內(nèi)容外，還可以就當事人雙方認為必要的其他事項進行約定。例如：不可抗力條款;專利技術改進成果的歸屬;爭議的解決辦法;關鍵名詞和術語的解釋。其中最為重要的就是被許可方的違約責任，這決定了許可方能否最大化保障自己的知識產(chǎn)權。對被許可方違約責任的約定不宜過高也不宜過低，關鍵在于是否明確，是否能夠約束被許可人履行自己的義務。

四、合同履行階段

（一）對被許可方的監(jiān)督義務

專利許可合同簽訂完畢并不代表被許可方的任務已經(jīng)完成，作為許可方有必要對被許可方適用專利技術的狀況進行相應的檢查。對被許可方的監(jiān)督并非指全程的監(jiān)督，這樣會破壞雙方合作的信賴關系，而且也會給本企業(yè)的用工成本造成一定負擔。對被許可方的監(jiān)督只要保持一定頻率即可，例如可以每月一次對被許可方的生產(chǎn)進行檢查，這種檢查并不進行收費，只是為了保證被許可方按照合同約定的內(nèi)容對本企業(yè)的專利進行使用。同時也是為了防止被許可方擅自利用本方的專利技術，有部分被許可人會假借使用他人專利，對該項技術偷偷移植改進，這不僅侵害了許可人的專利權，而且會擾亂市場，極大地削弱許可人的專利價值。所以作為許可人，應當加強對被許可方的監(jiān)督，盡到許可人的義務。

（二）提供必要的技術指導

在?？圃S可合同的履行階段，許可人應當提供必要的技術指導。作為專利的所有者能夠許可他人使用，意味著這項專利擁有一定的技術含量，他人難以進行直接的仿制，另外一方面是該專利具有相當?shù)膶嵱脙r值，可以產(chǎn)生可觀的利潤。所以為了讓被許可方能夠充分地利用該項專利，需要對被許可方提供相應的技術指導，這種技術指導并非對該項專利技術毫無保留地傳授，而是指導對方如何正確高效地利用。

五、完善專利許可的策略

（一）專利許可戰(zhàn)略

企業(yè)在進行專利許可活動前應當擬定相應的戰(zhàn)略方針，即本企業(yè)未來的發(fā)展方向是什么，以及如何最大化利用專利價值，為企業(yè)謀取更高的利潤。有學者認為企業(yè)若主要從事技術研究和開發(fā)工作，并不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，可以采用對外許可的方式獲得收益。若是企業(yè)無力開拓相應的市場或是企業(yè)的產(chǎn)品在市場上供不應求，此時可以許可其他企業(yè)實施其專利技術。制定長遠有效的專利許可戰(zhàn)略，有助于企業(yè)良性發(fā)展，減少決策失誤帶來的損失。

（二）專利許可合同管理規(guī)范

專利許可方應當制定本企業(yè)的專利許可合同管理規(guī)范，專利許可合同的管理必須要制度化，松散隨意的合同管理會給企業(yè)帶來嚴重的法律風險。如前文所述，專利許可合同管理牽涉合同的談判、簽訂以及履行階段，每一階段都需要規(guī)范化。制定嚴格的合同管理規(guī)范，包含如何與被許可方企業(yè)談判，作為許可方應當采用談判技巧，合同簽訂階段合同應當包含哪些內(nèi)容，如何約定違約責任以及損害賠償?shù)挠嬎惴绞?，合同履行階段應如何監(jiān)督和提供技術指導等。從程序上來說，就需要從立項、審批、會簽、履行和歸檔統(tǒng)一進行管理。

專利許可許可方的管理問題牽涉的問題依然非常廣泛，本文篇幅有限難以進行更深層次的探討，對于如何減少中小企業(yè)對專利管理的支出費用，最大化利用專利價值仍然值得學界進行更多的探索，相信企業(yè)知識產(chǎn)權管理理論能夠為中國企業(yè)的發(fā)展提供更多的幫助。