注冊商標(biāo)不使用撤銷制度中“商標(biāo)使用”問題討論

陳佳潔

【摘要】我國《商標(biāo)法》所規(guī)定的注冊商標(biāo)連續(xù)3年不使用撤銷制度中的“商標(biāo)使用”是指商標(biāo)發(fā)揮識別機(jī)能的使用，其理論依據(jù)是只有在商業(yè)活動中真實(shí)使用的商標(biāo)才是法律所要保護(hù)的商標(biāo)。但是對于注冊商標(biāo)連續(xù)3年不使用撤銷制度的“使用”，《商標(biāo)法》卻未進(jìn)行具體規(guī)定，實(shí)務(wù)中存在多種問題亟需探討。本文僅從“商標(biāo)使用”的幾種具體情況來討論影響商標(biāo)實(shí)際“使用”的具體類型。

【關(guān)鍵詞】商標(biāo)使用 識別機(jī)能 撤銷制度

一、問題的提出

1994年9月1日，株式會社迪桑特向商標(biāo)局申請注冊“DESCENTE"商標(biāo)，1996年7月14日核準(zhǔn)注冊。2009年6月3日，上海頂新箱包有限公司（簡稱頂新公司）對該商標(biāo)提出的撤銷申請，商標(biāo)局根據(jù)該撤銷申請，認(rèn)為株式會社迪桑特提交的其在2004年8月2日至2007年8月1日期間使用‘DESCENTE注冊商標(biāo)的證據(jù)材料無效，決定撤銷復(fù)審商標(biāo)。

本案的爭議焦點(diǎn)在于株式會社迪桑特在2004年8月2日至2007年8月1日期間是否使用了“DESCENTE"注冊商標(biāo)。法院認(rèn)為：商標(biāo)權(quán)人自行使用、許可他人使用以及其他不違背商標(biāo)權(quán)人意志的使用，均可認(rèn)定屬于商標(biāo)的實(shí)際使用，但僅有轉(zhuǎn)讓或許可行為，或者僅有商標(biāo)注冊信息的公布或者對其注冊商標(biāo)享有專有權(quán)的聲明等的，不宜認(rèn)定為商標(biāo)使用。原告出具證據(jù)僅能證明株式會社迪桑特曾于2007年4月17日許可北京迪桑特公司使用該商標(biāo)，并不能由此證明株式會社迪桑特曾在2004年8月2日至2007年8月1日期間對注冊商標(biāo)進(jìn)行過實(shí)際使用。

二、新《商標(biāo)法》關(guān)于“使用”的規(guī)定概述

新修訂的《商標(biāo)法》相對于舊法明確規(guī)定了商標(biāo)使用中的“使用”含義，商標(biāo)的使用行為在商標(biāo)法上有兩種類型：一是產(chǎn)生維持商標(biāo)注冊效力的使用行為，即商標(biāo)撤銷制度上的“使用”行為，二是商標(biāo)侵權(quán)行為中的“使用”行為。但該規(guī)定對商標(biāo)“使用”的定義過于寬泛，尚不能滿足實(shí)踐中審查商標(biāo)撤銷申請的需要。我國《商標(biāo)法實(shí)施條例》第3條規(guī)定：“商標(biāo)法和本條例中所稱商標(biāo)的使用，包括將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中?！睂Υ耍覈鴮W(xué)界關(guān)于撤三中“商標(biāo)使用”的含義存在兩種觀點(diǎn)：第一種觀點(diǎn)認(rèn)為撤三中的商標(biāo)使用必須是發(fā)揮識別技能的使用，即商標(biāo)的使用應(yīng)達(dá)到讓消費(fèi)者或需要者識別商品、服務(wù)來源的程度時(shí)，才符合注冊商標(biāo)撤銷制度中商標(biāo)使用的要求。第二種觀點(diǎn)認(rèn)為注冊商標(biāo)撤銷制度中的商標(biāo)使用只要符合我國《商標(biāo)法實(shí)施條例》第3條所規(guī)定的商標(biāo)使用的含義即可，只要形式上符合該條例所規(guī)定的使用的含義，不管是否發(fā)揮了識別功能，都應(yīng)當(dāng)作為撤銷制度中的商標(biāo)使用對待，這是目前我國學(xué)界的主流觀點(diǎn)。

三、“商標(biāo)使用”的具體問題

（1）在指定使用商品以外的商品上使用注冊商標(biāo)是否屬于商標(biāo)使用。在GNC商標(biāo)案中，涉案商標(biāo)“GNC”于1997年11月21日被核準(zhǔn)注冊，核定使用的商品為第30類中的“非醫(yī)用營養(yǎng)魚油”。但涉案商標(biāo)實(shí)際使用在蜂蜜商品的生產(chǎn)以及廣告宣傳等商業(yè)活動中。二審中北京市高級人民法院作出了撤銷商標(biāo)的判決，理由是：某物資公司集團(tuán)受讓該涉案商標(biāo)后，委托他人印刷有“GNC”標(biāo)識的宣傳單、包裝盒和手拎袋等宣傳品，但其均是在蜂蜜等蜂產(chǎn)品上的使用，并非在該涉案商標(biāo)核定使用商品——非醫(yī)用營養(yǎng)魚油上的使用，因此不屬于商標(biāo)法意義上的使用。由此，根據(jù)法院判決，在指定使用商品以為的商品上使用注冊商標(biāo)，雖然可以表明其實(shí)際標(biāo)注的商品或者服務(wù)的來源，但無法發(fā)揮識別其指定使用商品或者服務(wù)來源的作用，因此不能視為商標(biāo)撤銷制度中的商標(biāo)使用。

（2）在指定使用的部分商品上使用注冊商標(biāo)是否屬于商標(biāo)使用。注冊商標(biāo)人為了擴(kuò)展其注冊商標(biāo)的使用范圍，往往指定使用幾種商品。如果商標(biāo)權(quán)人僅在部分商品上使用該注冊商標(biāo)，第三人是否可以請求撤銷該商標(biāo)在其余部分商品上的專用權(quán)呢？對此，我國《商標(biāo)法實(shí)施條例》第41條規(guī)定：“商標(biāo)局、商標(biāo)評審委員會撤銷注冊商標(biāo)，撤銷理由僅及于部分指定商品的，撤銷在該部分指定商品上使用的商標(biāo)注冊?！彪m然注冊商標(biāo)在實(shí)際使用的商品上發(fā)揮了識別機(jī)能，但沒有在實(shí)際從事生產(chǎn)經(jīng)營的其他商品上發(fā)揮任何識別功能，因而不能阻礙其他人在這些商品上使用該商標(biāo)。

（3）僅僅在宣傳單等廣告媒體上使用注冊商標(biāo)。沒有實(shí)際進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營，只在宣傳單等廣告媒體上使用注冊商標(biāo)，是否屬于商標(biāo)撤銷制度中的商標(biāo)使用呢？在日本大阪于1987年8月26日判決的“BOSS”案中，法官認(rèn)為，“附著BOSS商標(biāo)的T恤衫只不過是為了促進(jìn)電子樂器銷售的附贈品，并且只限于想購買電子樂器的購買者無償發(fā)放，其本身不是獨(dú)立交易的對象，從其發(fā)放的形態(tài)看，未來也沒與在市場上流通的可能性，因此不屬于商品，只不過是作為商品的電子樂器的廣告品罷了。從這個(gè)判例來看，單純在廣告品上使用注冊商標(biāo)，而不投入使用的行為不能視為商標(biāo)使用，這也是由于在該情況下使用的商標(biāo)無法發(fā)揮其識別功能。

（4）僅在商品包裝上使用注冊商標(biāo)。沒有實(shí)際從事生產(chǎn)經(jīng)營活動，為了保存商標(biāo)不被撤銷，商標(biāo)注冊人往往委托他人生產(chǎn)一定數(shù)量的貼附注冊的商標(biāo)包裝，這種行為是否屬于商標(biāo)使用行為？在“康王”案中北京市高級法院認(rèn)為，涉案商標(biāo)權(quán)利人雖然提供證據(jù)證明了委托他人加工包裝盒的事實(shí)，但并不能證明該包裝盒已經(jīng)投入市場并實(shí)際使用的事實(shí)。因此，法院認(rèn)為商標(biāo)人僅在商品包裝上使用注冊商標(biāo)的行為，不屬于商標(biāo)連續(xù)3年不使用撤銷制度中的商標(biāo)使用行為。原因在于，注冊商標(biāo)權(quán)人沒有在指定使用的商品上使用注冊商標(biāo)，無法使該商標(biāo)發(fā)揮識別來源的機(jī)能。但與廣告商品不同，包裝盒本身就有獨(dú)立的市場交易價(jià)值，可以作為識別該包裝本身的作用，因此在商標(biāo)法中可以作為未注冊商標(biāo)進(jìn)行處理。

四、結(jié)語

我國實(shí)行商標(biāo)注冊主義原則，允許未經(jīng)過任何使用而獲得識別功能的商標(biāo)進(jìn)行申請注冊，但如果獲得注冊商標(biāo)長時(shí)間不實(shí)際投入使用用于經(jīng)營活動，將妨礙他人選擇商標(biāo)的自由，同時(shí)也會造成大量囤積商標(biāo)的現(xiàn)象，嚴(yán)重?fù)p害競爭者的利益。但在實(shí)務(wù)中對商標(biāo)使用的具體問題仍存在許多要完善的地方，因此應(yīng)當(dāng)確定注冊商標(biāo)在具體對象、范圍上的“使用”界定。