涉及中間體、前藥的專利間接侵權問題

許波

專利間接侵權問題一直是我國知識產(chǎn)權界的熱門話題，并隨著國內(nèi)外相關案例1以及司法標準的不斷發(fā)展演進，始終常談常新、未有定論。該問題在醫(yī)藥領域同樣存在，且體現(xiàn)了一定的行業(yè)特性。梳理我國現(xiàn)有司法實踐，2008年圍繞著格列衛(wèi)化合物專利發(fā)生的一起專利侵權糾紛就是有關這一問題的典型案例。

實例：諾瓦提斯訴新原興專利侵權案

原告諾瓦提斯公司（即諾華公司）擁有專利號為93103566.X、發(fā)明名稱為“嘧啶衍生物及其制備方法和用途”的發(fā)明專利（下稱“涉案專利”），該專利保護的化合物包括伊馬替尼及其藥理上可接受的鹽——甲磺酸伊馬替尼（即格列衛(wèi)）。諾瓦提斯公司發(fā)現(xiàn)，重慶新原興藥業(yè)有限公司（下稱“新原興公司”）生產(chǎn)、銷售和許諾銷售了甲磺酸伊馬替尼、伊馬替尼以及哌嗪苯甲酸等三種專門用于制造伊馬替尼的中間體，故將新原興公司訴至重慶市第一中級人民法院，請求法院判令新原興公司就其生產(chǎn)、銷售和許諾銷售甲磺酸伊馬替尼、伊馬替尼的直接侵權行為以及生產(chǎn)、銷售和許諾銷售哌嗪苯甲酸等中間體的間接侵權行為，承擔停止侵權并賠償損失的民事責任。

重慶市第一中級人民法院經(jīng)審理認為，新原興公司的相關行為分別構成直接侵權和間接侵權，故判決其停止侵權，并賠償諾瓦提斯公司經(jīng)濟損失30萬元。2新原興公司不服，向重慶市高級人民法院提起上訴，但被判決駁回。3

析案：“中間體”與專利間接侵權

間接侵權是知識產(chǎn)權領域經(jīng)常出現(xiàn)的一個棘手問題，但我國現(xiàn)行法律中尚未有關于“間接侵權”的明確規(guī)定，因此，實務中最早是從共同侵權的角度出發(fā)，將相關行為界定為“教唆”或“幫助”，或兼而有之。關于這方面的規(guī)定可見于1987年實施的《最高人民法院關于貫徹執(zhí)行<中華人民共和國民法通則>若干問題的意見》第148條，4之后被2010年實施的《侵權責任法》吸收并規(guī)定為第九條，52016年實施的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（下稱“《專利侵權司法解釋（二）》”）第二十一條則進一步針對專利侵權糾紛的情形作了細化規(guī)定。6

在上述諾瓦提斯訴新原興專利侵權案中，各方對直接侵權的認定并無太多異議，分歧主要集中在間接侵權的認定上。該案中，除直接落入涉案專利保護范圍的伊馬替尼和甲磺酸伊馬替尼外，新原興公司還生產(chǎn)、銷售、許諾銷售哌嗪苯甲酸等三種可用于制造伊馬替尼的中間體。對于該三種中間體，無論是在字面上還是通過適用等同原則，都不會落入涉案專利的保護范圍。但若諾瓦提斯公司的主張成立，即上述中間體系用于制造伊馬替尼和甲磺酸伊馬替尼，那么新原興公司生產(chǎn)并向其他經(jīng)營者銷售、許諾銷售上述中間體的行為，仍然可能構成對涉案專利的間接侵犯。如果構成間接侵權，那么新原興公司的行為究竟是屬于“幫助”還是“教唆”呢？二者在構成要件上又有什么差別呢？該案中，一、二審法院分別對前述問題給出了答案。

一審法院認為：首先，新原興公司并未舉證證明，上述三種中間體除用于制備伊馬替尼和甲磺酸伊馬替尼外，還具有其他用途。新原興公司出售該中間體必然導致買受人將其用于制造侵犯涉案專利的伊馬替尼和甲磺酸伊馬替尼產(chǎn)品；其次，新原興公司在其網(wǎng)站上明確說明前述中間體為制造伊馬替尼和甲磺酸伊馬替尼的中間體，即新原興公司對其行為必然導致前述后果是明知的?；诖耍粚彿ㄔ赫J定新原興公司構成間接侵權。

新原興公司不服一審判決，并在二審中提交了證據(jù)，證明哌嗪苯甲酸還具有其他用途，并非專門用于制造伊馬替尼和甲磺酸伊馬替尼。對此，二審法院認為：根據(jù)新原興公司在二審提供的證據(jù)，哌嗪苯甲酸或其鹽酸鹽曾經(jīng)作為中間體用于合成某種已知藥物的前藥，具有其他用途。但即便如此，新原興公司曾在其網(wǎng)站、書面宣傳材料以及實際銷售行為中明確將哌嗪苯甲酸作為甲磺酸伊馬替尼的中間體進行許諾銷售和銷售，且直至二審審理期間才提供其他用途證據(jù)，也表明其在本案糾紛發(fā)生前并未意識到哌嗪苯甲酸尚具有其他用途，而是完全將其用于制造甲磺酸伊馬替尼。因此，新原興公司銷售、許諾銷售哌嗪苯甲酸就是為了誘導直接侵權的發(fā)生，從而構成對涉案專利的間接侵權。

可以看出，雖然最終都認定構成間接侵權，但對于新原興公司生產(chǎn)、銷售、許諾銷售上述中間體的行為定性，一、二審法院卻在不同的證據(jù)基礎上得出了不同的結論。具體而言，一審法院認為新原興公司構成幫助侵權，因為其在客觀上為他人實施直接侵權行為提供了“幫助”，符合“明知”以及為他人提供“專用品”兩個幫助侵權成立的基本要件。二審法院沒有支持幫助侵權的認定，原因在于二審新證據(jù)表明，哌嗪苯甲酸除可用于制造伊馬替尼和甲磺酸伊馬替尼外，還具有其他用途，即其不屬于幫助侵權中所必需的“專用品”；但二審法院認為，在案證據(jù)同時也能表明，新原興公司始終以多種方式，“積極誘導”他人實施直接侵權行為，故仍然構成間接侵權，而這實際上就是對“教唆”的認定。

從該案的審理還能看出，雖然直接侵權人沒有作為被告進入訴訟，但兩審法院始終都強調(diào)直接侵權的存在，因為從邏輯上而言，直接侵權是間接侵權成立的基礎，沒有直接侵權也就沒有間接侵權，這也是此類案件審理的通常思路。不過，新原興公司在二審中提交的證據(jù)，卻在不經(jīng)意間引出了一個更值得探討的新問題。

引申：“前藥”與專利間接侵權

新原興公司在二審中提交的證據(jù)顯示，哌嗪苯甲酸還可用于合成前藥。所謂“前藥”，就是指藥物經(jīng)過化學結構修飾后得到的在體外無活性或活性較小，而在體內(nèi)經(jīng)酶或非酶的轉化釋放出活性藥物而發(fā)揮藥效的化合物，也可稱之為前體藥物、藥物前體、前驅藥物等。7那么，他人生產(chǎn)、銷售前藥的行為是否會構成專利侵權呢？

通常，專利權人在撰寫藥物最核心的化合物專利時，都會選擇馬庫什權利要求，以通式化合物的形式，把包括前藥在內(nèi)的所有可能化合物都納入到化合物專利的保護范圍中。但如果因為專利撰寫的問題，導致遺漏某些前藥化合物，或者某些前藥化合物無法納入通式化合物的范圍，就可能在后續(xù)引發(fā)較為棘手的專利法問題，其原因在于：一方面，前藥化合物在字面上并未落入化合物專利的保護范圍，雖然其被服用后會在體內(nèi)轉化為化合物專利所保護的活性藥物，但此時基于藥代動力學等多方面的原因，又往往會產(chǎn)生相比于活性藥物直接給藥更高的藥物活性，具有更好的治療效果，從而使得其難以通過適用等同原則被納入到化合物專利的保護范圍，故直接侵權難以成立；另一方面，前藥是在體內(nèi)經(jīng)轉化后才發(fā)揮藥效的，在我國《專利法》下，無論該“體內(nèi)”是人體還是動物體，均不符合《專利法》第十一條所規(guī)定的“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”的要件，故即便前藥在人體或動物體內(nèi)最終轉化為專利所保護的活性藥物，該人或動物服用前藥的行為也不會構成直接侵權。在此情況下，如前所述，間接侵權通常需要以直接侵權為基礎，故在不存在直接侵權的情況下，經(jīng)營者生產(chǎn)、銷售前藥的行為也不會構成間接侵權。

正是基于以上兩方面原因，仿制藥企業(yè)可以通過有針對性的前藥開發(fā)設計，在很大程度上規(guī)避專利侵權風險。但從藥品研發(fā)和專利保護的實際出發(fā)，如果輕易允許此種規(guī)避，似乎又對創(chuàng)新不利，因為發(fā)揮治療效果的歸根結底仍是化合物專利所保護的活性藥物。面對這看似兩難的局面，近來發(fā)生在通信領域的西電捷通訴索尼（中國）專利侵權案（簡稱西電捷通案）似乎能夠提供有益的參考。8

西電捷通案涉及“一種無線局域網(wǎng)移動設備安全接入及數(shù)據(jù)保密通信的方法”發(fā)明專利，該無線通信方法（也稱WAPI）的實施需要終端（MT）、接入點（AP）、鑒別服務器（AS）三個獨立實體的共同參與，任何一方均無法完全實施涉案專利方法。被告索尼（中國）公司除在產(chǎn)品測試階段完整實施過涉案專利方法外，9其行為主要是制造、銷售具備WAPI功能的手機（相當于終端MT）。但由于使用手機的個人用戶符合“非生產(chǎn)經(jīng)營目的”特征，也即個人用戶使用手機進行WAPI無線通信在我國專利法語境下并不屬于侵犯專利權的行為，因而便引發(fā)出了在不存在直接侵權時間接侵權是否還會成立的爭論。

該案之所以在宣判后受到業(yè)界的持續(xù)關注和反復研討，就是因為一、二審法院都在間接侵權問題上進行了積極嘗試和突破。首先，作為一個基本原則，兩審法院均認可間接侵權通常需要以直接侵權的存在為前提，但同時也都明確指出，在某些特殊情況下，由于直接實施專利技術方案的行為人屬于“非生產(chǎn)經(jīng)營目的”的個人（該案中即為手機用戶），其行為不構成對專利權的侵犯，也即不存在直接侵權。如果基于此便認定提供了實施專利技術方案所需專用品的經(jīng)營者不構成間接侵權，那么會導致相當一部分的通信、軟件使用方法專利無法獲得法律的有效保護，不利于維護權利人的合法權益和鼓勵科技創(chuàng)新。因此，兩審法院均對目前已被普遍采納的間接侵權認定標準有所發(fā)展。

具體而言，一審法院認為，“僅需證明被控侵權產(chǎn)品的用戶按照產(chǎn)品的預設方式使用產(chǎn)品將全面覆蓋專利權的技術特征即可”，即只要用戶使用手機中預置的WAPI功能就會導致涉案專利方法步驟被逐一全部實施，那么，索尼（中國）公司“明知被控侵權產(chǎn)品中內(nèi)置有WAPI功能模塊組合，且該組合系專門用于實施涉案專利的設備，未經(jīng)原告許可，為生產(chǎn)經(jīng)營目的將該產(chǎn)品提供給他人實施涉案專利的行為”，就構成幫助侵權。二審法院沒有支持一審法院的觀點，并明確提出了構成間接侵權的四個要件，其中的前三個要件10在審判實踐中基本已成共識，存在爭議的是第四個要件中有關“直接實施人”的表述。結合二審判決的相關論述可知，直接實施人應是指能夠獨立地、完整地實施專利方法所有步驟的主體，然而“包括個人用戶在內(nèi)的任何實施人均不能獨自完整實施涉案專利，同時，也不存在單一行為人指導或控制其他行為人的實施行為，或多個行為人共同協(xié)調(diào)實施涉案專利的情形”，故在沒有直接實施人的情況下，二審法院認定索尼（中國）公司不構成間接侵權。

比較兩審法院的裁判尺度，一審法院顯然在間接侵權的問題上走得更遠一些，不僅不要求直接侵權的存在，而且也不要求存在一個能夠獨立實施專利全部技術方案的主體，這主要是基于對涉及多主體的多側撰寫方法專利保護的考慮，否則此類專利即便能夠授權也很難獲得保護。二審法院則主要是從提升專利撰寫質(zhì)量以及避免專利權人主張“多余指定”的立場出發(fā)，拒絕為專利權人提供過度保護。盡管存在上述分歧，但正如前所述，一、二審法院有關“實施涉案專利”的表述，已經(jīng)明顯區(qū)別于過往“直接實施侵權行為”的標準，北京法院在專利間接侵權問題上向前邁出了極具探索性也是實質(zhì)性的一步。

展望：我國專利間接侵權裁判標準的可能走向

事實上，在2015年的西電捷通案發(fā)生之前，最高人民法院也曾在間接侵權的問題上流露出態(tài)度松動的跡象。2014年發(fā)布的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（公開征求意見稿）第二十五條規(guī)定：“明知有關產(chǎn)品系專門用于實施發(fā)明創(chuàng)造的原材料、零部件、中間物等，未經(jīng)專利權人許可，將該產(chǎn)品提供給無權實施該專利的人或者依法不承擔侵權責任的人實施，權利人主張該提供者的行為屬于侵權責任法第九條規(guī)定的幫助侵權行為的，人民法院應予支持。明知有關產(chǎn)品、方法可以用于實施發(fā)明創(chuàng)造，未經(jīng)專利權人許可，通過提供圖紙、傳授技術方案等方式積極誘導無權實施該專利的人或者依法不承擔侵權責任的人實施，權利人主張該誘導者的行為屬于侵權責任法第九條規(guī)定的教唆侵權行為的，人民法院應予支持?！痹摋l規(guī)定中的用語也是他人“實施”了專利，而非“實施侵犯專利權的行為”。不過，在最終正式發(fā)布的《專利侵權司法解釋（二）》中，最高人民法院又重新調(diào)整回了“實施了侵犯專利權的行為”的表述。

但就目前的司法政策導向看，我國專利間接侵權的裁判標準未來很可能會發(fā)生調(diào)整轉向。在2018年召開的第四次全國法院知識產(chǎn)權審判工作會議上，最高人民法院副院長陶凱元強調(diào)要“妥善運用等同侵權、間接侵權等法律制度規(guī)則合理拓展知識產(chǎn)權保護空間”，并指出“專利領域中的幫助侵權以被幫助者利用侵權專用品實施了覆蓋專利權利要求全部技術特征的行為為條件，既不要求被幫助者的行為必須構成法律意義上的直接侵權行為，也不要求必須將幫助者和被幫助者作為共同被告”。此種表述方式的調(diào)整，無疑對我國未來專利間接侵權糾紛的解決具有極強的指引意義。

綜合考慮以上司法政策、司法解釋、司法案例以及創(chuàng)新保護的客觀實際，面對涉及前藥的專利侵權問題，被控侵權人未來可能很難再以“不存在直接侵權，也就不存在間接侵權”為由，來規(guī)避專利侵權風險。當然，上述新標準在法理上仍然有值得探討的地方，部分質(zhì)疑觀點就認為其與《侵權責任法》相關條款中“實施侵權行為”的規(guī)定相沖突。對此，可能還需要知識產(chǎn)權學界、實務界與民法學界加強溝通交流，充分了解《侵權責任法》相關條款的法理基礎和立法背景，確保在正確理解《侵權責任法》的基礎上，準確適用法律來解決知識產(chǎn)權侵權糾紛。

下一期，我們將換一個全新的視角，來重新審視我國的醫(yī)藥專利糾紛。