英國專利檢索與實(shí)質(zhì)審查程序初探與思考

許慧，劉笑明，趙小植

摘 要：本文介紹了英國知識產(chǎn)權(quán)局（UKIPO）在發(fā)明專利申請的檢索和實(shí)質(zhì)審查程序方面的法律規(guī)定和審查實(shí)踐，分析了中英兩局在檢索方式及流程、檢索系統(tǒng)、客體審查程序等方面的差異，并結(jié)合在中英兩局均獲得授權(quán)的實(shí)際案例，對比其審查過程和結(jié)論，總結(jié)中英兩局不同的審查流程和考量角度。

關(guān)鍵詞：UKIPO；檢索；審查程序；客體審查

隨著我國科技的飛速發(fā)展，中國在國際上的影響力不斷提升，國內(nèi)創(chuàng)新主體的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識也不斷加強(qiáng)，在申請專利時(shí)也傾向于通過PCT或巴黎公約途徑申請國外專利，以便為占領(lǐng)國外市場做好法律上的準(zhǔn)備。歐洲市場一直是國內(nèi)企業(yè)搶占的地方之一，在歐洲專利局獲得授權(quán)的專利在歐盟成員國內(nèi)都自然獲得專利權(quán)，但伴隨英國“脫歐”進(jìn)程，英國專利和歐盟其他國家專利的授權(quán)效力會(huì)有所變化，因而英國的專利制度也越來越受到重視。下面著重針對英國知識產(chǎn)權(quán)局（以下簡稱UKIPO）在專利的檢索和審查流程方面進(jìn)行分析和探討。

1 檢索方式和流程

檢索是發(fā)明專利審查中的關(guān)鍵。根據(jù)英國專利法[1]第17條以及專利法實(shí)施細(xì)則第27條[2]關(guān)于檢索的規(guī)定，依申請人的請求，審查員應(yīng)當(dāng)對專利申請進(jìn)行檢索。其中，對于不具備單一性的主題只檢索第一發(fā)明，其它部分需繳納檢索費(fèi)方可進(jìn)行檢索。

在UKIPO的審查實(shí)踐中，申請人提交申請文件后，自申請日或優(yōu)先權(quán)日起4-6個(gè)月內(nèi)，會(huì)先由檢索員進(jìn)行首次檢索（first search），并在檢索記錄中詳細(xì)記載檢索的關(guān)鍵詞、分類號以及檢索式等檢索過程信息；接下來，申請人可以根據(jù)檢索結(jié)果進(jìn)行修改或選擇放棄該申請（不再公開以及實(shí)質(zhì)審查），相應(yīng)地也不用繳納后續(xù)費(fèi)用；在距離申請日或優(yōu)先權(quán)日的18個(gè)月后公開，在距離申請日或優(yōu)先權(quán)日至少21個(gè)月之后，由實(shí)審審查員參考首次檢索記錄報(bào)告的情況，進(jìn)行進(jìn)一步檢索（top-up search）并實(shí)質(zhì)審查，也就是說，首次檢索和審查是分開進(jìn)行的，檢索員與實(shí)質(zhì)審查員不是同一人，實(shí)質(zhì)審查中進(jìn)行的top-up檢索會(huì)重點(diǎn)關(guān)注首次檢索日之前6個(gè)月內(nèi)公開的文獻(xiàn)，以避免首次檢索時(shí)還未公開的相關(guān)文獻(xiàn)的遺漏；在審查過程中，根據(jù)申請人的修改以及案件事實(shí)等的改變還可以進(jìn)行補(bǔ)充檢索（supplemental search）。

在UKIPO的檢索流程可以看出，其檢索通常是多次的，每件申請至少經(jīng)過兩輪檢索，而且每次的檢索過程會(huì)詳細(xì)地記錄在系統(tǒng)當(dāng)中，以便下一位檢索或?qū)彶樵撋暾埖膶彶閱T查看，這種多人式的檢索可以實(shí)現(xiàn)更充分的檢索，并通過不同人的檢索對檢索思路和策略做到補(bǔ)充，從流程設(shè)計(jì)層面避免漏檢的可能，也給予申請人一個(gè)最全面的檢索報(bào)告以及最具說服力的結(jié)論。并且，其在公開之前即進(jìn)行首次檢索，比中國早很多，中國只能在公開以后進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查程序后才進(jìn)行檢索，除非提交了優(yōu)先審查請求，UKIPO的這種做法，有利于申請人盡早根據(jù)檢索的結(jié)果來確定是否繼續(xù)該申請的后續(xù)程序，如果選擇放棄則不會(huì)公開其申請，這樣可以更好地保護(hù)申請人的利益。

2 實(shí)質(zhì)審查程序

UKIPO對于發(fā)明專利申請的實(shí)審審查程序與中國基本相同，也是在檢索的基礎(chǔ)上對申請文件中存在的問題與申請人通過通知書和答復(fù)的形式進(jìn)行交流，最終走向授權(quán)、駁回或視撤。然而，我們注意到，UKIPO對于客體的審查與另國有著很大的不同，尤其體現(xiàn)在客體審查的程序上。

在UKIPO，客體條件規(guī)定在英國專利法[1][2]第1條第（2）款：“包含如下主題的發(fā)明不是本法意義上的發(fā)明：

（a）發(fā)現(xiàn)、科學(xué)理論或數(shù)學(xué)方法；（b）文學(xué)、戲劇、音樂或藝術(shù)作品或任何其它美學(xué)創(chuàng)作；（c）智力活動(dòng)、游戲或商業(yè)的方案、規(guī)則或方法，或計(jì)算機(jī)程序；（d）信息的表達(dá)?！?/p>

可見看出，在法律規(guī)定及立法思想上與中國基本一致。但具體到審查實(shí)踐中的程序卻有很大不同。

由于英國是判例法國家，在專利審查實(shí)踐中，UKIPO對于不授予專利權(quán)客體的審查主要來自法院的判例指導(dǎo)，目前通常采用的是Aerotel/Macrossan“四步法”[3]：

1、正確理解權(quán)利要求（properly construe the claim）；

2、確定實(shí)際的貢獻(xiàn)（identify the actual contribution）；

3、判斷該貢獻(xiàn)是否僅僅落入被排除的主題范圍內(nèi)（ask whether the contribution falls solely within the excluded subject matter）；

4、判斷所述實(shí)際的貢獻(xiàn)或者聲稱的貢獻(xiàn)是否具有技術(shù)性（check whether the actual or alleged contribution is actually technical in nature）。

其中，步驟2是四個(gè)步驟中最關(guān)鍵也是最困難的步驟。需要在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上，確定權(quán)利要求的實(shí)際貢獻(xiàn)，審查實(shí)踐中的重點(diǎn)在于“關(guān)注實(shí)質(zhì)而非形式”，需要參考對比文件及公知常識，考慮發(fā)明“要解決的問題”、“發(fā)明如何運(yùn)作”，“發(fā)明的優(yōu)點(diǎn)”以及“發(fā)明實(shí)際對人類知識增加的內(nèi)容”，也就是非公知常識和非現(xiàn)有技術(shù)的內(nèi)容[3]。這種判斷有時(shí)是要基于檢索的結(jié)果或?qū)彶閱T站位本領(lǐng)域技術(shù)人員的專業(yè)知識來進(jìn)行的，因而這一過程往往與檢索和新穎性、創(chuàng)造性的審查同步，這也是我們在UKIPO的通知書中經(jīng)常看到可專利性與新穎性、創(chuàng)造性或其它實(shí)質(zhì)性問題同時(shí)指出的原因。

我們知道，在中國對于客體的審查是在檢索和新穎性、創(chuàng)造性等其它實(shí)質(zhì)問題的審查之前，如果申請的全部主題都屬于不授權(quán)專利權(quán)的客體，則屬于不必檢索的情形之一，那么審查員不必檢索即可發(fā)出通知書；對于一項(xiàng)權(quán)利要求，只有在屬于專利保護(hù)的客體前提下，才對其進(jìn)行檢索以及后續(xù)的新穎性、創(chuàng)造性和其它問題的審查。這也是兩局在審查流程上的較大差異。對比兩種審查程序，可以看出，UKIPO對于客體的審查更側(cè)重技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)，即相對現(xiàn)有技術(shù)的“貢獻(xiàn)”所在，這有利于從發(fā)明構(gòu)思的實(shí)質(zhì)出發(fā)來判斷一件發(fā)明的可專利性，但對流程上的要求比較高，一般要基于檢索和對現(xiàn)有技術(shù)的把握。而中國的做法更利于程序的節(jié)約，客體條件作為其它實(shí)質(zhì)性條件的前提來進(jìn)行判斷，使得只有滿足客體條件時(shí)再進(jìn)行檢索和接下來的審查，有利于節(jié)約審查資源。

3 總結(jié)

從中英兩國的專利法和專利審查指南，結(jié)合案例中審查過程和結(jié)論的對比可以看出，UKIPO在檢索的流程設(shè)計(jì)和系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫方面有很多我們可以學(xué)習(xí)和借鑒之處，而在實(shí)質(zhì)審查程序方面，尤其是對于客體的審查方面，兩局審查實(shí)踐中存在著很大的差異，審查標(biāo)準(zhǔn)和審查程序上的差異也導(dǎo)致了同族專利在兩局不同的審查結(jié)論。

參考文獻(xiàn)

[1]Intellectual Property Office， The Patents Act 1977（as amended）， 1 October 2014.

[2]Intellectual Property Office， The Patents Rules 2007（as amended）， 6 April 2017.

[3]Intellectual Property Office， Manual of Patent Practice， March 2017.

（注：第二作者對本文貢獻(xiàn)等同于第一作者）