具有多個技術效果與專利的創(chuàng)造性

李蓮蓮　陳春暉

摘 要 如果專利申請的說明書記載了由一個技術手段帶來兩個以上的技術效果而檢索到的對比文件僅公開其中一個技術效果，如何進行創(chuàng)造性判斷是個值得探討的難點問題，本文對現(xiàn)有觀點的客觀性、公正性進行分析、梳理，并提出自己的看法。

關鍵詞 創(chuàng)造性 技術效果 技術問題

1問題的提出

根據(jù)《專利審查指南》第二部分第四章第5.3節(jié)的記載：發(fā)明取得了預料不到的技術效果，是指發(fā)明同現(xiàn)有技術相比，其技術效果產生“質”的變化，具有新的性能；或者產生“量”的變化，超出人們預期的想象。這種“質”的或者“量”的變化，對所屬領域的技術人員來說，事先無法預料或者推理出來。當發(fā)明產生了預料不到的技術效果時，一方面說明發(fā)明具有顯著的進步，同時也反映出發(fā)明的技術方案是非顯而易見的，具有突出的實質性特點，該發(fā)明具備創(chuàng)造性。

從字面意義上來看，上述內容表達了這樣一種含義：只要發(fā)明取得預料不到的技術效果，則具備創(chuàng)造性。然而，當專利申請記載了兩種以上技術效果，相對于現(xiàn)有技術同時產生了“預料到的技術效果”和“預料不到的技術效果”時，是否能夠據(jù)此判定其具備創(chuàng)造性呢？以下，以專利申請記載由一個技術手段帶來兩個技術效果（技術效果一和技術效果二）的情形為例進行說明。當專利申請與對比文件1的區(qū)別技術特征（即，上述的“一個技術手段”）被對比文件2公開，專利申請記載該區(qū)別技術特征的作用是獲得技術效果一和技術效果二，但對比文件2僅記載該區(qū)別技術特征的作用是獲得技術效果一。此時，是僅考慮技術效果一還是需要同時考慮技術效果一和技術效果二以判斷創(chuàng)造性？

2分析與討論

對于上述問題，存在兩種觀點，一種觀點（觀點1）認為：需要將兩個技術效果作為一個整體來考慮，確定本申請實際解決了兩個技術問題：技術問題一和技術問題二，而對比文件2沒有整體上給出同時解決技術問題一和技術問題二的技術啟示，因此可以判定該發(fā)明專利申請具有創(chuàng)造性。另一種觀點（觀點2）認為：本申請獲得了技術效果一，從而可以確定本申請解決了技術問題一，對比文件2給出了解決技術問題一的技術啟示，該啟示下得到的技術方案直接獲得技術效果一，另外間接、客觀地解決了技術問題二、獲得技術效果二，因此不能認為該發(fā)明專利申請滿足創(chuàng)造性要求。兩種觀點似乎都有其合理之處。下面我們對此進行進一步分析。

2.1觀點1認可創(chuàng)造性，存在降低“創(chuàng)造性”標準的嫌疑，可能被申請人濫用，給公眾利益帶來損害

觀點1認為：需要將兩個技術效果作為一個整體來考慮。如果技術效果一可以由對比文件2想到，而技術效果二無法由對比文件2想到，則認可其具備創(chuàng)造性。此種觀點易為被申請人所接受，也常被用作具備創(chuàng)造性的爭辯理由。然而筆者認為，在實際完成發(fā)明的過程中，某些技術方案確實是本領域技術人員基于現(xiàn)有技術的教導，為了獲得可以預期的技術效果一進行改進而獲得的，如果僅依據(jù)由此獲得的另一額外的技術效果二就認可創(chuàng)造性，則存在降低“創(chuàng)造性”標準的嫌疑。例如存在如下可能：申請人為獲得技術效果一，從對比文件2中找到技術啟示，在改進過程中發(fā)現(xiàn)附帶的技術效果二，此種情況下，如果僅僅因為產生額外的技術效果二，便認可創(chuàng)造性，則存在下述風險：申請人故意繞過技術效果一，從而規(guī)避現(xiàn)有技術已給出的技術啟示，將根據(jù)對比文件2給出的啟示進行改進而顯而易見獲得的技術方案占為己有，在一定程度上損害了公眾利益。

2.2觀點2不認可創(chuàng)造性，但在某些情況下容易被擴大化理解，導致審查員濫用，給申請人利益帶來損害

觀點2認為：對比文件2公開了某一技術手段能夠獲得技術效果一，因此給出相應的技術啟示以獲得本專利申請的技術方案，而技術效果二是借由上述技術方案而客觀存在的附加效果。這種觀點被廣泛接受，然而存在如下風險：審查員在進行創(chuàng)造性判斷時，擴大化使用和理解觀點2，例如現(xiàn)有技術中存在大量降低成本、節(jié)約能源等寬泛的、一般性的技術手段，如果某一技術手段獲得了降低成本、節(jié)約能源的技術效果一，據(jù)此認為即使該技術手段獲得另一預料不到的技術效果二但仍不具備創(chuàng)造性，顯然不恰當，因為獲得該預料不到的技術效果二還需要從大量的現(xiàn)有技術中進行非顯而易見性的選擇。

2.3綜合考慮公眾和申請人利益，筆者偏向支持觀點2不認可其創(chuàng)造性（但需限制使用條件），而申請人可以申請用途發(fā)明進行救濟

筆者認為，需要有條件的使用觀點2，避免擴大化使用和理解。在不擴大化使用和理解觀點2的情況下，盡管申請人聲稱其技術手段獲得“技術效果一”和“技術效果二”，但是客觀而言，現(xiàn)有技術明確給出使用該技術手段以獲得“技術效果一”的技術啟示，發(fā)明的整體技術方案相對于現(xiàn)有技術已經是顯而易見的。如果我們基于“技術效果二”認可其創(chuàng)造性而授予專利權顯然并不恰當，這是因為如果有人使用該顯而易見的技術方案，就會被判定侵犯專利權，這違背合理性原則。而且，從完成發(fā)明的歷程來看，為同時獲得“技術效果一”和“技術效果二”，所屬領域技術人員會從現(xiàn)有技術中查找關于獲得“技術效果一”和/或“技術效果二”的技術手段，當從獲得“技術效果一”的技術手段一得到技術啟示時，自然會驗證“技術效果二”。綜上分析，拋開寬泛的、一般性的“技術效果一”，在獲得具體的“技術效果一”的技術手段容易選擇的情況下，獲得要求保護的技術方案是顯而易見的，能夠推（下轉第264頁）（上接第262頁）定“技術效果二”屬于必然產生的額外效果。

盡管持有上述態(tài)度，筆者嘗試站在申請人的立場，也不免覺得委屈，明明發(fā)現(xiàn)了一種新的技術效果卻無法得到有效保護，實在無法接受。其實，申請人不必苦惱，針對此種情況，申請人完全可以通過“用途發(fā)明”的方式申請專利。如此既保障了自己的合法權利，也不會對公眾利益造成損害。

3典型適用

下面以具體案例為例進行說明，權利要求1要求保護一種夾層玻璃用中間膜，與最接近的現(xiàn)有技術對比文件1的區(qū)別在于：權利要求1第一層中還含有增粘劑。本申請說明書記載加入增粘劑起到兩個作用，一是提高第一層與第二層之間的粘結性，二是提高夾層玻璃的隔音性。對比文件2公開了一種夾層玻璃用中間膜，并具體公開了夾層玻璃用中間膜可以含有增粘劑，能夠增加膜層之間的粘結性。

分析可知，本申請明確記載加入增粘結的兩個作用，一是提高粘結性，二是提高隔音性，可以判定本申請實際解決的技術問題有兩個：如何提高粘結性和如何提高隔音性。而對比文件2給出了加入增粘劑提高粘結性的技術啟示，且“加入增粘劑”是“提高粘結性（技術效果一）”的容易選擇的技術手段，因此所屬領域技術人員容易想到將對比文件2的“增粘劑”加入對比文件1中獲得本申請的技術方案，而“加入增粘劑”在客觀上產生附帶的技術效果，即提高隔音性（技術效果二）。此外，從完成發(fā)明的歷程來看，為了同時解決如何提高粘結性和如何提高隔音性的技術問題，所屬領域技術人員有動機從現(xiàn)有技術中尋求解決如何提高粘結性和/或如何提高隔音性的技術手段，因此當從對比文件2中找到提高粘結性的技術啟示時， 所屬領域技術人員有動機進一步驗證其隔音性，這并不需要付出創(chuàng)造性勞動，因此該案不具備創(chuàng)造性。

4結語

通過上述分析，筆者提出如下觀點：專利申請記載兩個技術效果，現(xiàn)有技術僅記載其中一個技術效果（該技術效果是具體的，非寬泛的、一般性的），認為現(xiàn)有技術給出解決本申請技術問題獲得相應技術效果的技術啟示，判定本申請不具備創(chuàng)造性。需限制性使用觀點2，當專利申請與對比文件1的區(qū)別技術特征被對比文件2公開，專利申請記載該區(qū)別技術特征的作用是獲得技術效果一和技術效果二，對比文件2記載該區(qū)別技術特征的作用是獲得技術效果一（該技術效果一是具體的，非寬泛的、一般性的）時，首先確定出本申請實際解決的技術問題是：技術問題一和技術問題二。對比文件2給出解決技術問題一進而獲得技術效果一的技術啟示，在該啟示下獲得的技術方案直接解決了技術問題一、獲得技術效果一，并間接地、客觀上解決了技術問題二、額外獲得技術效果二，從而專利申請不具備創(chuàng)造性。

作者簡介：李蓮蓮（1983.2-），女，漢族，河南省信陽市人，碩士，國家知識產權局專利局副處長，研究方向：建筑材料領域專利審查 ；陳春暉（1982.11-），女，漢族，山東省聊城市人，碩士，國家知識產權局專利局主任科員，研究方向：無機材料領域專利審查。