員工離職，小心專利暗度陳倉(cāng)

文/王國(guó)浩

“我們?cè)诎l(fā)現(xiàn)自身核心技術(shù)被前員工‘暗度陳倉(cāng)’并提交專利申請(qǐng)后，及時(shí)展開了維權(quán)并最終獲得勝利，成功追回了被‘竊取’的1件發(fā)明專利的申請(qǐng)權(quán)及6件實(shí)用新型專利權(quán)屬?！笔盏椒ㄔ撼鼍叩呐袥Q書生效證明后，帕克環(huán)保技術(shù)（上海）有限公司（下稱“帕克公司”）相關(guān)負(fù)責(zé)人長(zhǎng)舒了一口氣。

這一起專利權(quán)屬等紛爭(zhēng)的起因系帕克公司的員工唐某離職并加入其母段某注冊(cè)成立的西純環(huán)保科技（上海）有限公司（下稱“西純公司”），段某針對(duì)相關(guān)技術(shù)提交了發(fā)明專利及實(shí)用新型專利申請(qǐng)，后部分申請(qǐng)獲得授權(quán)，招致了帕克公司的不滿。

2017年6月20日，上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院作出一審判決，認(rèn)定相關(guān)的爭(zhēng)議專利申請(qǐng)及專利屬于唐某為完成帕克公司的工作任務(wù)或利用帕克公司的物質(zhì)技術(shù)條件而完成，其申請(qǐng)權(quán)等權(quán)屬應(yīng)歸帕克公司所有。上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院于2017年8月1日出具的判決書生效證明顯示，上述一審判決已于2017年7月20日生效。

而據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局分別于2017年9月15日、11月3日、11月14日、11月28日、12月1日發(fā)布的專利公告顯示，帕克公司就系列爭(zhēng)議專利申請(qǐng)和專利權(quán)的著錄項(xiàng)目變更請(qǐng)求經(jīng)審查被準(zhǔn)予變更，申請(qǐng)人及專利權(quán)人由西純公司準(zhǔn)予變更為帕克公司。至此，兩公司間因?qū)＠暾?qǐng)權(quán)及專利權(quán)歸屬而起的紛爭(zhēng)告一段落。

員工離職后的專利紛爭(zhēng)

公開資料顯示，帕克公司由荷蘭帕克有限公司于1997年7月3日出資成立，主要從事環(huán)保技術(shù)開發(fā)和設(shè)計(jì)、環(huán)保設(shè)備的安裝和施工以及環(huán)境工程咨詢服務(wù)等。

唐某自2005年大學(xué)畢業(yè)后入職帕克公司，參加了入職培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)及系列技術(shù)培訓(xùn)，在公司從事環(huán)保技術(shù)崗位相關(guān)工作，并歷任工藝工程師、設(shè)計(jì)經(jīng)理、設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、創(chuàng)新中心造紙行業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人。2014年10月，唐某從帕克公司離職后，進(jìn)入西純公司擔(dān)任技術(shù)總監(jiān)一職，代表西純公司多次投標(biāo)污水處理項(xiàng)目。而西純公司成立于2014年1月，經(jīng)營(yíng)范圍與帕克公司相似，唐某的母親段某為該公司法定代表人。

在西純公司成立前，段某以自己的名義提交了多件環(huán)保技術(shù)相關(guān)發(fā)明專利申請(qǐng)，西純公司成立后又提交了多件環(huán)保技術(shù)相關(guān)實(shí)用新型專利申請(qǐng)，這些專利的技術(shù)主題均涉及唐某在帕克公司任職期間所從事并熟習(xí)的污水和廢氣處理技術(shù)。

“除唐某以外，其近親屬在成立西純公司以前都沒有環(huán)保行業(yè)的專業(yè)知識(shí)或從業(yè)經(jīng)歷，而且段某只有高中文化程度。”帕克公司有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“經(jīng)過對(duì)比分析，發(fā)現(xiàn)西純公司相關(guān)專利和專利申請(qǐng)的技術(shù)方案與唐某在我公司工作期間負(fù)責(zé)、參與或獲知的環(huán)保工程項(xiàng)目中的工藝路線、設(shè)計(jì)方案、設(shè)備結(jié)構(gòu)非常相近，甚至專利說(shuō)明書中部分技術(shù)細(xì)節(jié)是帕克公司雖有應(yīng)用但采取了保密措施從未公開披露的，而且上述專利申請(qǐng)被提交時(shí)，唐某尚未從公司離職。”

帕克公司認(rèn)為，唐某應(yīng)當(dāng)是西純公司唯一的技術(shù)來(lái)源，涉嫌侵犯了帕克公司的專利申請(qǐng)權(quán)及專利權(quán)，隨即向上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，請(qǐng)求法院判令段某、西純公司、唐某歸還專利申請(qǐng)權(quán)及專利權(quán)。

發(fā)明歸屬終見分曉

在案件庭審中，唐某、段某和西純公司主張相關(guān)的爭(zhēng)議專利申請(qǐng)及專利并非唐某研發(fā)，只是段某找代理公司代為撰寫了專利申請(qǐng)文件，其提交了一系列在先專利文件，用于證明相關(guān)的爭(zhēng)議專利申請(qǐng)及專利中的技術(shù)特征在現(xiàn)有技術(shù)中都能找到，已處于公有領(lǐng)域而非帕克公司特有，所以相關(guān)的爭(zhēng)議專利申請(qǐng)及專利均不是唐某的職務(wù)發(fā)明，也不是利用帕克公司的物質(zhì)技術(shù)條件完成的發(fā)明創(chuàng)造。

對(duì)此，帕克公司認(rèn)為，唐某深知自己簽署了保密協(xié)議和競(jìng)業(yè)限制協(xié)議，在離職前提交專利申請(qǐng)只能以段某和西純公司的名義來(lái)規(guī)避其保密義務(wù)。為此，帕克公司提交了大量的證據(jù)證明唐某在公司的本職工作包括涉案專利技術(shù)的研發(fā)、設(shè)計(jì)和實(shí)施，相關(guān)的爭(zhēng)議專利申請(qǐng)和專利說(shuō)明書中記載的技術(shù)方案及其附圖與唐某在帕克公司工作電腦中的項(xiàng)目資料一一相對(duì)應(yīng)且發(fā)明點(diǎn)部分基本相同。

上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為，雙方當(dāng)事人對(duì)相關(guān)的爭(zhēng)議專利申請(qǐng)及專利所涉發(fā)明創(chuàng)造的具體完成時(shí)間均未舉證，但根據(jù)常理推斷可知，相關(guān)發(fā)明創(chuàng)造必然在相關(guān)的爭(zhēng)議專利申請(qǐng)及專利申請(qǐng)日之前已經(jīng)完成，而相關(guān)的爭(zhēng)議專利申請(qǐng)及專利的申請(qǐng)日均處于唐某在帕克公司任職期內(nèi)，因此案件爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于相關(guān)的爭(zhēng)議專利申請(qǐng)及專利所涉發(fā)明創(chuàng)造，是否為唐某為完成帕克公司的工作任務(wù)或主要利用帕克公司的物質(zhì)技術(shù)條件而完成。該案中，在相關(guān)的爭(zhēng)議專利申請(qǐng)及專利申請(qǐng)日之前，唐某接觸、參與過帕克公司的相關(guān)項(xiàng)目，而且相關(guān)的爭(zhēng)議專利申請(qǐng)和專利的技術(shù)特征與項(xiàng)目資料以及唐某在帕克公司任職期間的工作總結(jié)中所反映技術(shù)特征相同、基本相同或者有高度關(guān)聯(lián)，可知，相關(guān)的爭(zhēng)議專利申請(qǐng)及專利所涉發(fā)明創(chuàng)造均為唐某在帕克公司的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，其專利申請(qǐng)權(quán)及專利權(quán)均應(yīng)歸帕克公司所有。根據(jù)以上情況，上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院一審判決相關(guān)的爭(zhēng)議專利申請(qǐng)權(quán)及專利權(quán)均歸帕克公司所有。

“根據(jù)《專利法》及《專利法實(shí)施細(xì)則》，職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的完成時(shí)間，包括員工在職期間，也包括離職后一年內(nèi)?！贬槍?duì)該案，北京市專利代理人協(xié)會(huì)常務(wù)理事、北京市律師協(xié)會(huì)專利法委員會(huì)委員安筱瓊表示，在職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的專利申請(qǐng)權(quán)或?qū)＠麢?quán)屬糾紛中，員工往往會(huì)隱瞞其在完成單位工作或主要利用單位的物質(zhì)技術(shù)條件而完成的發(fā)明創(chuàng)造?！捌髽I(yè)在日常研發(fā)、設(shè)計(jì)或項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)做好過程記錄并及時(shí)歸檔，這樣有利于有效管理和保護(hù)企業(yè)的技術(shù)秘密以及實(shí)現(xiàn)更好的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。”安筱瓊建議道。