“Bilski案”及其對(duì)我國(guó)商業(yè)方法專利審查標(biāo)準(zhǔn)制定的啟示

董遠(yuǎn)溪

（中國(guó)人民大學(xué)，北京100872）

1 引言

《美國(guó)法典》第35篇第101條規(guī)定了四種法定專利對(duì)象：方法、機(jī)器、產(chǎn)品、組合物。此外,一個(gè)發(fā)明若想獲得專利權(quán)還必須滿足第102條規(guī)定的新穎性、第103條規(guī)定的非顯而易見性、以及第112條規(guī)定的適當(dāng)開示三個(gè)要件。根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦最高法院的先例，屬于自然法則、物理現(xiàn)象、抽象概念的發(fā)明類型屬于非法定主題，不可授予專利權(quán)，而商業(yè)方法是否具有可專利性一直是個(gè)頗具爭(zhēng)議的話題。

美國(guó)早期不保護(hù)商業(yè)方法專利，1908年的Hotel Security Checking案確立了商業(yè)方法除外原則。然而，1998年的State Street案推翻了商業(yè)方法除外原則，并確立了“實(shí)用、具體和有形的結(jié)果”的判斷標(biāo)準(zhǔn)。審理法院認(rèn)為，雖然涉案專利的算法本身屬于抽象概念，但當(dāng)實(shí)際應(yīng)用該方法時(shí)，如果能夠產(chǎn)生“實(shí)用、具體和有形的結(jié)果”，則該方法屬于可專利主題。

State Street案后,美國(guó)商業(yè)方法專利申請(qǐng)和授權(quán)量顯著增加。然而，迅猛增長(zhǎng)的商業(yè)方法專利似乎并未使金融、電子商務(wù)的研發(fā)投入顯著增加，反而導(dǎo)致更多的訴訟糾紛，使經(jīng)營(yíng)者的商業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生更多不確定性。聯(lián)邦巡回上訴法院(CAFC)一直在找尋機(jī)會(huì)對(duì)State Street案所確立的商業(yè)方法判斷方式進(jìn)行修正，而Bilski案正為CAFC提供了這樣的契機(jī)。

2 Bilski案裁判要點(diǎn)總結(jié)

2.1 案件背景介紹

Bilski和Warsaw申請(qǐng)了一種與買賣商品相關(guān)的對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)控制方法（專利申請(qǐng)?zhí)枮?8/833,892，在后文中被稱為“‘892專利”），其發(fā)明點(diǎn)在于通過一系列商業(yè)操作固定相關(guān)價(jià)格以減少市場(chǎng)波動(dòng)帶來的潛在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

在‘892專利申請(qǐng)的審查過程中，審查員認(rèn)為其權(quán)利要求不符合法定專利對(duì)象。審查員指出，該發(fā)明沒有實(shí)施在具體的裝置上而是僅涉及操控抽象概念，并且其旨在解決純粹的數(shù)學(xué)問題而不受實(shí)際應(yīng)用的限制；因此，本發(fā)明不涉及技術(shù)技藝。

審查員認(rèn)為：①所要求保護(hù)的主題由不構(gòu)成法定專利對(duì)象的基本原則（即，數(shù)學(xué)算法）組成；②根據(jù)“技術(shù)技藝”測(cè)試，‘892專利申請(qǐng)并未體現(xiàn)“將科學(xué)和工程應(yīng)用于機(jī)器和方法的開發(fā)中，以增強(qiáng)或改善人類條件，或至少在某些方面提高人類效率”。據(jù)此，審查員駁回了‘892專利申請(qǐng)。Bilski向?qū)＠显V及沖突委員會(huì)（BPAI）提出上訴。

上訴過程中，BPAI在考慮該專利申請(qǐng)是否要求保護(hù)一種基本原則時(shí)，并未采用審查員所使用的“技術(shù)技藝”測(cè)試。相反，BPAI基于“有用、具體和有形”測(cè)試并以抽象概念不是法定專利對(duì)象為由維持了對(duì)‘892專利申請(qǐng)的駁回。Bilski繼而向聯(lián)邦巡回上訴法院提出上訴。

2.2 聯(lián)邦巡回上訴法院判決

聯(lián)邦巡回上訴法院于2007年10月1日以三人合議組的形式舉行聽證會(huì)。法院尤其關(guān)注以下五個(gè)問題：①‘892專利申請(qǐng)中的權(quán)利要求1是否屬于第101條規(guī)定的法定專利對(duì)象；②在確定某一方法是否屬于第101條規(guī)定的專利對(duì)象時(shí)應(yīng)采用何種標(biāo)準(zhǔn)；③要求保護(hù)的主題是否因其包含抽象概念或心理活動(dòng)而不具備專利適格性，以及包含有心理和物理步驟的權(quán)利要求怎樣才可以成為可專利主題；④根據(jù)第101條，一種方法或工序是否必須導(dǎo)致事物發(fā)生物理轉(zhuǎn)換或與機(jī)器相關(guān)聯(lián)才可以成為法定專利對(duì)象；⑤是否應(yīng)重新考慮State Street案和AT＆T案，若是，應(yīng)按照何種理由將其推翻。

聯(lián)邦巡回法院于2008年10月30日做出判決，宣告State Street中的“有用、具體和有形”測(cè)試不再適用，并且進(jìn)一步確立了“機(jī)器或轉(zhuǎn)換”標(biāo)準(zhǔn)。

法院指出，如果存在以下情況，則“方法”具有可專利性：①它與特定的機(jī)器或設(shè)備相關(guān)聯(lián)，②它將特定物品轉(zhuǎn)換成不同的狀態(tài)或物品。除了“機(jī)器或轉(zhuǎn)換”測(cè)試的基本要素外，法院還對(duì)法定方法提出兩項(xiàng)額外要求：①使用特定的機(jī)器或物品的轉(zhuǎn)換必須對(duì)權(quán)利要求的范圍施加有意義的限制，②要求保護(hù)的方法中機(jī)器參與轉(zhuǎn)換不可以僅僅是微不足道的、不用于解決技術(shù)問題的活動(dòng)。

具體到‘892專利，由于該專利權(quán)利要求不涉及轉(zhuǎn)換成任何物理對(duì)象，也不代表任何物理對(duì)象，該專利未通過“機(jī)器或轉(zhuǎn)換”標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試，法院維持駁回‘892專利。

可見，聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)識(shí)到State Street案所確立的“實(shí)用、具體和有形的結(jié)果”測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)過于寬泛，這直接導(dǎo)致產(chǎn)生大量權(quán)利穩(wěn)定性并不確定的商業(yè)方法專利。聯(lián)邦巡回上訴法院確立“機(jī)器或轉(zhuǎn)換”標(biāo)準(zhǔn)，其在一定程度上以限縮的方式解釋了第101條中的“方法”，使得商業(yè)方法專利的審查更為嚴(yán)格。

2.3 最高法院判決

原告不服聯(lián)邦巡回上訴法院的裁決，繼續(xù)上訴。2010年6月28日，美國(guó)最高法院對(duì)Bilski一案做出判決，維持聯(lián)邦巡回上訴法院的判決，認(rèn)定相關(guān)發(fā)明不構(gòu)成第101條所規(guī)定的法定專利對(duì)象。

最高法院多數(shù)意見認(rèn)為，聯(lián)邦巡回上訴法院所采用的“機(jī)器或轉(zhuǎn)換”測(cè)試是判斷專利對(duì)象適格性的一項(xiàng)重要線索，但是該標(biāo)準(zhǔn)不是判斷專利對(duì)象是否適格的唯一判斷標(biāo)準(zhǔn)。至于如何認(rèn)定方法是否具有可專利性，最高法院并未規(guī)定任何新的判斷標(biāo)準(zhǔn)。

除了最高法院多數(shù)意見，筆者認(rèn)為法官Breyer的并存意見也很好地體現(xiàn)了法院對(duì)商業(yè)方法可專利性及商業(yè)方法審查標(biāo)準(zhǔn)的綜合考量。Breyer在該意見中稱：

首先，雖然第101條的內(nèi)容很廣泛，但并非沒有限制。長(zhǎng)期以來，法院一直堅(jiān)持認(rèn)為，自然界現(xiàn)象、心理活動(dòng)和抽象知識(shí)概念不具有可專利性。

第二，眾多先例表明，法院認(rèn)為，將物品轉(zhuǎn)換成不同的狀態(tài)或物品是用于判斷不包含特定機(jī)器的方法權(quán)利要求是否為法定專利對(duì)象的重要線索。

第三，雖然“機(jī)器或轉(zhuǎn)換”測(cè)試一直是“有用且重要的線索”，但它從未成為確定可專利性的“唯一測(cè)試”。

第四，雖然“機(jī)器或轉(zhuǎn)換”測(cè)試并不是判斷可專利性的唯一測(cè)試，但這絕不表示產(chǎn)生“有用、具體和有形結(jié)果”的對(duì)象即可被授予專利權(quán)。

可見，一方面，最高法院認(rèn)可“機(jī)器或轉(zhuǎn)換”測(cè)試仍然是判斷專利適格性的重要標(biāo)準(zhǔn)，另一方面，最高法院也考慮到可能需要制定嚴(yán)格性低于該測(cè)試的新的審查方法，因此未將該測(cè)試作為專利適格性的唯一判斷標(biāo)準(zhǔn)。

3 Bilski案對(duì)我國(guó)商業(yè)方法專利審查標(biāo)準(zhǔn)的啟示

通過Bilski一案可以看出，在美國(guó)商業(yè)方法專利制度的實(shí)踐中，法院一直注重貫徹法律應(yīng)具有可預(yù)見性的基本理念。

任何法律分支的一個(gè)基本問題在于，它提供的機(jī)制是否使得參與者在做出實(shí)際決定之前能夠合理地預(yù)測(cè)該決定的結(jié)果。法律本身應(yīng)該是可預(yù)測(cè)的，就專利法而言，只有對(duì)專利的有效性和預(yù)期訴訟結(jié)果可以有統(tǒng)一預(yù)測(cè)時(shí)，才可以更好地鼓勵(lì)商業(yè)投資、促進(jìn)科技創(chuàng)新。

針對(duì)商業(yè)方法專利，美國(guó)司法實(shí)踐表明，State Street案中確立的“有用、具體和有形”測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致商業(yè)方法專利的審查標(biāo)準(zhǔn)過于寬泛，并未實(shí)際達(dá)到促進(jìn)商業(yè)發(fā)展的效果。由于商業(yè)方法專利中的術(shù)語經(jīng)常涉及常識(shí)性概念,相關(guān)權(quán)利要求的描述難以限定這些術(shù)語的邊界,過于寬松的審查標(biāo)準(zhǔn)容易導(dǎo)致商業(yè)方法專利的保護(hù)范圍不確定，這會(huì)使得商業(yè)方法本身的權(quán)利穩(wěn)定性變差，同時(shí)增加其他個(gè)體或企業(yè)的潛在侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

筆者認(rèn)為，相較于State Street案確立測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)，Bilski案確立的更為嚴(yán)格的“機(jī)器或轉(zhuǎn)換”標(biāo)準(zhǔn)更有利于限定商業(yè)方法專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍，從而提高授權(quán)專利的權(quán)利穩(wěn)定性，使得社會(huì)公眾能夠更好地預(yù)測(cè)專利的有效性和相關(guān)訴訟的結(jié)果。

反觀我國(guó)商業(yè)方法專利審查制度，目前，我國(guó)仍堅(jiān)持以“技術(shù)特征”作為考察商業(yè)方法可專利性的基本標(biāo)準(zhǔn),要求專利申請(qǐng)應(yīng)通過技術(shù)手段解決技術(shù)問題，從而實(shí)現(xiàn)預(yù)期的技術(shù)效果,否則相關(guān)主題可能因?qū)儆凇爸橇顒?dòng)的規(guī)則和方法”而不具備專利適格性。筆者認(rèn)為，在當(dāng)前發(fā)展背景下，這種嚴(yán)格謹(jǐn)慎的審查標(biāo)準(zhǔn)可以為商業(yè)方法專利提供更為統(tǒng)一的預(yù)測(cè)性，是判斷商業(yè)方法專利適格性的合理選擇。