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    淺談引證文件

    2018-02-04 10:51:46酈偉翔張文輝
    專利代理 2018年1期
    關(guān)鍵詞:同族優(yōu)先權(quán)說(shuō)明書(shū)

    酈偉翔 張文輝

    一、引 言

    說(shuō)明書(shū)在專利申請(qǐng)文件中占有相當(dāng)重要的地位,不僅對(duì)界定保護(hù)范圍的權(quán)利要求提供支持,還要對(duì)申請(qǐng)的發(fā)明或?qū)嵱眯滦捅旧碜鞒浞值恼f(shuō)明,使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠理解、實(shí)施該發(fā)明或?qū)嵱眯滦?。專利申?qǐng)說(shuō)明書(shū)中經(jīng)常會(huì)遇到引證文件的撰寫(xiě)方式。由于能夠突出發(fā)明重點(diǎn)、節(jié)約篇幅,采用引證文件的撰寫(xiě)方式受到很多申請(qǐng)人的青睞。

    對(duì)于引證文件的撰寫(xiě)方式,《專利法實(shí)施細(xì)則》第17條、《專利審查指南》(2010版)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定。《專利審查指南》(2010版)第二部分第二章第2.2.3節(jié)規(guī)定,說(shuō)明書(shū)背景技術(shù)部分應(yīng)當(dāng)盡可能引證反映背景技術(shù)的文件,引證文件可以是專利文件,也可以是非專利文件,但是應(yīng)當(dāng)是公開(kāi)出版物,對(duì)于非專利文件和外國(guó)專利文件,其公開(kāi)日應(yīng)當(dāng)在該申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前,所引證的中國(guó)專利文件的公開(kāi)日不能晚于該申請(qǐng)的公開(kāi)日。此外,引證文件還應(yīng)當(dāng)滿足一定的條件,諸如引證外國(guó)專利或非專利文件的,應(yīng)當(dāng)以所引證文件公開(kāi)或發(fā)表時(shí)的原文所使用的文字寫(xiě)明引證文件的出處以及相關(guān)信息,必要時(shí)給出中文譯文。如果引證文件滿足要求,則認(rèn)為該申請(qǐng)的說(shuō)明書(shū)中記載了所引證文件中的內(nèi)容。因而,合適的引證文件對(duì)于理解說(shuō)明書(shū)是否充分公開(kāi),優(yōu)先權(quán)是否成立,作出專利性的判斷發(fā)揮著非常重要的作用。

    雖然《專利審查指南》(2010版)對(duì)于符合引證文件的條件進(jìn)行了一般性的規(guī)定,但是對(duì)于可能出現(xiàn)的一些特殊情況的引證沒(méi)有明確的規(guī)定。諸如PCT專利申請(qǐng)和同族申請(qǐng)的引證問(wèn)題,引證PCT申請(qǐng)且進(jìn)入中國(guó)的,是否應(yīng)當(dāng)視為引證該P(yáng)CT申請(qǐng)對(duì)應(yīng)的中國(guó)專利申請(qǐng),引證中國(guó)專利申請(qǐng)的外國(guó)同族申請(qǐng)的,是否應(yīng)當(dāng)視為引證與該外國(guó)申請(qǐng)同族的中國(guó)專利申請(qǐng),之前也有文章①王穎,王博,淺談“背景技術(shù)”中的引證文件[G]//中華全國(guó)專利代理人協(xié)會(huì).提升知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)能力促進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略:2014年中華全國(guó)專利代理人協(xié)會(huì)第五屆知識(shí)產(chǎn)權(quán)論壇優(yōu)秀論文集.北京:知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社,2014(3):1-6.進(jìn)行了相關(guān)的探討。在上述提到的兩種情形之外,在實(shí)踐中我們還注意到另外一種情形的案例。在該案例中,該申請(qǐng)引證了美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng),而且申請(qǐng)人以該美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)為優(yōu)先權(quán)申請(qǐng)了PCT申請(qǐng),且該P(yáng)CT申請(qǐng)進(jìn)入了中國(guó)。以下結(jié)合該案例,分析當(dāng)前審查實(shí)踐中對(duì)于此類引證文件的一些觀點(diǎn)。

    二、案例與分析

    該案例要求保護(hù)一種用于施用至癌癥患者以強(qiáng)化DNA損傷劑的CHK1抑制劑,權(quán)利要求1中限定了所述CHK1抑制劑是幾種具體的化合物: ((R)-N-(4-(3-氨基哌啶-1-基)-5-溴-1H-吡咯并[2,3-b]吡啶-3-基)煙堿-酰胺(化合物1),以及具體的化合物2~7。對(duì)于這些具體的CHK1抑制劑,該申請(qǐng)通過(guò)引證美國(guó)臨時(shí)專利申請(qǐng)的方式公開(kāi)化合物的確認(rèn)和制備。

    在審查過(guò)程中,審查員認(rèn)為由于引證的美國(guó)臨時(shí)專利申請(qǐng)的最早公開(kāi)文件的公開(kāi)日晚于該申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)日,因而記載的上述化合物在該申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)日之前不能獲得并確認(rèn)其結(jié)構(gòu)和活性,其也不是現(xiàn)有技術(shù)中已知的化合物,而對(duì)于新化合物,《專利審查指南》(2010版)第二部分第十章第3.1節(jié)進(jìn)一步規(guī)定,化合物的充分公開(kāi)應(yīng)當(dāng)在說(shuō)明書(shū)中記載化合物的確認(rèn)、化合物的制備以及化合物的用途和/或使用效果。審查員認(rèn)為該申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)給出了化合物抑制腫瘤生長(zhǎng)的活性數(shù)據(jù),但是并未記載化合物的物理、化學(xué)性能參數(shù)及其制備方法,也未記載化合物的用途,而且化合物不是現(xiàn)有技術(shù)已知的化合物,因而本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說(shuō)明書(shū)的記載和現(xiàn)有技術(shù)不能確認(rèn)并制備得到化合物,進(jìn)一步不能應(yīng)用于實(shí)施該申請(qǐng)的技術(shù)方案、解決其技術(shù)問(wèn)題并產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果。

    在該申請(qǐng)中,引用的美國(guó)臨時(shí)專利申請(qǐng)對(duì)于該申請(qǐng)充分公開(kāi)來(lái)說(shuō)是必不可少的內(nèi)容,但是該外國(guó)專利申請(qǐng)文件的公開(kāi)日晚于該申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日,因此審查員在審查意見(jiàn)中認(rèn)為這種引證是無(wú)效的。申請(qǐng)人如果放棄優(yōu)先權(quán),有可能產(chǎn)生新的對(duì)比文件及由此很可能帶來(lái)新穎性和/或創(chuàng)造性的問(wèn)題,此種情況下對(duì)合適的引證文件的判斷就有可能決定該申請(qǐng)是否能被授權(quán)。

    確如駁回決定所述,該申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)沒(méi)有直接記載上述化合物的制備、確認(rèn)和理化參數(shù)的內(nèi)容,但該申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)在第6段記載了:美國(guó)臨時(shí)專利申請(qǐng)描述了下列化合物,包括(R)-N-(4-(3-氨基哌啶-1-基)-5-溴-1H-吡咯并[2,3-b]吡啶-3-基)煙堿-酰胺(下文“化合物1”) ……(下文“化合物7”)?;衔?~7(統(tǒng)稱為“926 CHK1抑制劑”)是CHK1抑制劑。因此,在此情況下,判斷該申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)是否公開(kāi)了上述化合物的確認(rèn)和制備的步驟的關(guān)鍵在于:本領(lǐng)域技術(shù)人員在看到該申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)記載的技術(shù)方案時(shí),能否確認(rèn)和制備這些化合物。

    臨時(shí)申請(qǐng)文件本身未在該申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)日(2009年4月11日)之前公開(kāi)。根據(jù)《專利審查指南》(2010版)第二部分第二章第2.2.3節(jié)的規(guī)定,說(shuō)明書(shū)所引證的外國(guó)專利文件的公開(kāi)日應(yīng)當(dāng)在該申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日之前,才能認(rèn)為說(shuō)明書(shū)中記載了所述引證文件中的內(nèi)容。因此,從該份美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)文件來(lái)看,由于其不符合《專利審查指南》(2010版)第二部分第二章第2.2.3節(jié)的規(guī)定,該申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)中沒(méi)有記載所述引證文件中的內(nèi)容,即該申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)應(yīng)當(dāng)不包括該份臨時(shí)申請(qǐng)文件中所公開(kāi)的內(nèi)容。在實(shí)踐中,有些審查員也認(rèn)為:如果引證文件是非專利文件或外國(guó)專利文件,并且該文件的公開(kāi)日在該申請(qǐng)日之后,則視為說(shuō)明書(shū)沒(méi)有引證該文件。值得注意的是,即便所引證的外國(guó)專利文件有中國(guó)同族專利文件,且該中國(guó)同族專利文件的公開(kāi)日不晚于該申請(qǐng)的公開(kāi)日,也視為說(shuō)明書(shū)中沒(méi)有引證該外國(guó)專利文件,因?yàn)槠渲袊?guó)同族專利文件的申請(qǐng)?zhí)柣蛘吖_(kāi)號(hào)并未在原始說(shuō)明書(shū)中提及。此外,申請(qǐng)日用中國(guó)同族專利文件替換外國(guó)專利文件作為引證文件的修改方式一般也不能被接受。

    申請(qǐng)人不同意審查員的意見(jiàn),提起了復(fù)審請(qǐng)求。

    在復(fù)審決定中,專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)為申請(qǐng)人以該份臨時(shí)申請(qǐng)文件為優(yōu)先權(quán)文件提交了PCT申請(qǐng)且進(jìn)入中國(guó),存在對(duì)應(yīng)的中國(guó)發(fā)明專利申請(qǐng),并于2011年6月8日公開(kāi)。從時(shí)間來(lái)看,根據(jù)《專利審查指南》(2010版)第二部分第二章第2.2.3節(jié)的規(guī)定,引證的中國(guó)專利文件的公開(kāi)日不能晚于該申請(qǐng)的公開(kāi)日,這份對(duì)應(yīng)的中國(guó)發(fā)明專利申請(qǐng)的公開(kāi)日2011年6月8日,早于該申請(qǐng)的公開(kāi)日2012年7月25日;從內(nèi)容來(lái)看,無(wú)論是對(duì)應(yīng)的中國(guó)發(fā)明專利申請(qǐng)還是其優(yōu)先權(quán)文件,即美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)均在說(shuō)明書(shū)的相同位置分別記載了該申請(qǐng)所涉及的化合物的制備和確認(rèn)。因此,如果該申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)中引證了該份臨時(shí)申請(qǐng)文件的中國(guó)同族申請(qǐng),則其符合《專利審查指南》(2010版)第二部分第二章第2.2.3節(jié)的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)認(rèn)為該申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)中記載了中國(guó)同族申請(qǐng)的內(nèi)容。但是,由于中國(guó)同族申請(qǐng)是以PCT申請(qǐng)的形式于2011年1月12日進(jìn)入中國(guó)國(guó)家階段,該時(shí)間晚于該申請(qǐng)的申請(qǐng)日2010年4月9日,因此在該申請(qǐng)的申請(qǐng)日撰寫(xiě)該申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)時(shí)不可能知道美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)的申請(qǐng)?zhí)?,從而在該申?qǐng)的說(shuō)明書(shū)中不可能引證該中國(guó)專利申請(qǐng),只能引證美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)的申請(qǐng)?zhí)?。因此,這篇在背景技術(shù)中出現(xiàn)的文獻(xiàn)能夠作為引證文件,應(yīng)當(dāng)承認(rèn)其公開(kāi)內(nèi)容的合法性。專利復(fù)審委員會(huì)正是基于上述觀點(diǎn),撤銷(xiāo)了針對(duì)該申請(qǐng)的駁回決定。

    我們認(rèn)為專利復(fù)審委員會(huì)撤銷(xiāo)駁回決定的關(guān)鍵在于:上述申請(qǐng)中引證的美國(guó)臨時(shí)專利申請(qǐng)存在已經(jīng)進(jìn)入中國(guó)的對(duì)應(yīng)的PCT申請(qǐng),并且PCT申請(qǐng)的中國(guó)申請(qǐng)滿足以下兩個(gè)方面的要求。一方面,該中國(guó)申請(qǐng)?jiān)跁r(shí)間上滿足了《專利審查指南》(2010版)中的相關(guān)規(guī)定,即“所引證的中國(guó)專利文件的公開(kāi)日不能晚于本申請(qǐng)的公開(kāi)日”。另一方面,作為引證基礎(chǔ)的美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)文件中的引證內(nèi)容與中國(guó)專利同族申請(qǐng)中的內(nèi)容存在一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系,即專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)定“從內(nèi)容來(lái)看,無(wú)論是中國(guó)同族申請(qǐng)還是其優(yōu)先權(quán)文件,均在說(shuō)明書(shū)的相同位置中分別記載了該申請(qǐng)所涉及的化合物的制備和確認(rèn)”。因而,上述兩個(gè)方面對(duì)于該案中引證文件的合法性而言缺一不可。

    同時(shí),我們還注意到存在與上述情形形成對(duì)比的情形。亦即,存在作為優(yōu)先權(quán)文件的美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)文件與相應(yīng)的PCT申請(qǐng)?jiān)趦?nèi)容上不一致的情形。例如,我們注意到這樣一種案例,其中進(jìn)入中國(guó)階段的PCT申請(qǐng)也引用了一份美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)文件作為優(yōu)先權(quán)文件,但是該美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)文件是一份科學(xué)性論文,其中既沒(méi)有權(quán)利要求,也沒(méi)有概括的技術(shù)方案,而僅僅記載了論文性質(zhì)的實(shí)驗(yàn)及相關(guān)結(jié)果。因此,該美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)?jiān)谏暾?qǐng)的撰寫(xiě)方式和內(nèi)容上與以此為優(yōu)先權(quán)的PCT申請(qǐng)完全不同,該美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)僅僅是記載了該P(yáng)CT申請(qǐng)的實(shí)施例部分的內(nèi)容。在該案的申請(qǐng)過(guò)程中,審查員最終以該中國(guó)專利申請(qǐng)不能享有優(yōu)先權(quán),并且引用美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)文件為對(duì)比文件,以缺乏新穎性和創(chuàng)造性駁回了該申請(qǐng)。因?yàn)閺膬?nèi)容來(lái)看,兩份專利申請(qǐng)記載的內(nèi)容并不一一對(duì)應(yīng)。在這種情況下,在一項(xiàng)中國(guó)專利申請(qǐng)引證了這類美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)文件時(shí),即便要求該美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)文件的優(yōu)先權(quán)的PCT申請(qǐng)進(jìn)入中國(guó),并且該P(yáng)CT申請(qǐng)的中國(guó)同族申請(qǐng)?jiān)跁r(shí)間上滿足“引證的中國(guó)專利文件的公開(kāi)日不能晚于本申請(qǐng)的公開(kāi)日”,那么這種引證方式是否需要考慮兩份申請(qǐng)文件在內(nèi)容上的一致性?從上面的案例,似乎我們可以得出結(jié)論:引證文件為美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)時(shí),該引證文件與要求其優(yōu)先權(quán)的PCT申請(qǐng)及相應(yīng)的中國(guó)同族申請(qǐng)?jiān)趦?nèi)容上可能存在不一致性。在考慮引證的合法性時(shí),需要考慮引證文件與中國(guó)同族申請(qǐng)?jiān)趦?nèi)容上的一致性。我們認(rèn)為考慮這點(diǎn)的思路在于:首先,要判斷引證文件是否與發(fā)明的技術(shù)方案是否息息相關(guān)。如果僅僅是背景技術(shù)部分中出現(xiàn)的與發(fā)明的公開(kāi)不緊密相關(guān)的內(nèi)容,則無(wú)需在內(nèi)容在進(jìn)一步考量一致性。也就是說(shuō),只有引證文件與發(fā)明的技術(shù)方案息息相關(guān)時(shí),才需要考慮其與說(shuō)明書(shū)公開(kāi)充分的關(guān)系。其次,需要判斷引證的美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)文件中的內(nèi)容是否存在于其中國(guó)同族申請(qǐng)中。倘若答案是肯定的,那么這項(xiàng)中國(guó)專利申請(qǐng)的引證方式也是合法的;相反,這項(xiàng)中國(guó)專利申請(qǐng)的引證方式便是不合法的。

    由上我們似乎可以得出以下結(jié)論:對(duì)于引證外國(guó)專利申請(qǐng)作為引證文件的中國(guó)專利申請(qǐng),該外國(guó)專利申請(qǐng)具有內(nèi)容對(duì)應(yīng)的中國(guó)同族專利申請(qǐng),且該中國(guó)同族專利申請(qǐng)的公開(kāi)日在該申請(qǐng)的公開(kāi)日之前,則視為該中國(guó)專利申請(qǐng)引證了該中國(guó)同族專利申請(qǐng),該中國(guó)同族專利申請(qǐng)公開(kāi)的技術(shù)內(nèi)容可以作為該申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)的一部分予以考慮。關(guān)于這一點(diǎn),我們還需要觀察今后更多的案例進(jìn)一步驗(yàn)證。

    三、結(jié)束語(yǔ)

    專利制度是一種典型的以公開(kāi)換取保護(hù)的機(jī)制。發(fā)明人獲得其對(duì)發(fā)明的專利權(quán)是以向社會(huì)公開(kāi)其發(fā)明為代價(jià)的。作為引證文件,不管是針對(duì)背景技術(shù)還是針對(duì)發(fā)明內(nèi)容的一部分,只要清楚地記載了該文件的出處,并且該文件符合專利法律法規(guī)中對(duì)引證文件的時(shí)間要求,可以承認(rèn)其公開(kāi)內(nèi)容得到合法性。因?yàn)榭陀^上,一旦該申請(qǐng)文件公布之后,公眾就能很容易根據(jù)所引用的文件而獲知有關(guān)內(nèi)容,并且認(rèn)為說(shuō)明書(shū)已經(jīng)清楚地記載了相關(guān)內(nèi)容。

    由于設(shè)立引證文件的目的就是方便申請(qǐng)人撰寫(xiě)申請(qǐng)文件,申請(qǐng)人撰寫(xiě)申請(qǐng)文件時(shí),通常會(huì)引用自己的申請(qǐng)。根據(jù)上文一例可知,對(duì)于引證外國(guó)專利文件的申請(qǐng),倘若該外國(guó)專利文件的內(nèi)容對(duì)于所述申請(qǐng)必不可少并且在時(shí)間上不滿足公開(kāi)日在所述申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前,那么應(yīng)當(dāng)確認(rèn)是否存在以該外國(guó)專利文件為優(yōu)先權(quán)的PCT申請(qǐng)以及是否進(jìn)入中國(guó)。在該P(yáng)CT申請(qǐng)進(jìn)入中國(guó)的情況下,只要所述外國(guó)專利文件的中國(guó)同族申請(qǐng)?jiān)跁r(shí)間和內(nèi)容上符合《專利審查指南》(2010版)的規(guī)定,亦即“中國(guó)同族申請(qǐng)的公開(kāi)日不能晚于本申請(qǐng)的公開(kāi)日”及中國(guó)同族申請(qǐng)與所述外國(guó)專利文件在內(nèi)容上完全對(duì)應(yīng),那么申請(qǐng)人依然可以據(jù)此說(shuō)明此種引證方式滿足公開(kāi)充分的要求。同時(shí),注意到并非所有此類作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的外國(guó)專利文件與其中國(guó)同族申請(qǐng)?jiān)趦?nèi)容上完全對(duì)應(yīng),對(duì)于發(fā)明的技術(shù)方案息息相關(guān)的內(nèi)容,需要撰寫(xiě)者在撰寫(xiě)過(guò)程中確認(rèn)引證的內(nèi)容是否一致。

    目前,《專利審查指南》(2010版)在引證外國(guó)專利申請(qǐng)上要求其公開(kāi)日應(yīng)當(dāng)在該申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前,其初衷可能在于審查員在確認(rèn)外國(guó)專利引證文件的內(nèi)容時(shí),無(wú)法確定當(dāng)時(shí)那些在外國(guó)已經(jīng)申請(qǐng)但是尚未公開(kāi)的專利申請(qǐng)的公開(kāi)內(nèi)容。然而,隨著各國(guó)專利主管部門(mén)之間越來(lái)越緊密的合作,這一問(wèn)題或?qū)⑹芤嬗谶@些合作而容易克服。

    在當(dāng)前的對(duì)引證文件的規(guī)定下,為了確保不出現(xiàn)引證方式不符合要求而可能出現(xiàn)的無(wú)效引證,撰寫(xiě)者應(yīng)當(dāng)把所要引證的內(nèi)容原原本本地寫(xiě)入說(shuō)明書(shū)。對(duì)于有可能涉及針對(duì)充分公開(kāi)而言不可缺少的內(nèi)容來(lái)說(shuō),建議還是本著穩(wěn)妥起見(jiàn)把這些具體內(nèi)容寫(xiě)入說(shuō)明書(shū)中。因?yàn)橛袝r(shí)申請(qǐng)人可能不是很確定,或者即使申請(qǐng)人認(rèn)為所引證內(nèi)容對(duì)于充分公開(kāi)而言并非不可缺少,但審查員可能會(huì)有不同的意見(jiàn)。這時(shí)避免公開(kāi)不充分的風(fēng)險(xiǎn)和節(jié)約篇幅哪一個(gè)更重要,答案是不言自明的。

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