論聲音商標(biāo)的顯著性

王含露 辜凌云

摘 要：商標(biāo)的顯著性是審查商標(biāo)實(shí)質(zhì)性要件中的核心要件，聲音商標(biāo)作為2014年商標(biāo)法修訂后新增的非傳統(tǒng)商標(biāo)，其顯著性的認(rèn)定存在立法缺位問題，騰訊QQ消息提示音一案對(duì)于聲音商標(biāo)的顯著性提出了司法考量。首先聲音商標(biāo)與傳統(tǒng)商標(biāo)一樣具有固有顯著性和獲得顯著性，所申請(qǐng)注冊(cè)為商標(biāo)的聲音不以簡(jiǎn)單和過于常見為由必然沒有固有顯著性，且獨(dú)創(chuàng)性要求也不應(yīng)作為條件被加入聲音商標(biāo)的審查要件中來；其次，通用性和功能性聲音在取得了第二含義后應(yīng)當(dāng)認(rèn)為具有了獲得顯著性而被允許注冊(cè)為商標(biāo)；最后對(duì)我國(guó)的聲音商標(biāo)注冊(cè)審查標(biāo)準(zhǔn)提出現(xiàn)實(shí)可行的建議。

關(guān)鍵詞：聲音商標(biāo)；騰訊QQ案；顯著性；注冊(cè)審查標(biāo)準(zhǔn)

一、 問題的提出

發(fā)生于今年4月的騰訊科技（深圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱騰訊公司）訴被告原國(guó)家工商行政管理總局商評(píng)委（以下簡(jiǎn)稱商評(píng)委）商標(biāo)駁回復(fù)審行政糾紛一案引起了理論界和司法實(shí)務(wù)界的關(guān)注。北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院于4月27日對(duì)該案進(jìn)行了公開宣判，該案是我國(guó)新商標(biāo)法將聲音納入可申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)范圍以來首例聲音商標(biāo)糾紛案。該案引起爭(zhēng)議的問題主要聚焦在聲音商標(biāo)的顯著性認(rèn)定上。其基本案情如下：

2014年5月1日起，我國(guó)《商標(biāo)法》第八條正式將聲音納入可注冊(cè)商標(biāo)范圍。在商標(biāo)法實(shí)施后的第一個(gè)工作日騰訊公司就立即向商標(biāo)局提出了其QQ消息提示音商標(biāo)（六聲短促且頻率一致的“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”聲音商標(biāo)）的注冊(cè)申請(qǐng)，指定使用在國(guó)際分類第38類的電視播放；新聞社；提供互聯(lián)網(wǎng)聊天室等十類服務(wù)項(xiàng)目上。但商標(biāo)局和商評(píng)委先后作出商標(biāo)駁回通知和駁回復(fù)審決定。騰訊公司不服，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟。法院支持了騰訊公司，認(rèn)為訴爭(zhēng)商標(biāo)的聲音已經(jīng)與QQ軟件建立了對(duì)應(yīng)關(guān)系，訴爭(zhēng)商標(biāo)使用在指定使用的服務(wù)項(xiàng)目上具有顯著性。①

我國(guó)的商標(biāo)法雖然取消了關(guān)于商標(biāo)“可視性”的要求，加進(jìn)了聲音商標(biāo)這一新的種類，但是卻缺乏相應(yīng)的配套標(biāo)準(zhǔn)，并沒有明確審查機(jī)關(guān)在審查時(shí)準(zhǔn)予注冊(cè)的具體規(guī)范。聲音商標(biāo)作為非傳統(tǒng)商標(biāo)，對(duì)其顯著性的認(rèn)定勢(shì)必與傳統(tǒng)商標(biāo)存在相當(dāng)大的差別。本案存在如下的法律爭(zhēng)議：聲音商標(biāo)是否必須通過使用才能獲得顯著性？是否應(yīng)當(dāng)將表現(xiàn)形式單一作為認(rèn)定聲音商標(biāo)不具有顯著性的理由？具有獨(dú)創(chuàng)性與否是否應(yīng)當(dāng)作為聲音商標(biāo)具有顯著性的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)？筆者將結(jié)合本案就這些問題展開分析和論證，以期進(jìn)一步完善商標(biāo)法關(guān)于聲音商標(biāo)的顯著性認(rèn)定問題的相關(guān)基本理論，并為聲音商標(biāo)的注冊(cè)審查和類似案件的解決提供可行的建議和科學(xué)的路徑。

二、 司法實(shí)踐中關(guān)于聲音商標(biāo)顯著性的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

（一） 該案中商標(biāo)局和商評(píng)委的審查標(biāo)準(zhǔn)

該案中的訴爭(zhēng)商標(biāo)“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”是騰訊公司名下QQ軟件在運(yùn)行過程中新消息傳來時(shí)播放的提示音。商標(biāo)局依據(jù)《商標(biāo)法》第十一條第一款第（三）項(xiàng)作出不予注冊(cè)的決定的理由為：訴爭(zhēng)商標(biāo)由簡(jiǎn)單、普通的音調(diào)或旋律組成，使用在指定使用項(xiàng)目上缺乏顯著性，不得作為商標(biāo)注冊(cè)。

商標(biāo)評(píng)審委員作出的被訴決定的理由為： “嘀嘀嘀嘀嘀嘀”聲音較為簡(jiǎn)單，缺乏獨(dú)創(chuàng)性，在指定使用的服務(wù)項(xiàng)目上缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著特征，難以起到區(qū)分服務(wù)來源的作用，并且訴爭(zhēng)商標(biāo)的聲音僅為軟件包含的標(biāo)識(shí)某一功能的聲音。在庭審過程中，商評(píng)委又稱其審查聲音商標(biāo)的依據(jù)就是顯著性，作為非傳統(tǒng)商標(biāo)，聲音商標(biāo)必須通過使用才能取得顯著性，而原告提供的證據(jù)只能顯示QQ軟件具有較高的知名度，并不能證明訴爭(zhēng)商標(biāo)具有顯著性。②

（二）法院的裁判理由

北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理以后認(rèn)為，本案訴爭(zhēng)商標(biāo)雖然僅由同一聲音元素“嘀”音構(gòu)成且整體持續(xù)時(shí)間較短，但是，訴爭(zhēng)商標(biāo)的整體包含六聲“嘀”音，且每個(gè)“嘀”音音調(diào)較高、各“嘀”音之間的間隔時(shí)間短且呈連續(xù)狀態(tài)，訴爭(zhēng)商標(biāo)整體在聽覺感知上形成比較明快、連續(xù)、短促的效果，具有特定的節(jié)奏、音效，且并非生活中所常見，因此，其并不屬于被訴決定所認(rèn)定的聲音整體較為簡(jiǎn)單的情形。另外還需要指出的是，訴爭(zhēng)商標(biāo)的聲音雖系QQ軟件在運(yùn)行過程中新消息傳來時(shí)的提示音，但該提示音系人為設(shè)定，亦非該軟件運(yùn)行過程中所必然帶來的結(jié)果，不屬于功能性聲音。

并且該院認(rèn)為一般情況下，聲音商標(biāo)需經(jīng)長(zhǎng)期使用才能取得顯著特征。經(jīng)過對(duì)騰訊公司提交的相關(guān)證據(jù)可以認(rèn)定，訴爭(zhēng)商標(biāo)所依附的QQ軟件作為即時(shí)通訊軟件持續(xù)使用的時(shí)間長(zhǎng)、范圍廣泛、市場(chǎng)占比份額較大、使用群體所涉及的領(lǐng)域眾多。并且隨著QQ軟件、“QQ”商標(biāo)知名度的提升，訴爭(zhēng)商標(biāo)作為QQ軟件默認(rèn)的新消息傳來時(shí)的提示音已經(jīng)與QQ軟件之間形成了可相互指代的關(guān)系，訴爭(zhēng)商標(biāo)的聲音亦已經(jīng)在即時(shí)通訊領(lǐng)域建立了較高的知名度、識(shí)別性進(jìn)一步增強(qiáng)，訴爭(zhēng)商標(biāo)與QQ軟件、騰訊公司之間已經(jīng)建立了穩(wěn)定的對(duì)應(yīng)關(guān)系，訴爭(zhēng)商標(biāo)在指定使用的“信息傳送”服務(wù)項(xiàng)目上起到了商標(biāo)應(yīng)有的標(biāo)識(shí)服務(wù)來源的功能。法院同時(shí)對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)指定使用在電視播放、新聞社服務(wù)項(xiàng)目等與“信息傳送”相關(guān)的項(xiàng)目上亦可以起到商標(biāo)應(yīng)有的標(biāo)識(shí)服務(wù)來源的功能進(jìn)行了說理論證，但與本文主旨無關(guān)，因此不在此詳談。

（三）統(tǒng)一聲音商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)審查的意義

我國(guó)的商標(biāo)注冊(cè)審查采取的是全面審查制，但就其顯著性認(rèn)定存在法律缺位問題，這也造成了聲音商標(biāo)注冊(cè)審查難及獲準(zhǔn)注冊(cè)聲音商標(biāo)難。據(jù)統(tǒng)計(jì)，新《商標(biāo)法》施行4年來，全國(guó)共有546件聲音商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)，但僅15個(gè)注冊(cè)成功。③隨著科技的進(jìn)步和大眾傳媒的發(fā)展，企業(yè)對(duì)于自身宣傳的形式和手段越來越多樣化，許多聲音標(biāo)識(shí)因?yàn)楸环磸?fù)使用而與相關(guān)企業(yè)具有了穩(wěn)定對(duì)應(yīng)聯(lián)系，聲音商標(biāo)作為相關(guān)公眾識(shí)別企業(yè)商品和服務(wù)來源的新型標(biāo)識(shí)的作用也越來越大，因此，統(tǒng)一聲音商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)審查標(biāo)準(zhǔn)既有利于保護(hù)企業(yè)的重要無形資產(chǎn)，幫助企業(yè)進(jìn)一步提高自身競(jìng)爭(zhēng)力，也能夠穩(wěn)定市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)商品和服務(wù)市場(chǎng)的公平和效率，維護(hù)消費(fèi)者的權(quán)益。統(tǒng)一聲音商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)審查標(biāo)準(zhǔn)最重要的就是解決聲音商標(biāo)的顯著性如何認(rèn)定的問題。

三、 聲音商標(biāo)顯著性的學(xué)理探討

（一）聲音商標(biāo)的顯著性

聲音商標(biāo)的顯著性之所以難以認(rèn)定，主要是因?yàn)槁曇羯虡?biāo)相較于具有視覺沖擊力、能夠給人留下深刻印象的的傳統(tǒng)商標(biāo)而言，難以起到區(qū)分商品和服務(wù)來源的作用，因此很多國(guó)家在司法實(shí)踐中往往將聲音商標(biāo)已經(jīng)與商品和服務(wù)建立起了穩(wěn)定對(duì)應(yīng)聯(lián)系作為準(zhǔn)予聲音商標(biāo)注冊(cè)的實(shí)質(zhì)條件，實(shí)際上認(rèn)可的是商標(biāo)的獲得顯著性。但是否聲音商標(biāo)本身不可能具有固有顯著性呢？就騰訊QQ消息提示音聲音商標(biāo)案而言，商標(biāo)局和商評(píng)委認(rèn)為六聲短促且頻率一致的“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”聲的構(gòu)成過于簡(jiǎn)單，缺乏顯著性，而法院的裁判理由中顯然否定了商標(biāo)局和商評(píng)委的這一看法，并且確定了“對(duì)于聲音商標(biāo)是否具有顯著性進(jìn)行判斷，除應(yīng)遵循對(duì)傳統(tǒng)商標(biāo)是否具有顯著性的基本判斷原理、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則外，還應(yīng)結(jié)合聲音商標(biāo)聲音的時(shí)長(zhǎng)及其構(gòu)成元素的復(fù)雜性等因素，綜合考察其整體在聽覺感知上是否具有可起到識(shí)別作用的特定的節(jié)奏、旋律、音效，從而對(duì)其可否起到區(qū)分商品或服務(wù)來源的作用作出判斷”④的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

首先，學(xué)理上認(rèn)為一般認(rèn)可了商標(biāo)的固有顯著性以后便無需再論其是否具有獲得顯著性⑤。本案中法院的邏輯論證關(guān)系應(yīng)當(dāng)是，認(rèn)為依據(jù)原告騰訊公司提供的證據(jù)可以認(rèn)定該聲音商標(biāo)在指定使用的服務(wù)商不屬于通用性或者功能性聲音。之后所提及的“訴爭(zhēng)商標(biāo)作為QQ軟件默認(rèn)的新消息傳來時(shí)的提示音已經(jīng)與QQ軟件之間形成了可相互指代的關(guān)系”并非為了論述該商標(biāo)具有獲得顯著性。法院的此種表述應(yīng)當(dāng)是為了說明訴爭(zhēng)商標(biāo)在指定使用的“信息傳送”等服務(wù)項(xiàng)目上起到了商標(biāo)應(yīng)有的標(biāo)識(shí)服務(wù)來源的功能，而不是為了證明其是因?yàn)橥ㄟ^使用獲得了第二含義，法院也并沒有指出“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”具有何種第二含義。因此可以肯定的是，聲音商標(biāo)本身可以具有固有顯著性，很多聲音都因?yàn)榫哂泄逃酗@著性而被獲準(zhǔn)注冊(cè)為了聲音商標(biāo)，如成為我國(guó)首例注冊(cè)成功的聲音商標(biāo)的中國(guó)國(guó)際廣播電臺(tái)廣播節(jié)目開始曲。

其次，“獨(dú)創(chuàng)性”對(duì)于聲音商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)來說不應(yīng)被列為單獨(dú)的一項(xiàng)條件。此自不言自明，商標(biāo)從來不以“獨(dú)創(chuàng)性”作為獲準(zhǔn)注冊(cè)的要件，聲音商標(biāo)并不因其新穎的形式和認(rèn)定的技術(shù)難度就需要加進(jìn)這一條件。對(duì)于聲音商標(biāo)而言，顯著性仍是核心要件，即使不具備獨(dú)創(chuàng)性的聲音商標(biāo)，如果能夠起到區(qū)分商品或者服務(wù)來源的作用，也應(yīng)當(dāng)核準(zhǔn)注冊(cè)。比如NBC的“三聲鐘聲”商標(biāo)、米高梅的“獅吼”商標(biāo)等。

再次，對(duì)于具有了通用性或功能性的聲音商標(biāo)，其通過使用獲得第二含義之后也可認(rèn)為其具有顯著性。比如開汽水瓶的聲音可能從來沒有人將其當(dāng)作聲音商標(biāo)注冊(cè)，但某天某企業(yè)將其運(yùn)用到廣告或其他視聽媒介上反復(fù)向大眾宣傳和播放，最后達(dá)到的效果使相關(guān)公眾將此種聲音與該企業(yè)生產(chǎn)的該種汽水穩(wěn)定地對(duì)應(yīng)了起來，甚至人們?cè)谌粘Ｉ钪袝?huì)通過模擬這種聲音來指代該汽水而不是其他任何汽水，在此類情況下應(yīng)當(dāng)認(rèn)為該聲音具有了第二含義，具有了作為商標(biāo)的可識(shí)別性和顯著性。因此，如果當(dāng)某些通用性或功能性聲音經(jīng)過長(zhǎng)期的使用具有了第二含義，在相關(guān)公眾心中明確地指向了某一商品或者服務(wù)，那么應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其具有了顯著性。但是因該生產(chǎn)者的獨(dú)占性使用損害了公共利益的除外，這里的公共利益，是普通社會(huì)公眾的利益，而不是僅指除了申請(qǐng)注冊(cè)該種聲音商標(biāo)的企業(yè)之外的其他同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的利益，如果存在某種危害或威脅其他競(jìng)爭(zhēng)者的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，應(yīng)當(dāng)通過其他部門法，尤其是具有公法性質(zhì)的法律加以規(guī)制?！渡虡?biāo)法》旨在保護(hù)商標(biāo)的注冊(cè)專用權(quán)，即對(duì)于滿足了形式和實(shí)質(zhì)條件的商標(biāo)應(yīng)當(dāng)公平、平等地準(zhǔn)許注冊(cè)。這里的公共利益也與《商標(biāo)法》第十條第一款的絕對(duì)禁止注冊(cè)條件，對(duì)社會(huì)主義道德風(fēng)尚產(chǎn)生不良影響的規(guī)定無涉。當(dāng)行業(yè)內(nèi)普遍已將某種聲音作為提供某種商品或服務(wù)的標(biāo)識(shí)，相關(guān)公眾的生活也離不開此類聲音時(shí)，如果允許將該聲音作為商標(biāo)注冊(cè)將損害特定公眾的利益。比如婚禮進(jìn)行曲是新人在舉辦婚禮時(shí)必然播放的旋律，如果允許其被作為商標(biāo)注冊(cè)于婚慶策劃類及相關(guān)服務(wù)或商品上將會(huì)使該商品或服務(wù)的提供者擁有商標(biāo)專用權(quán)，損害所有以后舉辦婚禮的新人的利益。還有諸如運(yùn)動(dòng)會(huì)開場(chǎng)所播放的運(yùn)動(dòng)員入場(chǎng)進(jìn)行曲不應(yīng)準(zhǔn)許作為體育運(yùn)動(dòng)用品及其相關(guān)商品或服務(wù)的聲音商標(biāo)注冊(cè)；灑水車所播放的生日快樂歌或者《蘭花草》等音樂旋律不應(yīng)準(zhǔn)許作為清潔用品及其相關(guān)商品或服務(wù)的聲音商標(biāo)注冊(cè)等等。

（二） 聲音商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)審查實(shí)質(zhì)性標(biāo)準(zhǔn)

我國(guó)現(xiàn)行法律對(duì)于聲音商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)審查的實(shí)質(zhì)性標(biāo)準(zhǔn)存在缺位問題，商標(biāo)局和商評(píng)委2016年12月所頒布的《商標(biāo)審查及評(píng)審規(guī)則》新增了聲音商標(biāo)的審查標(biāo)準(zhǔn)，其中關(guān)于聲音商標(biāo)的實(shí)質(zhì)審查分為三個(gè)條件，分別是聲音商標(biāo)禁用條款審查、顯著性特征審查和聲音商標(biāo)的相同、近似審查。該評(píng)審規(guī)則作為商標(biāo)局和商評(píng)委的內(nèi)部工作規(guī)范不具有對(duì)世的法律效力，但具有一定的參考價(jià)值。該實(shí)質(zhì)審查條件的其他方面并不存在太大問題，主要是對(duì)于顯著性的認(rèn)定太過于簡(jiǎn)單，尤其是除該條件中列舉的具有通用性和功能性的聲音外，所謂“其他缺乏顯著特征的聲音”，仍將簡(jiǎn)單、普通的音調(diào)和旋律認(rèn)定為不具備顯著性，太過于絕對(duì)，結(jié)合法院對(duì)于騰訊QQ消息提示音的裁判理由，對(duì)于聲音商標(biāo)是否具有固有顯著性的審查應(yīng)當(dāng)包含如下幾項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)：（1）申請(qǐng)的聲音整體在聽覺感知的效果應(yīng)當(dāng)具有可識(shí)別性，（2）其節(jié)奏、音效、音色等應(yīng)當(dāng)具有特殊性，或者經(jīng)過特殊的設(shè)計(jì)或者編排，（3）并非于生活中所常見等。對(duì)于商標(biāo)獲得顯著性的審查應(yīng)當(dāng)滿足以下幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：（1）商標(biāo)本身能夠指示商品或者服務(wù)來源。（2）商標(biāo)的使用方式、范圍和表現(xiàn)形式應(yīng)當(dāng)具有廣泛性，同時(shí)具有相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)占有率。由于我國(guó)的商標(biāo)專用權(quán)保護(hù)范圍及于全國(guó)，因此該聲音商標(biāo)應(yīng)當(dāng)在全國(guó)范圍內(nèi)投入使用，以各種形式進(jìn)行過宣傳、推廣、銷售或者使用。（3）在全國(guó)范圍的相關(guān)公眾中具有較高的知名度。在國(guó)外一般通過消費(fèi)者調(diào)查⑥的方式論證是否滿足這一點(diǎn)，我國(guó)也應(yīng)當(dāng)適時(shí)地引入消費(fèi)者調(diào)查，通過抽樣調(diào)查得到的消費(fèi)者的實(shí)際生活體驗(yàn)來判斷商標(biāo)是否具有顯著性認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的知名度，最終認(rèn)定該商標(biāo)是否達(dá)到具有與其提供的產(chǎn)品具有互相指代的關(guān)系的效果。

參考文獻(xiàn)：

[1]聲音商標(biāo)顯著性之法律探析——以騰訊聲音商標(biāo)駁回復(fù)審行政訴訟案為視角[J].呂子喬.科教文匯（中旬刊），2017（4）.

[2]聲音商標(biāo)注冊(cè)實(shí)質(zhì)要件適用研究[D].聶康銳.華東政法大學(xué)碩士論文，2017.

[3]聲音商標(biāo)的實(shí)質(zhì)審查標(biāo)準(zhǔn)探析[D].李鵬.清華大學(xué)碩士論文，2015.

[4] Board Resolutions Protectability of Sound Trademarks.

http：//www.inta.org/Advocacy/Pages/ProtectabilityofSoundTrademarks.aspx.最后訪問時(shí)間：2018年6月10日.

[5] EU opens door for sound marks： will scent marks follow？ Danny Friedmann. Journal of Intellectual Property Law & Practice， Volume 10， Issue 12， 1 December 2015， Pages 931–939

[6] Trademark "Sound Mark" Examples. https：//www.uspto.gov/trademark/soundmarks/trademark-sound-mark-examples.最后訪問時(shí)間：2018年6月10日.

① 參見北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2016）京73行初3203號(hào)行政判決書。

② 參見北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2016）京73行初3203號(hào)行政判決書、商評(píng)委商評(píng)字[2016]第0000035304號(hào)關(guān)于第14502527號(hào)“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”（聲音商標(biāo)）商標(biāo)駁回復(fù)審決定。

③ 參見陳柳行：《新<商標(biāo)法>通過4年？聲音商標(biāo)僅15例成功注冊(cè)》，http：//ip.people.com.cn/n1/2018/0524/c419849-30011896.html，最后訪問日期：2018年6月24日。

④ 參見北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2016）京73行初3203號(hào)行政判決書。

⑤ Kevin K. McCormick， Ding You Are Now Free to Register that Sound （2006）96 TMR 1101 at 1119. 呂子喬：《聲音商標(biāo)顯著性之法律探析——以騰訊聲音商標(biāo)駁回復(fù)審行政訴訟案為視角》，《科教文匯（中旬刊）》2017年第4期，第190頁(yè)。

⑥ 參見湛茜：《聲音商標(biāo)的注冊(cè)問題分析》，《中國(guó)專利與商標(biāo)》，2012年第4期，第55頁(yè)。

作者簡(jiǎn)介：

王含露，1995年，女，湖北孝感，碩士研究生，知識(shí)產(chǎn)權(quán)法方向，北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)法學(xué)院.