美國商標保護過程中不容忽視的商標“使用”問題

趙立春

提到商標因未使用喪失權(quán)利一事，大多數(shù)人想到的是中國商標制度中關(guān)于商標的三年不使用問題，即商標獲準注冊滿三年后，任何人可以以連續(xù)三年未使用商標為由提出撤銷申請，如商標注冊人未在法定期限內(nèi)提交真實有效的商標使用證據(jù)，商標將會無效。但該法條屬于“不告不究”的法條，即如無人提出撤銷申請，商標即使沒有在市場上使用也處于法律存活的狀態(tài)。但在海外商標申請和保護過程中，有些國家規(guī)定商標申請人/注冊人必須自己主動提交商標的使用證據(jù)以獲準注冊或維持商標的有效性，如美國、菲律賓、柬埔寨等。其中，美國的制度是相對完善且要求嚴格的，本文中筆者就美國商標申請/保護過程中可能導(dǎo)致喪失商標權(quán)利的商標使用問題進行梳理。

先從兩個案例說起：

案例一：

中國某企業(yè)Z公司于2014年提交商標注冊申請，在申請過程中由于商標圖片和商品描述不規(guī)范遭遇官方補正，經(jīng)過答復(fù)成功克服官方審查意見，2015年底商標獲準注冊并初審公告，但由于未在官方指定時期內(nèi)提交商標的使用證據(jù)，商標最終于2016年底被視為放棄后無效。

案例二：

中國某企業(yè)H公司于2006年提交商標國際注冊申請，即通過馬德里途徑指定美國，經(jīng)美國官方審查后，商標于2008年在美國獲準注冊，商標有效期至2016年。但在商標有效期內(nèi)商標注冊人未按照官方規(guī)定在法定期限內(nèi)提交真實有效的商標使用證據(jù)導(dǎo)致商標失效。

以上兩個案例包含了近年美國商標申請和保護過程中常見的導(dǎo)致商標失效的情形，導(dǎo)致該后果的原因主要是兩方面，一方面是商標注冊人對美國商標使用制度的不熟悉和忽視，另一方面是使用證據(jù)留存和管理的不完善。為避免類似情形的發(fā)生，商標注冊人要做好前述兩個方面的工作。由于證據(jù)的留存和管理可以從企業(yè)制度方面解決，本文重點介紹美國商標制度對使用的要求，杜絕因不熟悉商標制度導(dǎo)致商標無效這種情況的發(fā)生。

提及商標的使用，需先從美國的商標申請制度談起。與中國不同的是，美國的商標制度是以“使用在先”為前提的，商標法明確規(guī)定，具有真實使用意圖，并在誠實信用原則下、在商業(yè)中使用商標的，可以在一定條件下獲得注冊?；诜蓪Α笆褂谩钡囊?，商標的“使用”貫穿于商標的申請過程和注冊后的有效期限內(nèi)，按照商標是否獲準注冊分為兩個階段，即商標申請過程中和商標獲準注冊后，商標不同階段對使用的要求不同：

一、商標申請過程中的商標使用要求

如上所述，美國的商標制度以“使用在先”為基本原則，申請人在提交商標注冊申請時必須明確“申請基礎(chǔ)”，“申請基礎(chǔ)”共三項：1）“意圖使用”；2）“已經(jīng)使用”；3）“國外注冊”。選擇不同的申請基礎(chǔ)，提交使用證據(jù)和使用聲明的時間也不相同，但申請基礎(chǔ)也不是申請人可以隨心所欲選擇的，詳細規(guī)定見下表：

序號 申請基礎(chǔ) 適用條件 提交使用聲明

的時間和要求

1 意圖使用 商標尚未在指定的商品/服務(wù)項目上在美國市場使用時，選擇該基礎(chǔ) 商標通過官方審查且收到官方下發(fā)的核準通知時提交使用證據(jù)和聲明

官方給予6個月的時間來提交使用證據(jù)，如無法及時提交可以延期，最多可以延期5次，每次延期6個月，但需申請人給出合理的延期理由

2 已經(jīng)使用 商標已經(jīng)在美國市場有真實的使用，使用的商品/服務(wù)項目與申請指定的商品/服務(wù)項目相同 在提交商標注冊申請時一并提供商標的使用證據(jù)和商標最早使用日期

如提交的證據(jù)不能滿足官方的要求，后續(xù)官方會下發(fā)官方審查意見要求申請人進行修改和補充使用證據(jù)

3 國外注冊 商標已經(jīng)在其他國家獲準注冊，可以依據(jù)該申請基礎(chǔ)，但選擇該申請基礎(chǔ)存在一定的局限性，即依據(jù)該基礎(chǔ)申請商標時的指定商品等信息必須與提供的商標注冊證保持一致 在商標申請過程中均無需提供使用證據(jù)

基于以上對比，申請人需在申請?zhí)峤磺案鶕?jù)自己商標的使用情形選擇最有利的申請基礎(chǔ)，以盡快獲取商標權(quán)利。

二、商標獲準注冊后的商標使用要求

根據(jù)美國商標法的規(guī)定，商標獲準注冊后的有效期為10年，在有效期內(nèi)，商標注冊人需提交兩次商標使用聲明以維持商標的有效性，提交使用聲明和證據(jù)材料的時間為：1）商標獲準注冊第5-6年間；2）辦理商標續(xù)展時，即商標獲準注冊后第9-10年間。需注意事項為：

1.獲準注冊后的商標的使用要求與申請基礎(chǔ)無關(guān)，依據(jù)不同申請基礎(chǔ)獲準注冊的商標的使用要求是一致的；

2. 商標法明確規(guī)定了商標有效期內(nèi)的商標使用聲明和使用證據(jù)提交的時間，商標注冊人需管理好相關(guān)時限，在商標有效期內(nèi)合理使用商標，在法定期限內(nèi)提交真實有效的商標使用證據(jù)材料，就不會導(dǎo)致商標喪失權(quán)利；

3. 提交的使用證據(jù)務(wù)必是在美國市場的使用證據(jù)；

4. 提交的使用證據(jù)務(wù)必是在注冊商標全部核準的商品/服務(wù)項目上的使用證據(jù)。

最后，以一張圖簡單總結(jié)一下美國商標申請和有效期內(nèi)對商標“使用”的要求：

結(jié)語

美國是目前中國企業(yè)的主要海外市場之一，其商標的保護制度與中國完全不同，中國企業(yè)在進軍美國市場時一定要在了解和熟悉相關(guān)法律制度的前提下，為商標的順利注冊和維持提供法律保障，為品牌價值提升保駕護航，為市場推進提供知識產(chǎn)權(quán)保障，從而才能在國際市場競爭中立于不敗之地。endprint