美國高校專利運營的經(jīng)驗教訓(xùn)及對中國高校的思考

張子燕

筆者在美國Inteum公司從事市場分析工作多年，參與全球400多家主要高校科研院所的知識產(chǎn)權(quán)運營的信息化管理工作，謹以此文與大家分享一下對美國高校專利運營現(xiàn)狀的觀察以及對中國高校的思考。

2016年被授予美國專利最多的300家組織機構(gòu)中1，加州大學(xué)系統(tǒng)、麻省理工大學(xué)、斯坦福大學(xué)、加州理工大學(xué)、清華大學(xué)、約翰霍普金斯大學(xué)、德克薩斯大學(xué)系統(tǒng)、哥倫比亞大學(xué)及南佛羅里達大學(xué)等9所中美高校榜上有名。與同時上榜的IBM、波音、孟山都等商業(yè)巨頭不同，大學(xué)本身不具備產(chǎn)業(yè)化的能力，也基本不存在防衛(wèi)性申報的情況。因此，由大學(xué)所申報的專利均需要通過某些形式的技術(shù)轉(zhuǎn)移才能實現(xiàn)其價值。事實上，在美國，高校及科研院所是一個主要的專利所有人群體，并且在這個群體中，存在著比大多數(shù)公司更為活躍的專利運營活動。筆者在美國Inteum公司從事市場分析工作多年，參與全球400多家主要高?？蒲性核闹R產(chǎn)權(quán)運營的信息化管理工作，謹以此文與大家分享一下對美國高校專利運營現(xiàn)狀的觀察以及對中國高校的思考。

1. 高校專利運營的特點

高校的知識產(chǎn)權(quán)由專利、商標、版權(quán)、植物新品種及商業(yè)秘密組成，其中專利的比重，無論從數(shù)量、投入經(jīng)費還是運營的活躍程度上都是最大的。相對于企業(yè)，高校的專利運營有很大不同：第一，高校的專利運營僅僅為自內(nèi)而外、從高校向社會單向輸出，而不存在交叉許可、不起訴協(xié)議等相對復(fù)雜的情況；第二，由于高校的主要職能為研究與教學(xué)而非生產(chǎn)銷售，故高校的專利往往為基礎(chǔ)研究的副產(chǎn)品，而非以市場為導(dǎo)向、用以解決實際問題的產(chǎn)品。因此，高校的專利常常與市場應(yīng)用有較大的距離，需要經(jīng)過進一步開發(fā)；第三，除了合作開發(fā)以外，高校的研究均由政府經(jīng)費支持，也承擔(dān)著用研究成果回報社會的使命。因此高校專利運營的首要考量是如何將成果的社會價值最大化，而非商業(yè)利益的最大化；第四，高校作為非營利機構(gòu)，在商業(yè)化途徑、投資融資方式上有一定的限制。為此，許多高校成立了營利性質(zhì)的校屬公司，專門負責(zé)知識產(chǎn)權(quán)運營。

2. 美國高校的專利運營

2.1 發(fā)明披露及專利申請

1980年12月生效的拜杜法案（Bayh-Dole Act）明確規(guī)定，使用聯(lián)邦政府經(jīng)費產(chǎn)生的發(fā)明由發(fā)明人所在的科研機構(gòu)擁有，科研機構(gòu)有權(quán)利首先獲得專利權(quán)（Elect Title）。只有當科研機構(gòu)選擇放棄專利權(quán)的時候，該專利權(quán)才會被聯(lián)邦政府收回，并可以進一步授權(quán)給發(fā)明人。這種所有權(quán)的優(yōu)先順序，使科研機構(gòu)對于某一項發(fā)明是否申報專利、如何申報專利以及專利授權(quán)之后如何維護有了很大程度的決定權(quán)。專利保護的相關(guān)費用也是由科研機構(gòu)的技術(shù)轉(zhuǎn)移辦公室（Technology Tranfser Office， TTO）支付。一項針對美國科研機構(gòu)技術(shù)轉(zhuǎn)移辦公室的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，科研機構(gòu)平均將0.6%的研究經(jīng)費用于技術(shù)轉(zhuǎn)移的相關(guān)工作，其中45%用于專利的申報與維護，55%用于辦公室的日常運轉(zhuǎn)2?？蒲袡C構(gòu)每年在專利申報和維護上面的花費從數(shù)十萬到數(shù)千萬美金不等。

在決定是否對發(fā)明進行專利保護的評估過程中，技術(shù)經(jīng)理人往往從發(fā)明的技術(shù)獨特性和市場應(yīng)用前景兩個方面進行考慮。 由于自身的研究水平、專利經(jīng)費狀況、學(xué)校政策、既往經(jīng)驗及與工業(yè)界的關(guān)系等方面情況有很大的不同，所以各高校決策風(fēng)格有很大的差別。有些學(xué)校經(jīng)費相對充足，為了保護科研人員的積極性，鼓勵發(fā)明披露，對專利的初審要求較松，申報專利的數(shù)量較大，但獲得授權(quán)的比例相對較低（如約翰霍普金斯大學(xué)、西北大學(xué)）。而有些學(xué)校則在初審上非常嚴格，控制申報數(shù)量，保證申報質(zhì)量（如威斯康星大學(xué)、匹茲堡大學(xué)）3。

將發(fā)明披露申報專利，并不意味著高校對此項發(fā)明充滿信心，從而將投入大量資金予以保護。高校TTO，往往從申報臨時專利開始，便積極地為該項技術(shù)尋找轉(zhuǎn)化途徑，如果該技術(shù)在臨時專利的有效期內(nèi)并未引起需求方的興趣，TTO將對此技術(shù)的商業(yè)前景重新進行評估，并可能不再申報進一步的非臨時專利。

2.2 專利保護的加深及維護

高校對專利保護的策略與技術(shù)類別息息相關(guān)。對于美國高校而言，價值高的專利許可多集中在生物醫(yī)藥方面，因此高校對于生物醫(yī)藥類的技術(shù)也給予更多的投入，在臨時專利過期后，往往申報PCT，將臨時的保護延長至30個月。對于預(yù)期商業(yè)前景格外樂觀的技術(shù)，即使未被許可，高校也會在30個月之后在世界幾個主要國家對其國家化，以期在技術(shù)許可以后能將部分或全部的專利費用回收。而對于迭代迅速的工程類技術(shù)，由于其價值隨著時間的推移會發(fā)生較大的變化，故高校會在一段時間后對該技術(shù)進行重新評估，來決定在專利申請上的投資。

非臨時專利一旦被授權(quán)，便會產(chǎn)生少則幾年一次、多則一年一次的維護費用，而專利的價值也隨著技術(shù)更迭、專利有效期、市場等因素的變化而隨時發(fā)生變化。高校會定期對未轉(zhuǎn)化的專利進行評估，當潛在價值低于維護成本時，便停止繳納年費，放棄專利權(quán)。

專利的申報與維護費用是高校TTO的主要負擔(dān)，因此，此項費用也是高校在簽署技術(shù)轉(zhuǎn)移協(xié)議時首先尋求收回的部分。專利使用權(quán)被公司許可后，公司便會根據(jù)自身的商業(yè)需要，從經(jīng)濟上支持大學(xué)在更多的國家申請專利。辛西納提兒童醫(yī)院的一項技術(shù)就是在被一大型跨國醫(yī)藥企業(yè)許可后，專利的保護拓展至世界二十多個國家。

2.3 技術(shù)轉(zhuǎn)移

正如本文開頭所說，與公司不同，高校申報專利的目的便是向校外轉(zhuǎn)化。轉(zhuǎn)化的方式主要有合作開發(fā)、專利許可及專利轉(zhuǎn)讓三種。如果發(fā)明過程中使用了國家科研經(jīng)費，則大學(xué)占有一定比例的專利權(quán)。拜杜法案規(guī)定，高校有權(quán)轉(zhuǎn)讓專利，但需要聯(lián)邦政府批準。實際操作中，美國高校極少進行專利轉(zhuǎn)讓。絕大多數(shù)的成果轉(zhuǎn)化工作都是以專利許可的方式完成的。高校依照拜杜法案，有義務(wù)確保專利的運營以對發(fā)明研究最有利的方式進行，因此對被許可方的選擇和許可協(xié)議的擬定，不僅僅要考慮經(jīng)濟利益，也要有利于技術(shù)的開發(fā)和使用。

專利許可可以有多種形式，其中獨占許可賦予被許可方在約定區(qū)域（全球或部分地區(qū)）內(nèi)的所有領(lǐng)域使用該項專利，并排除其他任何組織在該區(qū)域使用該項專利的權(quán)利。這類許可對許可雙方都存在著很高的風(fēng)險。對于高校來說，獨占許可斬斷了該技術(shù)未來在新興領(lǐng)域的發(fā)展以及可能帶來的經(jīng)濟效益；對于被許可方來說，獨占許可的條款嚴格，許可費很高，而對于一個早期技術(shù)來說，其價值能否在市場中實現(xiàn)還是未知數(shù)。因此，高校往往會對獨占許可設(shè)置一些限制來降低雙方的風(fēng)險。例如，設(shè)定階段性的開發(fā)目標來保證被許可方對技術(shù)的有效開發(fā)，一旦被許可方?jīng)]有按照約定最大程度地發(fā)揮技術(shù)的價值，高?？梢韵鳒p許可的范圍以允許更多的企業(yè)進行許可。endprint

由于新藥的開發(fā)和審批周期長、投入高、風(fēng)險大，醫(yī)藥企業(yè)往往希望能簽訂獨占條款，來保護他們在整個藥物開發(fā)過程中的利益，因此獨占條款在醫(yī)藥領(lǐng)域相對比較普遍。而對于用于實驗、診斷等領(lǐng)域的生物試劑，由于開發(fā)周期短、應(yīng)用范圍廣，往往適用非獨家條款。

初創(chuàng)公司的建立是高校技術(shù)轉(zhuǎn)移成果的一個重要指標。而在美國，專利向初創(chuàng)公司轉(zhuǎn)化，哪怕是由發(fā)明人團隊組建的初創(chuàng)公司，也是以許可的形式實現(xiàn)的。為了鼓勵創(chuàng)業(yè)，高校對初創(chuàng)公司的許可條款相對寬松，尤其是在許可費方面，有如免去或僅收取很低的預(yù)付款、允許公司在發(fā)生銷售以后再支付許可費等優(yōu)惠。許可費可以以現(xiàn)金或是股權(quán)的方式支付。但是，在許可的條件上，高校對初創(chuàng)公司的要求相對嚴格，會為其設(shè)置一定的階段性目標，如果公司未能按預(yù)期發(fā)展，則專利使用權(quán)將被收回。

高校專利，尤其是單獨價值較低的專利，有時會許可給非生產(chǎn)機構(gòu)（Non Practicing Entity， NPE）。非生產(chǎn)機構(gòu)分為兩類，一類的目的是收集相關(guān)專利，再將專利群打包許可給生產(chǎn)機構(gòu)，以實現(xiàn)專利價值的最大化。另一類則俗稱專利流氓（Patent Troll），以低廉的價格大量收集專利，再去起訴生產(chǎn)機構(gòu)，以獲得經(jīng)濟利益。近些年隨著人們對專利流氓行為的了解以及專利法對NPE的限制，面向NPE的許可少了很多。一些曾經(jīng)的專利流氓也在尋求轉(zhuǎn)型，停止了以訴訟為目的的專利收購。

2.4 專利權(quán)之爭

自拜杜法案實施以來，美國高校之間、高校與企業(yè)之間、高校與研究人員之間發(fā)生過多起圍繞專利權(quán)的訴訟，這些訴訟的結(jié)果也在不斷地詮釋各方的權(quán)利，幫助高校完善專利運營操作。下面是三起近期比較著名的案例：

卡耐基梅隆大學(xué) vs Marvell

2016年2月，卡耐基梅隆大學(xué)（Carnegie Mellon University， CMU） 與Marvell公司達成庭外和解， Marvell公司支付CMU 7億5千萬美金，作為侵犯兩項CMU專利的賠償，結(jié)束了長達7年的拉鋸戰(zhàn)。這個案子也成為了歷史上計算機技術(shù)相關(guān)的賠償金額最高的案子。盡管高校專利權(quán)訴訟總體而言仍不多見，但自2010年以后，由于一些高影響力的案件，加上美國科研經(jīng)費的削減，越來越多的高校開始以訴訟的形式維護專利權(quán)。

加州大學(xué)伯克利分校 vs 博德研究院（Broad Institute）

2017年2月，美國專利與商標辦公室裁決博德研究院擁有CRISPR技術(shù)的專利權(quán)。這是一個被廣為關(guān)注的案例，筆者無需在此贅述細節(jié)。值得注意的是，博德研究院在裁決之前已經(jīng)將此專利許可給數(shù)十家企業(yè)，相信伯克利大學(xué)也是如此。此裁決意味著敗訴的一方將終止或修改許可協(xié)議，這也是為什么雙方愿意花費千萬美金在法庭上一決高下的原因。2017年7月，博德研究院、洛克菲勒大學(xué)、哈佛大學(xué)、MIT等22家CRISPR相關(guān)技術(shù)的專利所有人聯(lián)合宣布，將組成一個全球共享的專利許可平臺，最大程度地推進CRISPR技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用，尋求利益共贏。

John Fenn vs 耶魯大學(xué)

2005年2月，康涅狄格州聯(lián)邦法庭判決諾貝爾化學(xué)獎獲得者、前耶魯大學(xué)教授John Fenn敗訴，賠償耶魯大學(xué)54.5萬美金的專利使用費及罰金以及近50萬美金的訴訟費，至此結(jié)束了這位明星教授與耶魯大學(xué)長達10年之久的紛爭。Fenn教授在20世紀80年代末期由于不滿耶魯大學(xué)的專利政策，私下以個人名義為自己的一項發(fā)明注冊了專利，并將此專利授權(quán)給自己與他人合開的一家公司。十幾年來，這項專利產(chǎn)生了超過500萬美金的專利使用費，而耶魯大學(xué)一直蒙在鼓里，直到一家加州的公司對這項專利產(chǎn)生興趣聯(lián)系到耶魯大學(xué)。1996年，F(xiàn)enn教授把耶魯大學(xué)告上法庭，指控耶魯大學(xué)“偷取”他的個人發(fā)明。法庭最終裁決，F(xiàn)enn教授的行為是“欺詐（fraud）”與“偷竊（Civil Theft）”。這個案件發(fā)生在拜杜法案頒布的頭十年內(nèi)，現(xiàn)如今的美國，高校對專利的所有權(quán)以及發(fā)明人違規(guī)私自申請專利獲利的后果已經(jīng)被廣為了解和接受，這種現(xiàn)象也是少之又少了。

2.5 高校間的合作

能夠產(chǎn)生百萬美元經(jīng)濟效益的專利畢竟是少數(shù)。在高校擁有的所有有效專利中，約有80%并未轉(zhuǎn)化。如何能實現(xiàn)這部分專利的價值，是全球技術(shù)經(jīng)理人都在探索的問題。許多TTO把眼光投向了校外。在美國，高校之間在技術(shù)轉(zhuǎn)化上的合作十分常見，形式多樣，但并沒有非常成功的案例。有的合作重點在形成互補的專利庫，例如2005-2007年間由Larta Institute牽頭創(chuàng)辦的校際技術(shù)整合項目（Inter-University Technology Bundling Project， IUTBP）4；有的合作重點在轉(zhuǎn)化資源（資金、政策、組織結(jié)構(gòu)等）的共享，如美國國家科學(xué)基金支持的I-Corps項目；還有的重點在信息共享，將高校發(fā)明信息整合在一個平臺，方便需求方查詢，如Kauffman Innovation Network提供的iBridge網(wǎng)絡(luò)。此類平臺的關(guān)鍵是信息的質(zhì)量，只有平臺與高校內(nèi)部信息管理系統(tǒng)直接相連，實現(xiàn)信息實時的更新，才有意義。

2.6 高校與代理機構(gòu)的合作

由于高校TTO在資源、行政等方面的限制，美國圍繞高校及其他研究機構(gòu)衍生出許許多多獨立的技術(shù)轉(zhuǎn)移代理機構(gòu)。這些機構(gòu)都具有很強的地區(qū)性，有些主要與附近的某一個學(xué)校合作，相當于外包的TTO，如南達科塔州的South Dakota Innovation Partners；有些則與一個區(qū)域的高校和其他科研機構(gòu)合作，如休斯頓的Fennin Innovation Studio。圍繞政府的科研單位、國家實驗室的代理機構(gòu)就更多了。這些機構(gòu)有的承擔(dān)了一部分專利的申報和管理工作，更多的則是專攻轉(zhuǎn)化，利用高校與他們的長期合作關(guān)系，近水樓臺，獲得最新的技術(shù)信息和更加優(yōu)厚的許可條款，再利用他們作為獨立的營利機構(gòu)運作方式靈活的優(yōu)勢，向工業(yè)界推廣技術(shù)。這些代理機構(gòu)的存也在一定程度上緩解了高校的壓力。科研單位的制度越繁瑣僵化，代理機構(gòu)的作用也就越明顯，這一點在美國國家實驗室中體現(xiàn)的尤為突出。endprint

2.7 專利法的變化對高校的影響

最近一個十年，由于專利流氓的興起，美國對專利法和專利法的執(zhí)行進行了一系列的調(diào)整，限制了可申請專利保護的范圍，提升了在侵權(quán)案中專利被判定無效或保護范圍被縮減的可能性，在限制專利流氓訴訟、保護商業(yè)創(chuàng)新的同時，也大大削弱了真實的專利所有人的權(quán)利。而高校作為主要的專利所有人，也不幸成為了受害者，使得本來已經(jīng)步履維艱的技術(shù)轉(zhuǎn)移工作變得更加困難。

3. 對中國高校專利運營工作的思考

中國高校專利運營及技術(shù)轉(zhuǎn)移工作在與美國相似的框架下有其自身的特點。從學(xué)科上說，美國的專利保護和轉(zhuǎn)化的重點在生物醫(yī)藥領(lǐng)域，而中國則集中在工程技術(shù)方面；從組織結(jié)構(gòu)上說，美國高校的專利保護和轉(zhuǎn)化工作集中在技術(shù)轉(zhuǎn)移辦公室進行，而中國高校則分散在學(xué)校、院系、校辦企業(yè)中，甚至有的是教授自己進行。這樣的特點，使中國高校面臨著獨特的機遇和挑戰(zhàn)。

筆者自2014年起，對多家國內(nèi)高校進行了考察，認為國內(nèi)高校的優(yōu)勢主要在于以下方面：

●工業(yè)對口。中國在院系設(shè)置上，有很多專項高校是與主要工業(yè)對口的。即使這些高?，F(xiàn)在紛紛轉(zhuǎn)型為綜合性大學(xué)，他們?nèi)匀慌c相關(guān)工業(yè)有非常緊密的聯(lián)系，他們的研究很多是從實際問題出發(fā)，轉(zhuǎn)化難度較低。

●政府支持。與美國多處削減經(jīng)費相反，中國政府正在大力鼓勵高校創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化，從政策和經(jīng)費上都給予了有力的支持。

●區(qū)域合作。地區(qū)政府可以通過行政、稅收等多種手段有效地促進地區(qū)內(nèi)高校間及高校與企業(yè)的合作。

●方式靈活，思路開闊。中國高校已經(jīng)采取了很多很有創(chuàng)新性的手段，與國外多家機構(gòu)合作，在世界各地進行成果轉(zhuǎn)化工作。

●產(chǎn)業(yè)升級的壓力。中國大量的企業(yè)都在面臨產(chǎn)業(yè)升級的壓力，這種壓力構(gòu)成了對高校技術(shù)的巨大需求。

同時，國內(nèi)高校的成果轉(zhuǎn)化工作也面臨著專利質(zhì)量低、轉(zhuǎn)化人才缺乏、發(fā)明人及企業(yè)均對高校轉(zhuǎn)化機構(gòu)缺乏信任、工作流程不專業(yè)、國內(nèi)工業(yè)界對轉(zhuǎn)化的知識非常有限以及期望不合理等挑戰(zhàn)。

結(jié)合國內(nèi)高校的優(yōu)勢與挑戰(zhàn)，筆者認為可以從以下三點著手：

1.信息化統(tǒng)一管理。美國高校的技術(shù)轉(zhuǎn)移行業(yè)早已充分意識到了信息化統(tǒng)一管理對于有效的專利運營的重要性。斯坦福大學(xué)OTL主任Katherine Ku曾說過，信息管理系統(tǒng)是斯坦福技術(shù)轉(zhuǎn)移工作的大腦。在中國高校專利管理分散的情況下，信息的統(tǒng)一管理就顯得更為重要?，F(xiàn)代管理系統(tǒng)均為網(wǎng)絡(luò)界面，使得從事技術(shù)轉(zhuǎn)移各個環(huán)節(jié)的工作人員在任何地方都可以登錄到同一個數(shù)據(jù)庫，進行資源的統(tǒng)一管理和調(diào)度。

2.專業(yè)化人才的培養(yǎng)。中國高校的技術(shù)經(jīng)理人還認為自己只是高校龐大機構(gòu)中的普通辦公人員，因此提高業(yè)務(wù)能力的動力不強。技術(shù)經(jīng)理人行業(yè)，是一個對人才素質(zhì)要求極高的行業(yè)，從業(yè)人員不僅需要有很強的技術(shù)背景，還要對法律和商業(yè)都有一定的了解。美國的技術(shù)經(jīng)理人幾乎是全美國受教育水平最高的群體，同時具有博士、法學(xué)博士和MBA學(xué)歷的人比比皆是，很多人在高校、大型企業(yè)、初創(chuàng)公司和投資機構(gòu)之間流動。中國迫切地需要建立這樣一個職業(yè)群體，對他們進行專業(yè)化的培養(yǎng)，并建立此類人才的流動通道，同時在編制上給予一定的空間，例如允許他們投資他們負責(zé)的技術(shù)，來提高他們推動轉(zhuǎn)化的動力。

3.加強對國有資產(chǎn)的法律保護。許多高校反映，一些在高校產(chǎn)生的有商業(yè)價值的技術(shù)，被發(fā)明人以轉(zhuǎn)讓或是許可的方式私自轉(zhuǎn)化了。而高校出于種種原因很難維護自己的權(quán)利。從John Fenn與耶魯大學(xué)的訴訟案中可以看出，在美國拜杜法案頒布之初，這種現(xiàn)象也是存在的。在過去的三十余年里，一方面高校通過訴訟等手段加強了對專利權(quán)的保護，使教授們看到了竊取職務(wù)發(fā)明的過高成本；另一方面高校加強了對技術(shù)轉(zhuǎn)移辦公室的建設(shè)，使專利保護和技術(shù)轉(zhuǎn)移的流程變得更加簡單透明，技術(shù)轉(zhuǎn)移手段更加有效，取得了教授們和工業(yè)界的信任，最后形成了現(xiàn)在規(guī)范的管理。希望中國的高校與教授的博弈也能取得共贏的結(jié)果。

綜上所述，美國高校自拜杜法案以來大幅度增加了專利的申報數(shù)量， 逐漸形成了從發(fā)明披露、發(fā)明評估到專利維護、專利許可的完整規(guī)范的工作流程。然而，由于美國專利法的變化、高校專利與市場需求的差距等因素，高校在專利的運作上有著許多挑戰(zhàn)，也在持續(xù)地摸索更好的方法。中國高校的專利運營正面臨著蓬勃發(fā)展的大好時機，希望以后能致力于培養(yǎng)專業(yè)團隊，完善配套法規(guī)，加強法規(guī)的執(zhí)行，走出一條適合中國國情、比美國更加靈活有效的專利運營之路。endprint