中國企業(yè)如何應對美國專利訴訟地

文 《法人》特約撰稿 朱韶斌

中國企業(yè)如何應對美國專利訴訟地

文 《法人》特約撰稿 朱韶斌

TC Heartland一案將可能導致美國專利案件起訴地的急劇轉變，且較之過去而言，該案至少會使專利案件的訴訟地成為比以前更具爭議性的問題

中國企業(yè)在美國經(jīng)商、設廠，往往遇到競爭對手或“專利蟑螂”的專利阻擊，被迫在對方選擇的法院進行專利戰(zhàn)。戰(zhàn)爭伊始，中國企業(yè)就失去地利，處于劣勢，此后處處被動。

2017年5月22日，美國最高法院下發(fā)了備受期待的對 TC Heartland LLC訴 Kraft Foods Group Brands LLC一案的判決意見，顛覆了聯(lián)邦法院延續(xù)數(shù)十年的訴訟地實踐。自判決發(fā)布后四個月以來，聯(lián)邦法院及訴訟當事人已受到了明顯影響，在美國經(jīng)商、設廠的中國企業(yè)也不可避免地受到深遠影響。

美國最高法院的開創(chuàng)性判決

在TC Heartland一案判決前數(shù)十年，聯(lián)邦地區(qū)法院和聯(lián)邦巡回上訴法院統(tǒng)一適用《美國法典》第28編 1391條中關于訴訟地的規(guī)定，容許專利侵權案件可以在任何對被告具有屬人管轄權的法院提起。這意味著，在一般情況下，原告在哪里起訴美國國內公司專利侵權有廣泛的選擇。這就導致某些聯(lián)邦法院成為專利訴訟的“熱點”。近年來最繁忙的“熱點”當數(shù)美國得州東區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院，其處理的專利訴訟案件數(shù)量成倍地超過位居熱點第二的特拉華州聯(lián)邦地區(qū)法院。涉及中國企業(yè)的美國專利侵權案件，超過一半以上是在美國得州東區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院提起的。

在TC Heartland一案中，美國最高法院對以上長期以來的做法進行了撥亂反正。在該案中，法院澄清，專利侵權訴訟中的訴訟地完全受《美國法典》第28編1400條支配：“原告可以在被告居住地、或被告實施侵權行為地且在此地有常規(guī)的和確立的營業(yè)地，對任何專利侵權行為提起民事訴訟?！弊罡叻ㄔ赫J為，此專利訴訟地條款獨立于第1391條的一般訴訟地條款。因此，作為被告的美國國內公司只“居住”在該公司的注冊州，這與之前最高法院就第1400條（b）款的含義所做的解釋判決相一致。

TC Heartland一案將從根本上影響專利案件可以在什么地方提起。大量公司或其總部聚集的東西海岸地區(qū)的專利訴訟案件量可能會增加，而得州的數(shù)量可能會減少（但并不會完全消失）且可能面臨更多對訴訟地的挑戰(zhàn)。即便是外國公司（嚴格意義上未受到TC Heartland一案判決的影響），也可能更頻繁地尋求案件轉區(qū)。然而，如果美國國會就此問題立法，所有這些可能的專利訴訟地趨勢都可能被終結。

企業(yè)注冊地或總部所在地將有更多的專利訴訟

特拉華州作為超過65% 的財富500強公司和上市公司的注冊地以及許多中國企業(yè)美國分公司的注冊地，位于該州的聯(lián)邦地區(qū)法院在TC Heartland一案判決后有望看到專利訴訟案件的數(shù)量有所上升。事實上，在TC Heartland一案判決宣判后的不到4個月內，提交至特拉華州聯(lián)邦地區(qū)法院的專利訴訟案件量相較于該案判決前的4個月案件量已增加了一倍多。

特拉華州聯(lián)邦地區(qū)法院，長期以來作為專利訴訟案件的“熱點”，非常適于以上專利訴訟案件量的增加。特拉華州聯(lián)邦地區(qū)法院的法官深諳專利法，經(jīng)常處理大量的專利訴訟案件。此外，那些美國國內企業(yè)和中國企業(yè)美國分公司總部所在地的聯(lián)邦法院也將出現(xiàn)專利訴訟案件增加的情形。這些區(qū)域包括加州北區(qū)和中區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院、新澤西州聯(lián)邦地區(qū)法院、伊利諾伊州北區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院、馬薩諸塞州聯(lián)邦地區(qū)法院、以及紐約州南區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院。

中國企業(yè)在美國某地注冊分公司或設立總部，除了考慮當?shù)貎?yōu)惠稅收政策外，還需要考慮該地的司法環(huán)境。中國企業(yè)應該避免在對被告尤其外國公司有明顯不利傾向的法院（和陪審團）所在地注冊分公司或設立總部，避免在該地成為經(jīng)常被告而受損。

對“常規(guī)的和確立的營業(yè)地”的爭議增加

得州東區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院與特拉華州、加州及其他重要的司法管轄地相比，注冊地或總部在其管轄范圍內的公司相對較少。其專利訴訟案件的數(shù)量未來可能會顯著降低。事實上，在TC Heartland一案宣判后的不到四個月，得州東區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院專利訴訟案件的數(shù)量比該案判決前四個月下降了50%有余。

然而，得州東區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院的法官也許不會輕易讓案件從該地流失。為確定訴訟地問題，法院重新關注第1400條（b）款的“常規(guī)的和確立的營業(yè)地”，從而可能把專利案件訴訟地擴大，超出主營業(yè)地及公司注冊地。得州東區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院的Rodney Gisltrap法官在2017年6月底宣布了一項確定被告是否在該區(qū)擁有“常規(guī)的和確立的營業(yè)地”的四步檢測法：（1）被告在得州東區(qū)擁有物理存在，（2）被告對內、外宣稱其在該地區(qū)有業(yè)務存在，（3）被告從該地區(qū)其業(yè)務存在的收益，和（4）被告與該地區(qū)有針對性的互動。（參見Raytheon Company 訴 Cray， Inc，案號2-15-cv-01554，2017年6月29日裁決。此外，對于TC Heartland一案之前，被告沒有提出訴訟地異議的案件，該區(qū)法官認為被告已放棄案件轉區(qū)的權利。（參見Elbit Sys. Land and C4I Ltd.，et al.訴Hughes Network Sys.，LLC，案號2:15-cv-00037 ，2017年6月20日裁決；Oyster Optics，LLC訴 Coriant America Inc. et al，案號2-16-cv-01302，2017年9月22日裁決。這些裁決使得，盡管有TC Heartland一案，許多專利案件仍在得州東區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院進行。

有些法院也采取了類似于得克薩斯東區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院的做法，駁回了未在TC Heartland一案之前提出訴訟地異議的轉區(qū)動議。（參見Cobalt Boats LLC訴 Sea Ray Boats Inc. et al.，案號2:15-cv-00021，弗吉尼亞東區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院，2017年6月6日裁決。）

但是，另一些法院，例如特拉華州聯(lián)邦地區(qū)法院，根據(jù)雙方提供的事實或允許當事人開展訴訟地相關調查，以確定被告是否在該區(qū)擁有“常規(guī)的和確立的營業(yè)地”，并據(jù)此對被告轉區(qū)動議做出裁決，為訴訟地爭議的解決提出了指導意見。例如，在 Bristol-Myers Squibb Company et al訴 Mylan Pharmaceuticals, Inc., 案號1-17-cv-00379（2017年9月11日裁決）和Boston Scientific Corporation 訴 Cook Group Incorporated, 案號1-15-cv-00980 (2017年9月11日裁決)中，特拉華州聯(lián)邦地區(qū)法院首席法官Leonard P. Stark指出：（1）提起轉區(qū)動議的當事人負有舉證責任，證明該區(qū)不是其“常規(guī)的和確立的營業(yè)地”；（2）最高法院TC Heartland的判決代表了法律上的干預性變化，容許被告在TC Heartland判決后提起轉區(qū)請求；（3）雖然被告不需要在該區(qū)有正式的辦公室或商店等固定場所來滿足“常規(guī)的和確立的營業(yè)地”，但是一定的物理存在還是必須的，僅僅一些活動本身是不夠的；（4）訴訟地問題事實密集，可能需要調查取證（discovery）。在Boston Scientific一案中，法官認為被告的醫(yī)療器械銷售人員有時聯(lián)系特拉華州的醫(yī)生和醫(yī)院但并不住在該州，另外一個銷售人員雖然住在該州但并不負責該州的銷售且已經(jīng)辭職，因而被告在該區(qū)沒有“常規(guī)的和確立的營業(yè)地”。法官據(jù)此批準了被告的轉區(qū)動議。

但是，在Bristol-Myers一案中，雖然原告不能指出被告在該區(qū)足夠的物理存在，但是被告在該區(qū)經(jīng)常提起仿制藥申請、通過固定的銷售渠道向該區(qū)居民銷售其仿制藥的行為，讓法院不能很清楚地判斷被告在該區(qū)是否沒有“常規(guī)的和確立的營業(yè)地”。法官命令雙方通過加快調查取證來確定該區(qū)是否合適的訴訟地。

但也有的聯(lián)邦地區(qū)法院認為，被告雇用兼職現(xiàn)場技術人員為該地區(qū)的客戶提供經(jīng)常性的服務和在該州注冊做生意，建立了“常規(guī)的和確立的營業(yè)地”。（參見InVue Security Products Inc.訴 Mobile Tech，Inc.，案號3-15-cv-00610 ，南卡州西區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院 2017年8月21日裁決。）

面對各地區(qū)法院不太一致的做法，終于，在2017年9月21日，聯(lián)邦巡回上訴法院在對得州東區(qū)案件被告訓令請求案In re Cray， Inc.（案號2017-129）中，對地區(qū)法院判定專利侵權被告是否在訴訟地維持了“常規(guī)的和確立的營業(yè)地”做出了澄清。聯(lián)邦巡回上訴法院裁定Gisltrap法官適用了錯誤的法律標準，致使他駁回被告轉區(qū)動議的裁決是對自由裁量權的濫用，認為Gisltrap法官的四步檢測法沒有足夠契合1400條（b）款的法條語言。聯(lián)邦巡回上訴法院澄清，有三條普遍要求來顯示被告在一個地區(qū)法院管轄區(qū)有“常規(guī)的和確立的營業(yè)地”：（1）在該區(qū)必須有一個物理場所。訴訟地法規(guī)并不僅僅指“虛擬空間”或“從一個人到另一個人的電子通信”。雖然“場所”不一定是“在正式辦公室或商店的意義上固定的物理存在”， 但被告在該區(qū)必須有一個“物理上的、地理位置”。（2）營業(yè)場所必須是常規(guī)的和確立的。即，“常規(guī)的”業(yè)務運行穩(wěn)定、統(tǒng)一、有序、有條理，零星活動不會構成訴訟地。 “確立的”業(yè)務具有足夠的持久性。（3）營業(yè)地必須是“被告的場所”。該場所不能僅僅是被告雇員的地方，被告（而不是個體雇員）必須建立或批準該營業(yè)地。

在Cray案中，原告認為，雖然被告不在該區(qū)擁有、出租或租借辦公室或財產，但由于被告允許兩名雇員從該區(qū)各自的家里遠程工作，該區(qū)作為訴訟地是適當?shù)摹Ｈ欢?，?lián)邦巡回法院指出，被告沒有擁有、出租或租借雇員住所（家）的任何部分，沒有選擇雇員住所的位置，沒有在雇員家里存放庫存或舉辦產品演示活動，沒有要求雇員以在該區(qū)居住為雇用條件，也不認為員工家的位置對于所做的業(yè)務至關重要。因此，聯(lián)邦巡回法院的結論是，事實并不表明被告在得州東區(qū)有一個“經(jīng)常的和確立的營業(yè)地”。相反，“它們只是表明在該地區(qū)內存在被告的雇員為其雇主進行某些工作的物理位置”。

聯(lián)邦巡回法院裁決提示，如果想要降低在美國某地被訴專利侵權的風險，中國企業(yè)應該避免在該地建立常規(guī)的和確立的營業(yè)地。

外國企業(yè)給訴訟地問題帶來的潛在新挑戰(zhàn)

TC Heartland一案的最終影響可能不僅局限于美國國內企業(yè)。盡管美國最高法院明確指出TC Heartland一案中“居住地”的法律適用并未針對外國企業(yè)，可能給作為被告的外國企業(yè)如中國企業(yè)帶來類似的訴訟地挑戰(zhàn)的機會。根據(jù)《美國法典》第28編1391條的一般訴訟地條款，居住地位于美國境外的外國被告如中國企業(yè)在屬人管轄權適用的美國任何地方均可被訴。但是，如果在專利侵權案件中《美國法典》第28編1400條（而不是1391條）適用于外國被告，則起訴該外國被告的地點只能是侵權行為發(fā)生地且外國被告在此地有常規(guī)的和確立的營業(yè)地。據(jù)此，在專利侵權訴訟中，作為外國被告的中國企業(yè)可以提起基于TC Heartland一案的訴訟地挑戰(zhàn)。

分銷商和零售商會被拖入更多訴訟

在TC Heartland一案后，為了選擇對自己最有利的法院提起訴訟，專利權人可能會越來越多地把分銷商和零售商作為被告，拖入訴訟。因為，分銷商和零售商在美國許多地區(qū)都有常規(guī)的和確立的營業(yè)地，從而在任何這些地區(qū)都可以被訴。

對于美國制造商，專利權人往往只能在其注冊地或總部所在地提起專利侵權訴訟，而不能隨心所欲地選擇對自己最有利的法院提起訴訟。在許多訴訟中，專利權人已經(jīng)把作為制造商的中國企業(yè)與其美國分銷商和零售商一起作為被告，以期把訴訟保留在其選擇的最有利的法院。

即使制造商因為訴訟地的限制不在被告之列，制造商也會間接地被拖入專利權人選擇的戰(zhàn)場。因為，制造商往往與分銷商和零售商簽有侵權補償協(xié)議，有義務承擔分銷商和零售商的訴訟費用。中國企業(yè)可以考慮通過侵權補償協(xié)議，把此風險轉移給其供應商。

專利訴訟可能更昂貴

在TC Heartland一案前，專利權人經(jīng)常在一個法院就同一專利對許多被告同時提起訴訟；被控侵權者的幾個分公司同時被告，也在同一個案件中進行抗辯。但是，美國最高院對TC Heartland一案的判決，改變了這一切。

現(xiàn)在，就同一專利，專利權人需要在各個被告的注冊地或常規(guī)的和確立的營業(yè)地分別提起訴訟，被迫在各地另外聘用當?shù)芈蓭煛⒃诟鞣ㄔ哼f交的法律文書要符合當?shù)氐奶厥庖?、處理各地進程不同的訴訟，而大大增加維權成本，同時面臨不同法院間可能不一致的裁決。作為被控侵權者如中國企業(yè)，如果其在不同地區(qū)注冊或維持常規(guī)的和確立的營業(yè)地的多家分公司成為被告，則也要應對在不同法院的多起訴訟，面臨與專利權人類似的情形，大大增加其抗辯成本及案件結果的不一致性。

當事人對此的一個應對策略是請求“多區(qū)訴訟”（Multidistrict Litigation）審判委員會把各個案件轉入一個聯(lián)邦地區(qū)法院，來審理各案件面臨的共同事實和法律問題。如果某個案子在多區(qū)訴訟階段結束前，仍然沒有和解或撤訴，該案會被發(fā)回原法院，分別開庭審理。多區(qū)訴訟可能會為當事人節(jié)省訴訟費用，降低案件結果的不一致性。

簡而言之，TC Heartland一案將可能導致美國專利案件起訴地的急劇轉變，且較之過去而言，該案至少會使專利案件的訴訟地成為比以前更具爭議性的問題。中國企業(yè)可以據(jù)此對自己在美國注冊分公司、設立總部、建立常規(guī)的和確立的營業(yè)地及應對美國專利訴訟的策略進行相應調整，未雨綢繆，降低經(jīng)營和訴訟風險。

（作者系美國摩根路易斯律師事務所合伙人）