實用新型專利審查中依職權(quán)修改問題探析

摘 要：本文對現(xiàn)行中國專利法規(guī)進(jìn)行分析，探究目前實用新型審查中依職權(quán)修改問題，具體分析對于權(quán)利要求書的依職權(quán)修改，并提出合理化建議。

關(guān)鍵詞：專利法；權(quán)利要求書；依職權(quán)修改；修改范圍；合理化

專利權(quán)是一種民事權(quán)利，申請人對其專利申請文件有處置權(quán)，因此在一般情況下，國家知識產(chǎn)權(quán)局不能代替申請人對其專利申請文件進(jìn)行修改。而為了避免過于延長審查周期， 2001年修改的《專利法實施細(xì)則》時在第五十一條中增加了第四款：國務(wù)院專利行政部門可以自行修改專利申請文件中文字和符號的明顯錯誤。國務(wù)院專利行政部門自行修改的，應(yīng)當(dāng)通知申請人?！皩彶閱T依職權(quán)修改”屬于一種申請文件的修改方式，其他兩種方式為“申請人主動修改”及“針對通知書指出缺陷的修改”

根據(jù)《專利法》第五十九條的規(guī)定，權(quán)利要求書的作用在于確定發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠麢?quán)的保護(hù)范圍。權(quán)利要求書在后續(xù)對專利權(quán)的運用和保護(hù)中都起著重要作用。無論是對于申請人還是審查員來說，對權(quán)利要求書的修改必定十分慎重。本文將結(jié)合具體案例，對目前實用新型審查中依職權(quán)修改所遇到的問題提出合理化建議。

一、依職權(quán)修改的范圍

《專利審查指南》第二部分第八章第6.2.2節(jié)規(guī)定，在發(fā)出授予專利權(quán)的通知書前，允許審查員對準(zhǔn)備授權(quán)的文本依職權(quán)作出修改。其中，權(quán)利要求書方面包括：改正錯別字、錯誤的標(biāo)點符號、錯誤的附圖標(biāo)記、附圖標(biāo)記增加括號。但是可能引起保護(hù)范圍變化的修改，不屬于依職權(quán)修改的范圍。依職權(quán)修改一般應(yīng)當(dāng)符合如下要求：

（1）專利申請本身具有授權(quán)前景，是經(jīng)過審查員的依職權(quán)修改后即可授權(quán)的案件，對于不具有授權(quán)前景的案件無須進(jìn)行依職權(quán)修改；

（2）依職權(quán)修改僅限于文字和符號的明顯錯誤，修改不能對專利權(quán)的保護(hù)范圍產(chǎn)生實質(zhì)影響；

（3）對作出的修改應(yīng)當(dāng)及時通知申請人。

二、案例分析

《專利審查指南》中詳列了能夠依職權(quán)修改的項目，但僅是例舉，審查員在實際操作中依職權(quán)所做的修改會涉及所例舉案例之外的修改。對此，審查員的把握尺度不盡相同。下面按照具體問題類型探討是否能夠進(jìn)行依職權(quán)修改。

案例一：科技術(shù)語不一致。

對于權(quán)利要求中存在科技術(shù)語表述不一致，且兩種表述方式均正確的情形，由于修改方式不唯一，審查員通常會讓申請人進(jìn)行修改。但對于將不一致的科技術(shù)語統(tǒng)一修改為任何一種表述方式均不會導(dǎo)致權(quán)利要求保護(hù)范圍變化的情形，如再發(fā)通知書讓申請人修改會延長審查時間。借鑒歐洲專利局的規(guī)定，對于修改不具有唯一性的情形，如果能夠推（斷）定申請人不會反對，也就是修改后申請人并不會有疑義，則審查員可以進(jìn)行修改。

案例二：引用關(guān)系錯誤。

涉及到改變權(quán)利要求引用關(guān)系的，一般不可依職權(quán)修改，《專利審查指南》中也未有此類舉例。當(dāng)從屬權(quán)利要求引用關(guān)系錯誤，但修改方式唯一、確定時，審查員可以進(jìn)行依職權(quán)修改，如“2.根據(jù)權(quán)利要求2所述的……”中，由于權(quán)利要求2只可以引用權(quán)利要求1，可以依職權(quán)將修改為：“2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的……”。

案例三：語句重復(fù)。

權(quán)利要求書中遇到重復(fù)段落時，或是電子申請中，申請人誤將申請文件的說明書、摘要或其他部分內(nèi)容提交入權(quán)利要求書端口下，可以將重復(fù)或是多余的段落刪除。

案例四：主題名稱不一致

在權(quán)利要求的主題名稱中刪除某個限定詞，即可能造成缺少某項功能限定，使得權(quán)利要求不清楚、不完整，并擴(kuò)大了保護(hù)范圍，不屬于依職權(quán)修改范圍；或是增加了限定詞，也是不被允許的；對于改變的限定詞，要分析是否為可以明確界定的錯別字的情況，如果不是，一般不能進(jìn)行依職權(quán)修改。

三、建議

針對權(quán)利要求書審查中所遇到的應(yīng)依職權(quán)修改未依職權(quán)修改或進(jìn)行了不當(dāng)?shù)囊缆殭?quán)修改而使保護(hù)范圍發(fā)生變化或依職權(quán)修改但未告知申請人等問題，提出如下幾點建議：

1.補(bǔ)充案例

在《專利審查指南》中例舉更多、更具典型性和現(xiàn)今出現(xiàn)的雖修改方式不唯一但有確定修改結(jié)論的案例，讓審查員、申請人以及公眾明確哪些情形可以由審查員代為修改，哪些情形不應(yīng)由審查員“依職權(quán)修改”，從而盡量避免審查員的修改超出職權(quán)范圍。

2.增加渠道

為避免審查員所作的依職權(quán)修改不適當(dāng)，或者之后申請人對審查員所作的依職權(quán)修改有異議，審查員可以事先與申請人進(jìn)行溝通確認(rèn)，核實要更改的內(nèi)容。可以通過電話與申請人進(jìn)一步溝通來實現(xiàn)，并填寫相關(guān)記錄表，必要時也可選用電話錄音的方式。

3.明確救濟(jì)手段和期限

增設(shè)“申請人對其申請中審查員可能做出的修改的認(rèn)可、確認(rèn)過程”的審查程序，明確申請人有提出異議的權(quán)利?？梢栽O(shè)立一個期限，告知當(dāng)事人可以在指定期限內(nèi)對依職權(quán)修改的內(nèi)容提出異議，期限內(nèi)未提異議的，視為無異議。

4.拓展知識

依職權(quán)修改是所屬技術(shù)領(lǐng)域人員能夠通過本領(lǐng)域技術(shù)知識識別出的錯誤。審查員應(yīng)當(dāng)進(jìn)行相關(guān)知識的拓展，不僅要熟知本領(lǐng)域的技術(shù)知識，一些公共分類號的或者其他領(lǐng)域的知識也要有所了解，并掌握檢索的技巧和方法。提高自身的能力后，在依職權(quán)修改時將會更加準(zhǔn)確的找到問題點，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷摹?/p>

四、結(jié)語

《專利法實施細(xì)則》第五十一條第四款的設(shè)立，在能保證客觀、公正與準(zhǔn)確的前提下，將 “明顯錯誤”修改為 “唯一的正確的答案”，使案件經(jīng)過審查員合理修改走向授權(quán)，避免不必要的文件來往，有利于加快專利審查的審批程序。通過補(bǔ)充案例、拓展知識，明確依職權(quán)修改范圍，依法行使 “依職權(quán)修改”這一權(quán)利，避免依職權(quán)修改中可能存在的問題，使依職權(quán)修改向著范圍清晰化、操作規(guī)范化、流程合理化的方向發(fā)展。

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作者簡介：

劉佳佳（1989～），女，北京人，工作單位：國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心，職務(wù)：專利審查員，研究方向：實用新型專利審查。