就“捕魚達人”案看在先使用商標的保護

黃洵

近期，歷經(jīng)商標局核準注冊、商評委復(fù)審裁定、北京中院一審維持及北京高院二審撤銷，目前仍在最高院再審階段的“捕魚達人”商標異議復(fù)審行政糾紛案（以下簡稱“捕魚達人”案或“本案”）1引起我國知識產(chǎn)權(quán)界的廣泛熱議。爭議的焦點在于《商標法》第32條2后半句，即申請商標注冊“不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”的適用問題。

就上述條款的適用而言，除了所涉商標相同或近似且被用于相同或類似的商品或服務(wù)外，還需在案證據(jù)足以證明：1.他人商標已經(jīng)使用并有一定影響；2.申請注冊人存在以不正當手段搶先注冊的“惡意”。以下結(jié)合“捕魚達人”案的在案證據(jù)分述之。

“已經(jīng)使用并有一定影響”之認定

為了證明其所主張的在先使用，廣州市希力電子科技有限公司（以下簡稱“希力公司”）提交了《捕魚達人單機版使用說明書（2010）》、《捕魚達人銷售明細表》及對應(yīng)的增值稅銷售發(fā)票等證據(jù)。與之針鋒相對的是，上海波克城市網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司（以下簡稱“波克公司”）提交了（2014）安岳刑初字第224號、（2013）浙溫刑終字第100號等判決，以證明希力公司生產(chǎn)銷售的捕魚達人游戲機已被生效刑事判決認定為“賭博機”。為此，有必要厘清以下問題：

1.是普通游戲機，還是賭博機？

賭博機具有欺騙性強、迷惑性大、容易上癮等特點，具有極大的社會危害性，因此一向是司法機關(guān)嚴厲打擊、鏟除賭患的重點。與僅具有游戲性質(zhì)的普通游戲機不同，賭博機還具有賭博功能，這也是二者間的本質(zhì)區(qū)別所在。至于賭博功能的界定，從有關(guān)部門發(fā)布的相關(guān)規(guī)范性文件來看，3 多以其具有押分、退分、退幣、退鋼珠等功能進行認定，也有部分地方規(guī)定要求具有“可以在游戲中選定賠率等以小博大”的情形。

正如2015年9月16日發(fā)布的《文化部、公安部關(guān)于進一步加強游戲游藝場所監(jiān)管促進行業(yè)健康發(fā)展的通知》（文市發(fā)〔2015〕16號）第三條的規(guī)定，4 需將普通游戲機上的“專用的游戲代幣、彩票及游戲過程中用于繼續(xù)游戲的累計積分”與賭博機上具有賭博性質(zhì)的“退分退幣功能”進行區(qū)分：前者所說的“專用的游戲代幣、彩票、積分”是開始游戲的貨幣道具，而后者所說的“退分退幣功能”是賭博機的核心功能，兩者不能混為一談：前者所說的專用游戲代幣是指玩家所購買的游戲代幣，并通過投入代幣啟動游戲，代幣只能消耗減少（不可能增加），玩家通過游戲獲得彩票兌換小玩偶；而后者的“退分退幣功能”，則指玩家投入游戲代幣，能通過游戲贏取更多游戲代幣，經(jīng)由“退分退幣功能”返還給用戶游戲代幣，結(jié)合以小博大等設(shè)置激發(fā)玩家期望贏取更多的游戲代幣，使其深陷其中。兩者的核心區(qū)別就在于：前者是消耗品，貨幣道具不可逆；后者的“退分退幣功能”卻能夠激發(fā)玩家通過以小博大的心理，贏取更多的貨幣道具，該功能實際上是游戲代幣、積分轉(zhuǎn)變?yōu)橘€資的重要途徑。

回到“捕魚達人”案，希力公司雖然極力主張其所生產(chǎn)、銷售的“捕魚達人”游戲機是市場上合法流通的產(chǎn)品，不存在非法的問題，但從其自身向法院所提交的證據(jù)來看，不論是《捕魚達人單機版使用說明書（2010）》，還是相關(guān)印刷品上的產(chǎn)品廣告宣傳，均明確載明：游戲機“可選擇退幣或退彩票模式，并且可以設(shè)定是直接退幣（彩票）或通過按鍵退幣（彩票）”，具有“以小博大”“可退幣”等特點?？梢姡Ａ舅鲝堅谙仁褂迷A爭標識的游戲機，完全符合我國法律規(guī)定的具有“退分退幣功能”及“以小博大”賭博功能的賭博機認定條件使得其直接與普通游戲機相區(qū)分。

2.是非法產(chǎn)品，還是被用于非法用途？

希力公司還主張：“捕魚達人”游戲機即使存在退幣退彩票的功能，也僅與經(jīng)營者的行為相關(guān)聯(lián)，并不是產(chǎn)品本身有問題。對此，有文章認為：“不能只因為某一商品可能被用于從事非法行為，就認定該商品屬于非法商品，并以此對商品的生產(chǎn)者或銷售者進行制裁。例如菜刀可能被用于謀殺等犯罪行為，但并不能因此認定菜刀為非法商品?！惫P者對此觀點并無異議，但值得注意的是，據(jù)本案中希力公司所提供的在相關(guān)印刷品上的產(chǎn)品廣告宣傳顯示，希力公司在銷售所涉游戲機時，是明確其“以小博大”“可退幣退彩票”等功能作為賣點進行營銷的。換言之，希力公司對于游戲機購買者將利用“退幣退彩票”等為我國法律明令禁止的賭博功能進行經(jīng)營，不僅是可預(yù)見的，而且是放任甚至鼓動的。這就好比：一把以“我是殺人分尸利器”為賣點的菜刀，是沒有資格以“我只是一把菜刀”為理由“扮無辜”的。

3.是否“有一定影響”？

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第18條第二款的解釋：“在中國境內(nèi)實際使用并為一定范圍的相關(guān)公眾所知曉的商標，即應(yīng)認定屬于已經(jīng)使用并有一定影響的商標。有證據(jù)證明在先商標有一定的持續(xù)使用時間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳等的，可以認定其有一定影響。”可見，主張在先使用的商標只有在“一定范圍的相關(guān)公眾”中產(chǎn)生區(qū)別商品或服務(wù)來源的作用時，才可能在此范圍內(nèi)產(chǎn)生阻卻他人惡意搶注的效力。

“捕魚達人”案中，一方面，正如北京高院二審判決所認定的：希力公司所提交的相關(guān)銷售數(shù)據(jù)及宣傳報道等證據(jù)尚不足以證明其就“捕魚達人”商標在中國大陸地區(qū)進行使用并具有一定影響；另一方面，也是更重要的是：希力公司主張在先使用訟爭商標的游戲機，具有賭博功能，屬于非法商品，與波克公司旗下為法律所允許進入市場的合法商品相比，二者所面對的消費群體存在較大差異。僅憑非法商品或服務(wù)在其消費群體中所形成的影響，遠不能阻卻合法商品或服務(wù)經(jīng)實際使用或依法注冊而取得的商標專用權(quán)。這就好比：一家“地下錢莊”和一家同名銀行，哪怕前者較之后者，更早成立，且擁有更“良好的信譽”和更“穩(wěn)定的客戶群”，也不可能據(jù)此阻卻后者以其名義申請相關(guān)金融牌照。

綜上，若未注冊商標被用于為效力性強制性規(guī)定所禁止的產(chǎn)品上，該產(chǎn)品并不構(gòu)成商標法意義上的“商品”，該使用行為既不構(gòu)成《商標法》第32條規(guī)定的“已經(jīng)使用”，也不可能產(chǎn)生該條所規(guī)定的“一定影響”，因此也就不可能產(chǎn)生對抗更強法律效力的注冊商標的可能性。

“以不正當手段搶先注冊”之認定

“以不正當手段搶先注冊”是指搶先注冊行為的主觀意圖、市場行為及后果具有不正當性，其認定的關(guān)鍵在于申請人在申請注冊時具有“惡意”，即在明知或應(yīng)知某一商標已為他人在先使用并已產(chǎn)生一定影響的情況下仍予以搶注。至于是否“明知或應(yīng)知”，實踐中還需結(jié)合在先使用商標是否具有較高知名度，訟爭商標與具有獨創(chuàng)性的在先商標是否高度近似而又無合理的解釋，使用中是否存在對在先使用商標的刻意攀附摹仿，訟爭商標申請人與在先使用人所處地理位置、銷售區(qū)域或廣告宣傳覆蓋范圍遠近，雙方有無經(jīng)貿(mào)往來、人員內(nèi)部往來或其他糾紛，訟爭商標注冊后是否存在誤導宣傳、脅迫交易、索要高額轉(zhuǎn)讓費等不正當行為等進行判定。

本案中，波克公司系于2011年3月申請注冊訟爭商標，該公司及其關(guān)聯(lián)公司早在2009年8月即在其旗下波克城市平臺推出捕魚達人《航海大冒險》游戲。而桂林力港網(wǎng)絡(luò)科技有限公司推出PC版《捕魚達人》的時間是2010年10月，且該公司直到2012年9月才成為希力公司子公司。在多家企業(yè)幾乎同時于2010年前后開發(fā)、宣傳并推廣捕魚達人游戲的情況下，相關(guān)公眾并未將涉案商標與某一特定主體進行關(guān)聯(lián)，波克公司就被異議商標提出注冊申請，并不具有搶先注冊他人在先使用并有一定影響的商標的主觀故意，被異議商標的申請注冊不屬于以不正當手段搶注他人商標的行為。

結(jié)語

我國采用的是商標注冊制度，遵循的是“申請在先、注冊確權(quán)”的原則。《商標法》第32條是對商標注冊制度的有效補充，其本旨在于維護誠實信用原則，對已經(jīng)使用并有一定影響商標予以保護，以制止惡意搶注的行為。但是，作為商標注冊制度下對未注冊商標進行保護的特例，其對未注冊商標提供的保護是有限度的，即只有在完全符合《商標法》第32條適用條件的前提下，才能產(chǎn)生對抗注冊商標的排他權(quán)益。

“捕魚達人”案中，希力公司據(jù)以主張“在先使用”的商標系用于具有賭博功能的游戲機上，該產(chǎn)品并不構(gòu)成商標法上的“商品”，該商標的使用也不構(gòu)成“在先使用”，同時希力公司所提交的證據(jù)也不足以證明其對于訟爭商標的使用具有“一定影響”及波克公司存在搶注商標的“惡意”，故本案并不適用《商標法》第32條，（2015）高行（知）終字第2075號判決撤銷該案一審判決及商評字[2014]第058749號裁定，并無不當。