侵權(quán)索賠不再漫天要價ｅＢａｙ讓“專利怪物”貪相畢露

朱　屏

從VCD、數(shù)碼相機(jī)、導(dǎo)航設(shè)備、手機(jī)、MP3、電子鐘到DVD、彩電、軟件等，專利已經(jīng)成為中國IT企業(yè)頭上的陰影。在美國，eBay打破美國專利判決標(biāo)準(zhǔn)的案例讓我們看到一些他山之石

對于谷歌、雅虎、美國在線等IT巨頭來說，它們同樣面臨著共同的困擾，那就是專利怪物。

2008年年初，一個名為謝爾登·古德貝格的人宣稱自己擁有網(wǎng)絡(luò)紙牌游戲的專利所有權(quán)，然后向包括谷歌在內(nèi)的16家提供此類游戲的公司提出了巨額的索賠要求。

古德貝格的主張在美國國內(nèi)引起了軒然大波。如果公司方敗訴，他們不但要賠付巨額資金，更可能面臨著禁止提供網(wǎng)絡(luò)紙牌游戲的處罰。這并不是孤立事件，近年來，美國的專利訴訟越來越頻繁，惠普、SUN、黑莓等眾多IT巨頭紛紛落馬。而隨著中國企業(yè)在海外的發(fā)展和壯大，這些專利怪物也漸漸將眼光投向中國IT企業(yè)。

不過，經(jīng)過2007年eBay專利案的判決，谷歌、雅虎、美國在線等相對放心，利用四要素測試法，至少不用擔(dān)心專利被禁用。

專利怪物

專利怪物也叫“專利釣餌”或者“專利投機(jī)者”，它們是通常從破產(chǎn)公司或者個人發(fā)明者那里購買專利，而其本身并不制造專利產(chǎn)品或者提供專利服務(wù)，然后依靠專利訴訟賺取巨額利潤的專業(yè)公司或團(tuán)體。

專利怪物往往躲在暗處，蟄伏數(shù)年，等到使用它們專利的產(chǎn)品占有一定份額的市場之時，突然蹦出來，將生產(chǎn)和銷售這些專利產(chǎn)品的公司一股腦兒告上法庭，要求支付許可費(fèi)。

既然叫做專利怪物，當(dāng)然是十分可怕的。專利怪物們所享有的專利所有權(quán)都是正當(dāng)合理的，索賠的時候理直氣壯。反觀IT企業(yè)，它們都是長期實(shí)業(yè)經(jīng)營，所以一旦遇到專利怪物的騷擾，往往很頭疼。因?yàn)閷＠V訟案件的不確定性，哪怕公司實(shí)力再強(qiáng)，也沒有完全獲勝的把握，尤其是一旦判定為專利侵權(quán)，就有可能被處以永久禁令，其涉訴產(chǎn)品將被永遠(yuǎn)地逐出美國市場，這對企業(yè)來說簡直就是滅頂之災(zāi)。因此，這些被告的IT企業(yè)往往愿意花大價錢與專利怪物談和解，這反過來又刺激了更多的專利怪物產(chǎn)生。如此往復(fù)，惡性循環(huán)。在2007年之前，此類案子通常是以侵權(quán)方支付大量賠償金而告終結(jié)。

1982年6月22日申請，1983年5月31日授權(quán)的第4386272號美國專利，保護(hù)一種通過生成不同大小的光點(diǎn)產(chǎn)生圖像的裝置與方法，它僅有7個權(quán)利要求。1995年，權(quán)利人PitneyBowes開始用前3個權(quán)利要求控告惠普公司侵權(quán)。2001年6月4日，在法院開庭的當(dāng)天，雙方取得和解：惠普公司不承認(rèn)侵權(quán)，但是得向原告支付4億美元。

最著名的是加拿大RIM公司和位于美國加州的專利公司NTP之間長達(dá)六年的訴訟戰(zhàn)。2001年11月，NTP在伊利諾依州的一個發(fā)明家小組聲稱，RIM公司的黑莓服務(wù)違反了自己的八項專利權(quán)，其中涉及電子郵件系統(tǒng)中無線通訊使用的無線電頻率等，并將RIM告上法庭。2006年，雙方最終達(dá)成和解，雖然黑莓在美國的服務(wù)免遭關(guān)閉的噩運(yùn)，但為此付出了6.125億美元的沉痛代價。

一個專利往往會把企業(yè)掙了十幾年的錢都搶回去，但對于IT企業(yè)來說，產(chǎn)品往往涉及上千甚至更多的專利技術(shù)，難以顧及。豐厚的利潤以及屢試不爽的招數(shù)使得越來越多的企業(yè)被專利怪物盯上，給企業(yè)經(jīng)營造成巨大麻煩。據(jù)統(tǒng)計，在eBay案之前，在美國認(rèn)定專利侵權(quán)的案件，有95%的被訴企業(yè)被頒布永久禁令，不得再使用該技術(shù)；而自那之后，這一比例下降到了74%。

eBay案改變專利糾紛規(guī)則

作為著名的在線拍賣交易網(wǎng)站，eBay可供私人將其出售之物品陳列在網(wǎng)上，采取拍賣(auction)或者以定價方式進(jìn)行交易，而MercExchange有限公司則是持有多項商業(yè)方法專利的專利公司。2001年，MercExchange指控eBay和其全資子公司Half.com在執(zhí)行“現(xiàn)在購買”權(quán)時，故意侵犯了自己的兩項專利。

針對這一點(diǎn)，eBay沒有在專利所屬權(quán)上作爭議，而對MercExchange的起訴目的和侵權(quán)對MercExchange造成的利益損失提出異議。eBay表示，MercExchange一直沒有使用其專利，它申請專利的目的就是為了起訴其他企業(yè)，eBay的侵權(quán)也沒有造成對方經(jīng)營損失。

2003年，地方法院認(rèn)為專利有效以及侵權(quán)成立，eBay被判賠付3500萬美元，但在綜合考慮了全案以及其他因素之后，拒絕向eBay發(fā)布永久性禁令。

其后，MercExchange和eBay均向美國聯(lián)邦巡回上訴法院(以下簡稱CAFC)提出上訴。CAFC的法官提出了一個特別適用于專利侵權(quán)糾紛的一般性原則——一旦專利侵權(quán)和專利有效性被確定后，就應(yīng)該發(fā)出永久禁令。

針對CAFC所作出的不利判決，eBay請求美國最高法院發(fā)出調(diào)卷令受理此案。2007年，美國最高法院在聽取雙方意見并考慮具體事實(shí)后，作出最后裁決為專利侵權(quán)成立與否不直接導(dǎo)致永久性禁令的發(fā)布，而是要依據(jù)四要素測試的衡平原則來決定，包括：（1）原告已經(jīng)遭受不可挽回的損害；（2）法律上的救濟(jì)方式（例如：金錢損害賠償）無法適當(dāng)?shù)匮a(bǔ)償此損害；（3）在考慮原被告雙方的利弊得失比較下，此項衡平法的救濟(jì)方式是有正當(dāng)理由的；（4）公共利益不會因禁令的發(fā)布而遭到損害。

綜合裁量以上四要素，美國最高法院在判決書上寫道：“沒有必要阻止eBay網(wǎng)站使用這項技術(shù)，eBay只不過是侵犯了專利權(quán)而已?！?/p>

此判決一下，公眾嘩然。一邊，專利怪物們大嘆不公，說法院只保護(hù)大企業(yè)；另一邊，eBay們都在為判決欣喜若狂，它們認(rèn)為這一判決是對專利怪物騷擾取得的階段性勝利。專利怪物會走向何方？我們不妨從他們的角度審視一下上面的四要素測試法。

（1）專利怪物不能證明他們的損失是不可挽回的。他們不進(jìn)行實(shí)體生產(chǎn)，不會產(chǎn)生因侵犯專利帶來的預(yù)期利益的損失。

（2）金錢賠償足以彌補(bǔ)損失。同樣由于專利怪物僅僅手握專利，并不直接生產(chǎn)或授權(quán)生產(chǎn)，因此也不會有如商業(yè)信用等金錢不能補(bǔ)償?shù)膿p害。

（3）從平衡的角度來說，專利怪物更是理虧。古羅馬有句法諺：法律不保護(hù)躺在權(quán)利上睡覺的人。對專利權(quán)的保護(hù)旨在為獎勵發(fā)明創(chuàng)造者，促進(jìn)社會進(jìn)步，而專利怪物僅僅是權(quán)利的享有者，但并不能讓社會變得更好。

（4）鑒于專利侵權(quán)人往往是市場上的成功者，發(fā)布禁令無疑會對消費(fèi)者造成嚴(yán)重傷害，影響公共利益。

從美國最高法院和CAFC的諸多判決來看，eBay案的終審判決很好地反映了美國專利法近十幾年來的顯著變化。目前，美國正通過采取包括提高專利授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)、改進(jìn)法院對專利案件的審理標(biāo)準(zhǔn)等各種手段來解決美國專利制度中存在的專利權(quán)過多、過濫問題，以便更好地平衡專利權(quán)人和公眾利益。

下一個可能是中國企業(yè)

雖然專利怪物在eBay身上獲取的利益沒有預(yù)想中那么多，但是相對于付出，他們的收益還是十分的豐厚。并且作為美國法律，更多地保護(hù)美國企業(yè)，因此，專利怪物們有可能把眼光看到了非美國企業(yè)身上。近年來，中國IT企業(yè)發(fā)展迅速，在國際上攻城略地，已經(jīng)引起了專利怪物的注意。

面對專利怪物的纏訟、濫訟，企業(yè)可以采用的武器也是多種多樣。在專利怪物找上門之前就有許多“未雨綢繆”的功課可以做：

第一步，做好專利檢索。即產(chǎn)品上市之前對為避免可能的專利侵權(quán)而做的檢索。由于專利怪物的隱蔽性，所需做的檢索范圍很廣，它不僅包括在相同產(chǎn)業(yè)內(nèi)，對競爭對手的相關(guān)專利進(jìn)行檢索，還要根據(jù)專利權(quán)利要求做一個更大范圍的檢索。

第二步，專利監(jiān)視。專利監(jiān)視是雇用專業(yè)律師和市場分析人員通過跟蹤洞察可能發(fā)生的侵權(quán)行為，具有長期性。

第三步，回避設(shè)計。如果基于之前的工作而發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在侵權(quán)的可能，則需進(jìn)行回避設(shè)計。這是通過對可能侵權(quán)的權(quán)利要求進(jìn)行重新設(shè)計而規(guī)避風(fēng)險的一種方法。

無論是專利檢索還是監(jiān)視，都非常耗費(fèi)財力，單憑企業(yè)一己之力往往不堪重負(fù)，因此在行業(yè)內(nèi)部，多家企業(yè)結(jié)成技術(shù)聯(lián)盟來共同完成上述活動則顯得更為切實(shí)可行。在專利檢索中，如果發(fā)現(xiàn)有某些小型公司或者個人握有的專利可能對你的產(chǎn)品的專利權(quán)構(gòu)成威脅，聯(lián)盟可以把這些專利買下來。

當(dāng)然，專利怪物有時候的確是防不勝防。如果收到了專利怪物給你寄來的律師函聲稱，“如果不支付巨額的專利許可費(fèi)，就要將你告上法庭”，此時又該如何是好呢？

從美國企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)來看，有兩種有效的對抗“武器”：第一，申請“宣告性判決”。你要起訴我專利侵權(quán)，我就先告你專利無效，在專利怪物發(fā)起訴訟之前先將它告上法庭；第二，還可以向美國專利局申請專利復(fù)審。復(fù)審受理以后，可能會引起法院審理的中止，但也可能兩者并行不悖。通過這兩招可以化被動為主動，從而爭取有利的訴訟地位。

在這期間，即使專利怪物先提起訴訟，也不用慌張，大膽應(yīng)訴。eBay案給廣大企業(yè)帶來的福音是：專利怪物很難拿到永久禁令，他們勒索錢財?shù)哪芰σ呀?jīng)大大削弱。既然如此，與其一開始就花大價錢俯首認(rèn)輸，不如勇敢一戰(zhàn)！對專利怪物施以強(qiáng)硬態(tài)度，能使被告企業(yè)在開始談和解的時候有很好的立場，有利于以一個較低的價碼獲得圓滿結(jié)果，盡快解決糾紛。

另外，不管是大公司還是小公司，它們都有可能成為專利怪物的襲擊對象，但是最先被訴的往往都是行業(yè)中的巨頭——怪物們當(dāng)然知道誰的“油水”最多啦！如果中國企業(yè)發(fā)現(xiàn)那些行業(yè)巨頭被訴在前，不妨參考一下它們的應(yīng)對策略，也許你可以“拷貝”它們的成果，達(dá)到事半功倍的效應(yīng)！

作者簡介：朱屏，南加利福尼亞大學(xué)法學(xué)博士，國際商標(biāo)協(xié)會、國際知識產(chǎn)權(quán)顧問項目、上海美國商會及美國知識產(chǎn)權(quán)法協(xié)會成員