專利主題名稱是否構(gòu)成權(quán)利要求的保護(hù)范圍

趙臻淞

專利主題名稱是否構(gòu)成權(quán)利要求的保護(hù)范圍

趙臻淞*

在專利申請(qǐng)文件撰寫過程中，專利主題名稱往往會(huì)比較隨意地確定，或者出于宣傳或推廣的目的，專利主題名稱中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)修飾詞匯；然而專利的主題名稱是否構(gòu)成權(quán)利要求的保護(hù)范圍？在侵權(quán)訴訟中是否需要對(duì)主題名稱進(jìn)行技術(shù)特征相同或者等同的比對(duì)？在實(shí)踐中通常會(huì)存在不同的觀點(diǎn)。本文通過對(duì)理論與司法實(shí)踐中判例的分析，展示不同觀點(diǎn)，揭示出主題名稱存在的風(fēng)險(xiǎn)。本文嘗試提出一套輔助對(duì)主題名稱進(jìn)行保護(hù)范圍判斷的實(shí)用規(guī)則，并對(duì)專利申請(qǐng)人提出專利主題名稱起名的建議。

發(fā)明名稱 主題名稱 專利 保護(hù)范圍 侵權(quán)判定

一、引 言

專利申請(qǐng)時(shí)，發(fā)明人出于特定的目的，如為了宣傳或推廣，往往會(huì)在發(fā)明名稱中加入一些對(duì)專利效果或者功能的限定，例如經(jīng)過Soopat專利庫檢索，截至2017年9月19日，發(fā)明名稱為“低成本……”的專利有5 362件，“萬能……”的專利有5 496件，這部分添加限定詞的發(fā)明名稱也會(huì)以主題名稱的形式直接出現(xiàn)在權(quán)利要求首部，在文字結(jié)構(gòu)上屬于權(quán)利要求的一部分。但是在專利授權(quán)、無效宣告程序以及侵權(quán)訴訟中，主題名稱是否構(gòu)成權(quán)利要求的保護(hù)范圍？在理論與實(shí)踐中存在爭(zhēng)議。

二、發(fā)明名稱與主題名稱

專利的發(fā)明名稱通常指出現(xiàn)在專利請(qǐng)求書表格與說明書第一頁第一行的專利名稱，《專利審查指南》（2010版）第一部分第一章4.1.1節(jié)規(guī)定：請(qǐng)求書中的發(fā)明名稱和說明書中的發(fā)明名稱應(yīng)當(dāng)一致。發(fā)明名稱應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)短、準(zhǔn)確地表明發(fā)明專利申請(qǐng)要求保護(hù)的主題和類型。發(fā)明名稱中不得含有非技術(shù)詞語，例如人名、單位名稱、商標(biāo)、代號(hào)、型號(hào)等；也不得含有含糊的詞語，例如“及其他”“及其類似物”等；也不得僅使用籠統(tǒng)的詞語，致使未給出任何發(fā)明信息，例如僅用“方法”“裝置”“組合物”“化合物”等詞作為發(fā)明名稱。

專利的主題名稱出現(xiàn)在獨(dú)立權(quán)利要求的前序部分，以及從屬權(quán)利要求的引用部分，《專利審查指南》（2010版）在第二部分第二章第3.2.2節(jié)中對(duì)主題名稱的“清楚性”進(jìn)行了規(guī)定：權(quán)利要求的主題名稱應(yīng)當(dāng)能夠清楚地表明該權(quán)利要求的類型是產(chǎn)品權(quán)利要求還是方法權(quán)利要求。不允許采用模糊不清的主題名稱，例如，“一種……技術(shù)”，或者在一項(xiàng)權(quán)利要求的主題名稱中既包含有產(chǎn)品又包含有方法，例如，“一種……產(chǎn)品及其制造方法”。另一方面，權(quán)利要求的主題名稱還應(yīng)當(dāng)與權(quán)利要求的技術(shù)內(nèi)容相適應(yīng)。

根據(jù)以上規(guī)定可以看出，專利的發(fā)明名稱與主題名稱并不是同一概念，兩者存在差別同時(shí)又緊密聯(lián)系，一件專利的發(fā)明名稱可以是“一種……產(chǎn)品及其制造方法”，但是出現(xiàn)在權(quán)利要求中只能分列為“一種……產(chǎn)品”和“一種……產(chǎn)品的制造方法”兩個(gè)主題名稱。在單項(xiàng)主題的情況下，發(fā)明名稱與主題名稱一般是相同的。

因?yàn)樵跈?quán)利要求中直接出現(xiàn)的是主題名稱，本文著重討論主題名稱，但由于發(fā)明名稱與主題名稱通常一致，故以下論述中統(tǒng)稱為主題名稱（引用決定書、判決書原文或特殊注明處除外）。

三、理論觀點(diǎn)

主題名稱是否應(yīng)屬于專利的保護(hù)范圍？實(shí)踐中存在不同的觀點(diǎn)。支持方認(rèn)為：專利的主題名稱寫在權(quán)利要求的首部，形式上屬于獨(dú)立權(quán)利要求的前序部分，而獨(dú)立權(quán)利要求中的每個(gè)字、每個(gè)標(biāo)點(diǎn)符號(hào)都需要在確認(rèn)專利保護(hù)范圍時(shí)考慮，因此構(gòu)成專利的保護(hù)范圍。且依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕21號(hào)）第7條：人民法院判定被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否落入專利權(quán)的保護(hù)范圍，應(yīng)當(dāng)審查權(quán)利人主張的權(quán)利要求所記載的全部技術(shù)特征。2016年4月1日起施行的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》（法釋〔2016〕1號(hào)）第5條：在人民法院確定專利權(quán)的保護(hù)范圍時(shí)，獨(dú)立權(quán)利要求的前序部分、特征部分以及從屬權(quán)利要求的引用部分、限定部分記載的技術(shù)特征均有限定作用。根據(jù)上述司法解釋條文，既然主題名稱出現(xiàn)在權(quán)利要求的前序部分，故當(dāng)然屬于專利的保護(hù)范圍，應(yīng)予考慮。故有觀點(diǎn)認(rèn)為：根據(jù)“全面覆蓋原則”，在專利侵權(quán)訴訟中確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍時(shí)，對(duì)于獨(dú)立權(quán)利要求的主題名稱必然作為必要技術(shù)特征予以考慮；對(duì)于從屬權(quán)利要求，其引用在先的權(quán)利要求，也必然將在先權(quán)利要求的主題名稱作為必要技術(shù)特征。①孫明飛 ．主題名稱對(duì)權(quán)利要求保護(hù)范圍具有限定作用［EB/OL］． (2014-10-01)[2017-09-19]． http://www．kwm．com/zh/cn/knowledge/insights/the-subject-matter-title-of-a-claim-determines-the-scope-of-the-claim-20141001．專利權(quán)的保護(hù)范圍，是專利權(quán)的權(quán)利邊界，其影響著專利權(quán)人與社會(huì)公眾之間的利益平衡?？紤]主題名稱對(duì)專利權(quán)保護(hù)范圍的影響，體現(xiàn)了對(duì)權(quán)利要求書所記載的全部技術(shù)特征全面、充分的尊重，使得社會(huì)公眾能夠預(yù)見專利權(quán)的權(quán)利邊界，保障了法律權(quán)利的確定性。

反對(duì)方則認(rèn)為專利的主題名稱不屬于專利的保護(hù)范圍。《專利法》第59條第1款規(guī)定：發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)?！秾＠▽?shí)施細(xì)則》第21條第1款規(guī)定：發(fā)明或者實(shí)用新型的獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)包括前序部分和特征部分，按照下列規(guī)定撰寫：（一）前序部分：寫明要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型技術(shù)方案的主題名稱和發(fā)明或者實(shí)用新型主題與最接近的現(xiàn)有技術(shù)共有的必要技術(shù)特征；（二）特征部分：使用“其特征是……”或者類似的用語，寫明發(fā)明或者實(shí)用新型區(qū)別于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征。這些特征和前序部分寫明的特征合在一起，限定發(fā)明或者實(shí)用新型要求保護(hù)的范圍。從上述法條可以看出，《專利法實(shí)施細(xì)則》規(guī)定專利保護(hù)范圍的限定應(yīng)是技術(shù)特征，該技術(shù)特征由前序部分的共有必要技術(shù)特征加上特征部分的區(qū)別必要技術(shù)特征組成，《專利法實(shí)施細(xì)則》中明確將前序中的主題名稱與共有技術(shù)特征相并列，由此可以看出兩者各自獨(dú)立而并不存在隸屬關(guān)系，故主題名稱并不構(gòu)成專利要求的保護(hù)范圍。

有學(xué)者結(jié)合美國司法判例的經(jīng)驗(yàn)，在權(quán)利要求解釋的語境下提出了從常規(guī)作用與限定作用兩個(gè)層次來理解主題名稱的作用，認(rèn)為立法者既然將主題名稱和技術(shù)特征置于不同的部分，一定賦予了其不同的概念，前者提綱挈領(lǐng)、統(tǒng)攬全局，后者審勢(shì)精微、描述細(xì)節(jié)。另一方面，從相互關(guān)系來看，主題名稱是權(quán)利要求的外表，技術(shù)方案是權(quán)利要求的內(nèi)核，技術(shù)特征則是內(nèi)核的具體構(gòu)造；反過來看，三者亦具有漸進(jìn)的關(guān)系，技術(shù)特征的有機(jī)結(jié)合構(gòu)成技術(shù)方案，技術(shù)方案的本質(zhì)概括構(gòu)成主題名稱；主題名稱處于權(quán)利要求這座“金字塔”的頂端，把其“降格”為技術(shù)特征，是對(duì)專利法原理的“庸俗化”。其認(rèn)為主題名稱確實(shí)要考慮，但在對(duì)其進(jìn)行解釋時(shí)，不能一概而論，直接套用技術(shù)特征的解釋規(guī)則，而是要先判斷其對(duì)保護(hù)客體是否有限定，對(duì)保護(hù)范圍是否有影響，當(dāng)主題名稱有了“生命、活力和含義”時(shí)，需要以不同于技術(shù)特征的眼光進(jìn)行審視，提煉出其為權(quán)利要求保護(hù)范圍作出的獨(dú)有貢獻(xiàn)。②馬云鵬,北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院研究室．權(quán)利要求解釋中主題名稱的作用該怎么體現(xiàn)?［EB/OL］． (2016-10-09) [2017-09-19]． http://blog．sina．com．cn/s/blog_13c36ff600102wm6k．html．

四、主題名稱在專利授權(quán)程序中的案例

主題名稱如能起到限定作用，必定可以作為一個(gè)技術(shù)特征進(jìn)入創(chuàng)造性評(píng)價(jià)，進(jìn)而對(duì)于專利授權(quán)結(jié)果產(chǎn)生影響。但專利復(fù)審委員會(huì)在不同的案件中觀點(diǎn)并不一致。專利復(fù)審委員會(huì)第54563號(hào)復(fù)審請(qǐng)求決定基于專利“床式橫流皮帶選礦機(jī)”作出。合議組認(rèn)為：對(duì)于權(quán)利要求書中出現(xiàn)的術(shù)語，一般應(yīng)將其理解為在本技術(shù)領(lǐng)域中的普遍含義，除非在說明書中針對(duì)該術(shù)語的含義記載了與其普遍含義不同的解釋或者根據(jù)說明書和附圖所公開的技術(shù)內(nèi)容所得出的含義與該術(shù)語的普遍含義不同。該申請(qǐng)請(qǐng)求保護(hù)一種床式橫流皮帶選礦機(jī)，而橫流皮帶選礦機(jī)在本領(lǐng)域是一種有特定選礦原理的選礦設(shè)備，其橫流是指礦料會(huì)橫向流動(dòng)形成精礦帶，不能僅僅因?yàn)閷?duì)比文件公開的皮帶搖床在運(yùn)動(dòng)過程中的左右搖動(dòng)會(huì)帶動(dòng)礦料有小范圍的橫向流動(dòng)就認(rèn)為選礦原理不同的對(duì)比文件公開的皮帶搖床相當(dāng)于該申請(qǐng)的床式橫流皮帶選礦機(jī)；并且為了實(shí)現(xiàn)礦料橫向流動(dòng)形成精礦帶，橫流皮帶選礦機(jī)的皮帶通常是具有橫向坡度的，也即主題名稱“床式橫流皮帶選礦機(jī)”已經(jīng)包含了“皮帶橫向有坡度”的特征。由此可見，該案中合議組認(rèn)為主題名稱中包含了具體的技術(shù)特征。③國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)第54563號(hào)復(fù)審請(qǐng)求決定書。

專利復(fù)審委員會(huì)第406號(hào)復(fù)審決定基于專利“‘大哥大’多功能文具盒”作出。合議組認(rèn)為：權(quán)利要求的范圍是由前序部分和其特征部分的技術(shù)特征共同限定的，而不是僅由前序部分限定的，更不是由其發(fā)明名稱來限定的。這是因?yàn)椋弘m然《專利法》第26條第4款規(guī)定“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，說明要求保護(hù)的范圍”，而且發(fā)明名稱又是說明書的一個(gè)組成部分，但由于發(fā)明名稱字?jǐn)?shù)有限，一般僅反映發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷闹黝}和類型以利于專利申請(qǐng)分類，所以實(shí)際上發(fā)明名稱對(duì)權(quán)利要求也起不到《專利法》第26條第4款所規(guī)定的支持作用及對(duì)其保護(hù)范圍的說明作用，一般也就不將前序部分說明發(fā)明或者實(shí)用新型所屬的技術(shù)領(lǐng)域同發(fā)明名稱是否相同作為權(quán)利要求是否得到說明書支持的一個(gè)依據(jù)，何況《專利法》《專利法實(shí)施細(xì)則》及《專利審查指南》（2010版）也未規(guī)定把其是否相同作為是否符合《專利法》第26條第4款的一條標(biāo)準(zhǔn)。由此可見，該案中合議組認(rèn)為主題名稱主要起到分類作用，而不能起到限定保護(hù)范圍的作用。④國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)第406號(hào)復(fù)審請(qǐng)求決定書。

專利復(fù)審委員會(huì)第2557號(hào)復(fù)審決定基于專利“能使樹脂復(fù)蘇再生的中間排水裝置”作出。合議組認(rèn)為：盡管該專利發(fā)明名稱中寫有“能使樹脂復(fù)蘇再生”，但由說明書的這些描述，本領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠獲知該專利所要解決的技術(shù)問題及所能產(chǎn)生的有益效果并不包括能使樹脂復(fù)蘇再生。雖然發(fā)明名稱存在缺陷，但本領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)說明書的描述能夠?qū)崿F(xiàn)其權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案，并且能夠產(chǎn)生積極效果，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)為該權(quán)利要求具有實(shí)用性。由此可見，該案中合議組認(rèn)為權(quán)利要求限定的技術(shù)方案應(yīng)以說明書與權(quán)利要求書來界定，而無論名稱是否存在缺陷。⑤國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)第2557號(hào)復(fù)審決定書。

五、有關(guān)主題名稱的法院判例

目前的司法判例對(duì)專利主題名稱是否具有限定作用也存在不同觀點(diǎn)。

在湖南科力遠(yuǎn)公司訴愛藍(lán)天公司“泡沫鎳制備”一案中，一審法院認(rèn)為：技術(shù)特征一種海綿狀泡沫鎳的制備方法，系該發(fā)明專利的技術(shù)名稱，不應(yīng)單獨(dú)作為一個(gè)比對(duì)的技術(shù)特征。但二審法院認(rèn)為專利侵權(quán)判定適用全面覆蓋原則，判定被控侵權(quán)技術(shù)方案是否落入專利權(quán)的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)審查權(quán)利人主張的權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征。該案中該技術(shù)特征雖是專利主題名稱，但鑒于專利申請(qǐng)人將其寫入權(quán)利要求，且被告就該特征不相同提出了異議，故應(yīng)予比對(duì)。二審法院進(jìn)一步在判決書中指出：該技術(shù)特征是涉案專利主題名稱，表明涉案專利是一項(xiàng)有關(guān)海綿狀泡沫鎳制備的方法發(fā)明專利，除此之外不具有具體的技術(shù)參數(shù)特征，也未限定為連續(xù)卷狀或片狀泡沫鎳的方法發(fā)明專利，愛藍(lán)天公司關(guān)于其是連續(xù)鍍泡沫鎳制備方法，與之不相同的主張沒有事實(shí)依據(jù)。被控侵權(quán)方法也是一種海綿狀泡沫鎳產(chǎn)品的制備方法，與該技術(shù)特征構(gòu)成相同。在該案中，雖然一審法院明確排除主題名稱，但是二審法院還是采納了上訴人的異議，在進(jìn)行侵權(quán)判斷時(shí)，并未將專利主題名稱排除在外，而是作為技術(shù)特征之一與侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比，再作出是否侵權(quán)的評(píng)價(jià)。⑥江蘇省高級(jí)人民法院（2011）蘇知民再終字第0001號(hào)民事判決書。

在星河公司與潤(rùn)德公司的“排水管道”再審一案中，涉案專利主題名稱為“一種鋼帶增強(qiáng)塑料管道及其制造方法和裝置”，最高人民法院對(duì)于案件焦點(diǎn)“主題名稱是否對(duì)專利權(quán)保護(hù)范圍具有限定作用”時(shí)明確指出：通常情況下，在確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍時(shí)，權(quán)利要求中記載的主題名稱應(yīng)當(dāng)予以考慮，而實(shí)際的限定作用應(yīng)當(dāng)取決于該主題名稱對(duì)權(quán)利要求所要保護(hù)的主題本身產(chǎn)生了何種影響。⑦最高人民法院（2013）民申字第790號(hào)民事裁定書。

格力公司訴美的公司“空調(diào)擋板”案是一件主題名稱中的限定特征直接影響判決結(jié)果的典型案件。涉案專利的主題名稱是“可拆裝式空調(diào)室內(nèi)機(jī)管路安裝擋板”，一審法院將主題名稱中的“可拆裝式”列入了技術(shù)特征，進(jìn)行比對(duì)后認(rèn)為被訴侵權(quán)產(chǎn)品具備該特征，進(jìn)而判定美的公司構(gòu)成侵權(quán)且需要賠償格力公司經(jīng)濟(jì)損失95萬元。但是二審法院經(jīng)審理后認(rèn)為：根據(jù)《專利審查指南》（2010版）有關(guān)“主題名稱”的規(guī)定，權(quán)利要求的主題名稱應(yīng)當(dāng)與權(quán)利要求的技術(shù)內(nèi)容相適應(yīng)；主題名稱在專利授權(quán)程序中可以修改，使權(quán)利要求符合新穎性和創(chuàng)造性，但在專利無效宣告程序中不得修改。因此，專利的主題名稱所限定的技術(shù)特征應(yīng)納入專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍。在該案中，根據(jù)專利復(fù)審委員會(huì)的無效宣告請(qǐng)求審查決定，涉案專利得以維持有效的創(chuàng)新點(diǎn)就是“實(shí)現(xiàn)擋板的可拆裝”。因此，涉案專利“可拆裝”這一功能性技術(shù)特征在進(jìn)行侵權(quán)判斷時(shí)不能忽略。涉案專利的“可拆裝”包含“可拆卸”和“可安裝”兩個(gè)功能，按照本領(lǐng)域技術(shù)人員的理解，這種拆卸和安裝應(yīng)在不破壞產(chǎn)品基本結(jié)構(gòu)和使用功能的情況下進(jìn)行。由于被訴侵權(quán)產(chǎn)品的安裝擋板安裝到空調(diào)主機(jī)之后，在拆卸過程中卡爪被破壞，無法正常使用，因此不具有涉案專利“可拆卸”的功能性技術(shù)特征。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕21 號(hào)）第5條的規(guī)定，對(duì)于僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持。因此，雖然涉案專利說明書并不支持“可拆卸”這一功能性技術(shù)特征。但由于專利權(quán)人在撰寫專利權(quán)利要求時(shí)，明確增加了“可拆卸”的功能，客觀上縮小了專利保護(hù)范圍。按照上述捐獻(xiàn)原則，在侵權(quán)案件中，專利權(quán)人不能再隨意將已經(jīng)捐獻(xiàn)的技術(shù)方案再納入專利保護(hù)范圍。綜上，被訴侵權(quán)技術(shù)方案的技術(shù)特征“可拆卸”與涉案專利相應(yīng)的技術(shù)特征“不可拆卸”相比，采用了不同的技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)了不同的功能，達(dá)到了不同的效果，不是等同的技術(shù)特征。最終二審法院判決美的公司不構(gòu)成侵權(quán)，駁回了格力公司的全部訴請(qǐng)。⑧廣東省高級(jí)人民法院（2013）粵高法民三終字第615號(hào)民事判決書。

在神州公司訴專利復(fù)審委員會(huì)“混流干燥器”行政裁決申訴一案中，神州公司申請(qǐng)?jiān)賹徴J(rèn)為：該專利的主題名稱“振動(dòng)混流干燥器”已經(jīng)限定該專利系使用“混流”干燥模式，其工作原理與對(duì)比文件中的“多層振動(dòng)流化床干燥機(jī)”和“振動(dòng)流化床干燥機(jī)”采用的“流化”干燥模式具有實(shí)質(zhì)不同，而原審法院未考慮該專利主題名稱對(duì)工作原理的限定，導(dǎo)致該案認(rèn)定事實(shí)不清。但最高人民法院指出：該專利主題名稱雖為“振動(dòng)混流干燥器”，但在權(quán)利要求中沒有從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上對(duì)“混流”工作方式作出具體限定。從此前分析的情況看，該專利與對(duì)比文件給出的技術(shù)方案，在工作過程中均會(huì)發(fā)生不同熱氣流交匯混合的情形。因此，再審申請(qǐng)人的主張不能成立。⑨最高人民法院（2015）知行字第83號(hào)行政裁定書。

在宏溥公司訴永安公司侵犯“公共自行車”一案中，涉案專利名稱為“非機(jī)動(dòng)車停/取/租/還車管理系統(tǒng)及其控制與識(shí)別方法”，一審法院認(rèn)為專利前序部分與特征部分對(duì)于專利權(quán)的保護(hù)范圍均具有限定作用，主題部分的技術(shù)特征應(yīng)為該專利與現(xiàn)有技術(shù)共有的必要技術(shù)特征。二審法院進(jìn)一步認(rèn)為“停/取/租/還”系涉案專利要保護(hù)之技術(shù)方案主體與最接近之現(xiàn)有技術(shù)共有之必要技術(shù)特征，而非系屬主題名稱之范疇，即對(duì)該專利之保護(hù)范圍具有限定作用，故兩審法院均將主題名稱中出現(xiàn)的“停/取/租/還”作為技術(shù)特征之一，與被訴侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行比較。⑩上海市高級(jí)人民法院（2016）滬民終512號(hào)民事判決書。

綜上可見，目前司法實(shí)踐中的普遍觀點(diǎn)是：在通常情況下，在確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍時(shí)，權(quán)利要求中記載的主題名稱應(yīng)當(dāng)予以考慮，而實(shí)際的限定作用，還應(yīng)當(dāng)在個(gè)案中判定該主題名稱對(duì)權(quán)利要求所要保護(hù)的主題本身產(chǎn)生的具體影響。

六、主題名稱判斷實(shí)用規(guī)則

由上文的理論分析與行政、司法實(shí)踐可見，目前是否把專利的主題名稱納入專利的保護(hù)范圍，尚沒有明確統(tǒng)一的規(guī)定與執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，理論與實(shí)務(wù)中兩種觀點(diǎn)并存，而司法實(shí)務(wù)中更強(qiáng)調(diào)在確定權(quán)利要求保護(hù)范圍時(shí)需要考慮主題名稱，但是否實(shí)際起到限定作用應(yīng)當(dāng)考慮實(shí)質(zhì)影響。通過歸納，筆者發(fā)現(xiàn)主題名稱中的限定詞匯，通?？梢苑譃橛猛?、效果、結(jié)構(gòu)或功能三種，并嘗試總結(jié)出以下實(shí)用規(guī)則，以方便專利審查人員或法官對(duì)主題名稱進(jìn)行判斷。

用途類限定：如果主題名稱為“用于……”模式，或者可以套用“用于……”的格式進(jìn)行解讀，例如主題名稱為“一種感冒/中暑藥物”，可以解讀為“用于治療感冒或中暑的藥物”，則采用《專利審查指南》（2010版）規(guī)定進(jìn)行判定，其中的用途限定在確定該產(chǎn)品權(quán)利要求的保護(hù)范圍時(shí)應(yīng)當(dāng)予以考慮，但其實(shí)際的限定作用取決于對(duì)所要求保護(hù)的產(chǎn)品本身帶來何種影響。

如果“用于……”的限定對(duì)所要求保護(hù)的產(chǎn)品或設(shè)備本身沒有帶來影響，只是對(duì)產(chǎn)品或設(shè)備的用途或使用方式的描述，則其對(duì)產(chǎn)品或設(shè)備例如是否具有新穎性、創(chuàng)造性的判斷不起作用。例如《專利審查指南》（2010版）中所舉的例子：“用于……的化合物X”，如果其中“用于……”對(duì)化合物X本身沒有帶來任何影響，則在判斷該化合物是否具備新穎性、創(chuàng)造性時(shí)，其中的用途限定不起作用。①參見：《專利審查指南》（2010版）第二部分第二章第3．1．1節(jié)。

如果“用于……”的限定對(duì)主題具有限定作用，例如《專利審查指南》（2010版）中所舉的例子：主題名稱為“用于鋼水澆鑄的模具”的權(quán)利要求，其中“用于鋼水澆鑄”的用途對(duì)主題“模具”具有限定作用；對(duì)于“一種用于冰塊成型的塑料模盒”，因其熔點(diǎn)遠(yuǎn)低于“用于鋼水澆鑄的模具”的熔點(diǎn)，不可能用于鋼水澆鑄，故不在上述權(quán)利要求的保護(hù)范圍內(nèi)。②參見：《專利審查指南》（2010版）第二部分第二章第3．1．1節(jié)。同樣，如果該用途隱含了產(chǎn)品具有特定的結(jié)構(gòu)和／或組成，即該用途表明產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和／或組成發(fā)生改變，則該用途作為產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和／或組成的限定特征必須予以考慮。例如，“起重機(jī)用吊鉤”是指僅適用于起重機(jī)的尺寸和強(qiáng)度等結(jié)構(gòu)的吊鉤，其與具有同樣形狀的一般釣魚者用的“釣魚用吊鉤”相比，結(jié)構(gòu)上不同，兩者是不同的產(chǎn)品。③參見：《專利審查指南》（2010版）第二部分第三章第3．2．5節(jié)。

效果類限定：如果主題名稱包含表達(dá)技術(shù)效果的修飾詞，例如主題名稱為“高效……”“低成本……”等，則這些修飾詞不包含任何實(shí)質(zhì)性的技術(shù)特征，因而沒有實(shí)際的限定作用，無需考慮作為技術(shù)特征納入比較。

結(jié)構(gòu)或功能類限定：如果主題名稱中包含有為技術(shù)特征的限定詞匯，例如主題名稱為“無人……”“具有保溫層的……”等，則這些限定詞匯已經(jīng)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性的技術(shù)特征，因而需要作為技術(shù)特征之一納入比較。

部分限定詞存在既可解釋為用途，也可以解釋為效果或功能的多義性，此時(shí)必須與權(quán)利要求中其他技術(shù)特征結(jié)合起來作全面的解釋。

上述規(guī)則是筆者提出的探索性規(guī)則，不具有絕對(duì)性，亦不可單純套用規(guī)則進(jìn)行判斷。套用上述規(guī)則對(duì)本文例舉的案例進(jìn)行試用，可以獲得與裁判觀點(diǎn)比較一致的結(jié)果。

對(duì)于“床式橫流皮帶選礦機(jī)”，“床式”“橫流”與“皮帶”均為結(jié)構(gòu)或功能類限定，并構(gòu)成實(shí)質(zhì)性的技術(shù)特征，因而應(yīng)作為技術(shù)特征納入比較。

對(duì)于“‘大哥大’多功能文具盒”，該“大哥大”為形狀結(jié)構(gòu)的限定，因此要考慮入保護(hù)范圍，侵權(quán)產(chǎn)品必須包含該形狀才構(gòu)成侵權(quán)。

對(duì)于“一種海綿狀泡沫鎳的制備方法”，可以套用“一種用于制備海綿狀泡沫鎳的方法”，此時(shí)該用途具有限定作用，而被訴侵權(quán)的“連續(xù)鍍泡沫鎳制備方法”必須舉證證明其不在上述權(quán)利要求的保護(hù)范圍內(nèi)，即需要有“鋼水澆鑄”與“冰塊成型”之間的差異，否則應(yīng)考慮構(gòu)成侵權(quán)。

對(duì)于“一種鋼帶增強(qiáng)塑料管道”，“鋼帶增強(qiáng)”與“塑料”均構(gòu)成結(jié)構(gòu)類限定，此時(shí)應(yīng)考慮為技術(shù)特征進(jìn)行比對(duì)。

對(duì)于“可拆裝式空調(diào)室內(nèi)機(jī)管路安裝擋板”，“可拆裝式”屬于功能類限定，構(gòu)成實(shí)質(zhì)性的技術(shù)特征，因而需要予以考慮，而“空調(diào)室內(nèi)機(jī)管路”是用途類限定，只是被保護(hù)的安裝擋板的一個(gè)具體用途，所以判斷時(shí)可以不予考慮。

對(duì)于“振動(dòng)混流干燥器”，“振動(dòng)”與“混流”均構(gòu)成功能類限定，此時(shí)應(yīng)考慮為技術(shù)特征進(jìn)行比對(duì)。

對(duì)于“非機(jī)動(dòng)車停/取/租/還車管理系統(tǒng)”，“非機(jī)動(dòng)車”屬于用途類限定，“停/取/租/還車”既可以解釋為“用于停/取/租/還車”的用途，也可以解釋為“具備停/取/租/還車” 的功能，而權(quán)利要求中限定了一個(gè)包含自行車、車輛管理器、樁位、站點(diǎn)管理器的完整系統(tǒng)，且這套系統(tǒng)具備了“停/取/租/還車”的功能，所以作為技術(shù)特征予以考慮。

對(duì)于“能使樹脂復(fù)蘇再生的中間排水裝置”，“能使樹脂復(fù)蘇再生”既可解釋為技術(shù)效果，也可解釋為“用于樹脂復(fù)蘇再生”的用途，亦可解釋為“具有使樹脂復(fù)蘇再生”的功能，此時(shí)需要聯(lián)系權(quán)利要求書中的其他技術(shù)特征加以確定，而權(quán)利要求中限定的是一個(gè)包含支管、不銹鋼繞絲濾元、套圈、悶蓋的中間排水裝置，已經(jīng)構(gòu)成一個(gè)完整的專利裝置，因而“能使樹脂復(fù)蘇再生”解釋為該裝置的技術(shù)效果更為合適，或者是對(duì)技術(shù)方案并無實(shí)質(zhì)影響的用途限定。

七、對(duì)專利主題名稱命名的建議

從上文可見專利主題名稱會(huì)起到限定作用，進(jìn)而影響到專利的保護(hù)范圍。那么應(yīng)該如何撰寫一個(gè)合適的主題名稱，達(dá)到穩(wěn)定、合理的保護(hù)范圍？筆者有以下建議。

專利申請(qǐng)人或者專利代理人在確定專利名稱時(shí)，切不可隨意，更不可為了宣傳推廣而加入一些夸大的修飾詞，這些修飾詞一旦被法院認(rèn)定為技術(shù)特征，將會(huì)成為必要技術(shù)特征而使保護(hù)范圍縮小，給侵權(quán)人繞開或規(guī)避專利的可乘之機(jī)。

在難以把握的情況下，寧愿采取較為保守的方法，起比較簡(jiǎn)潔的名稱作為專利名稱。

如果名稱中具有功能或結(jié)構(gòu)的限定，而這些限定對(duì)專利具有規(guī)范保護(hù)范圍的作用，那么建議把這些限定明確寫入技術(shù)特征部分，而不要簡(jiǎn)寫在名稱中。

專利代理人需要多學(xué)習(xí)借鑒國外優(yōu)秀專利的命名方法，例如智能手機(jī)的滑動(dòng)解鎖專利，如果主題名稱確定為“一種智能手機(jī)的解鎖方法”，那么平板電腦不屬于智能手機(jī)，使用該項(xiàng)技術(shù)是否侵權(quán)就存在爭(zhēng)議。實(shí)際上，蘋果公司的專利主題名稱是“一種用于具有觸敏顯示器的電子設(shè)備的信息處理方法”，這種使用上位概念的命名方法可以避免縮小專利的保護(hù)范圍。

專利代理人需要充分理解并準(zhǔn)確使用專利制度中名詞的概念與規(guī)則。例如，可以將發(fā)明名稱起名為“用于自行車的馬蹄形鎖”，但是在權(quán)利要求中的主題名稱，寫為“一種鎖，其特征在于……”，如此既可以便于國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局進(jìn)行專利分類，也能夠起到宣傳推廣的目的，而且也不會(huì)將該限定帶入權(quán)利要求而成為技術(shù)特征被納入專利保護(hù)范圍的考慮，產(chǎn)生縮小保護(hù)范圍的缺陷。

八、結(jié) 語

專利的主題名稱具有高度概括性和抽象性，其作用的解讀一直都是理論界和實(shí)務(wù)界的難題。在國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的專利審查階段，如果授權(quán)存在障礙，則申請(qǐng)人希望把主題名稱中的限定放入技術(shù)特征，形成區(qū)別技術(shù)特征從而獲得授權(quán)。但是在法院進(jìn)行侵權(quán)案件的審理時(shí)，申請(qǐng)人更希望主題名稱不要被法官認(rèn)定為必要技術(shù)特征之一。而作為法官，更多傾向于考慮到授權(quán)階段主題名稱可能存在貢獻(xiàn)，根據(jù)“禁止反悔”的原則，在侵權(quán)判斷階段當(dāng)然應(yīng)當(dāng)考慮其限定作用。故將其納入技術(shù)特征進(jìn)行比對(duì)并個(gè)案審查其是否起到實(shí)質(zhì)作用，是現(xiàn)階段司法裁判中普遍采用的規(guī)則。

筆者認(rèn)為，如果在《專利法》或《專利法實(shí)施細(xì)則》中對(duì)主題名稱進(jìn)行明確的定義，賦予其特殊地位，并規(guī)定無論在授權(quán)階段或者侵權(quán)判定階段，都明確不予考慮主題名稱的影響，不將其作為技術(shù)特征進(jìn)行比對(duì)。如此可以起到明確權(quán)利邊界、減少爭(zhēng)議、保證專利權(quán)人與社會(huì)公眾的公平的多重作用。

而在目前的法律框架下，專利申請(qǐng)人與專利代理人應(yīng)當(dāng)充分重視專利主題名稱的重要性，不要隨意或者夸張地撰寫主題名稱，避免不必要地縮小專利保護(hù)范圍，造成無謂的紛爭(zhēng)或?qū)＠麢?quán)利的喪失。

江蘇漫修律師事務(wù)所。