三維標(biāo)志與其他要素組合的商標(biāo)的顯著性判斷

文/付建軍 董曉萌

三維標(biāo)志與其他要素組合的商標(biāo)的顯著性判斷

文/付建軍 董曉萌

根據(jù)法律規(guī)定，三維標(biāo)志與其他要素組合的商標(biāo)的顯著性判斷應(yīng)遵從整體判斷的原則。但在判斷過(guò)程中，這類(lèi)商標(biāo)的性質(zhì)是什么？顯著性整體判斷尺度究竟如何把握？商標(biāo)注冊(cè)后的保護(hù)范圍應(yīng)該如何確定？這些都是理論和實(shí)務(wù)中函待解決的問(wèn)題。本文認(rèn)為：此類(lèi)商標(biāo)屬于組合商標(biāo)，顯著性整體判斷原則要考慮四個(gè)因素，對(duì)此類(lèi)商標(biāo)的保護(hù)可以區(qū)分情況對(duì)待。

組合商標(biāo)；顯著性；保護(hù)范圍

三維標(biāo)志與其他要素組合的商標(biāo)，既不同于純粹的“商品包裝物或商品構(gòu)成的立體外形”的三維標(biāo)志商標(biāo)，也不同于文字、圖形等普通類(lèi)型的商標(biāo)。本文將根據(jù)中國(guó)法律規(guī)定、并參考國(guó)外實(shí)踐，對(duì)三維標(biāo)志與其他要素組合的商標(biāo)的顯著性的三個(gè)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行分析。

一、由中國(guó)商標(biāo)實(shí)例引出的三個(gè)問(wèn)題

（一）準(zhǔn)予注冊(cè)的三維標(biāo)志與其他要素組合的商標(biāo)

以下商標(biāo)由商品包裝物的三維標(biāo)志與其他文字組成，這些商標(biāo)均已在商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊(cè)或獲得領(lǐng)土延伸保護(hù)（圖1—圖4）：

圖1：商標(biāo)由文字HEINEKEN及啤酒罐組成商標(biāo)號(hào)：G681389指定商品：32類(lèi)啤酒

圖2：商標(biāo)由文字PERRIER及瓶身組成商標(biāo)號(hào)：G769520指定商品：32類(lèi)汽水等

圖3：商標(biāo)由文字LA GRANDE DAME及瓶身組成商標(biāo)號(hào)：3276252指定服務(wù)：43類(lèi)餐廳等

圖4：商標(biāo)由文字HENNESSY FINE COGNAC及瓶身組成商標(biāo)號(hào)：3240987指定商品：33類(lèi)酒（飲料）等

（二）不準(zhǔn)予注冊(cè)的三維標(biāo)志與其他要素組合的商標(biāo)

以下商標(biāo)也由商品包裝物的三維標(biāo)志與其他文字/圖形組成，這些商標(biāo)經(jīng)過(guò)復(fù)審及訴訟程序最終未被準(zhǔn)予注冊(cè)（圖5、圖6）：

圖5：商標(biāo)由文字CHIVAS REGAL、獅子圖形及瓶身組成商標(biāo)號(hào)：3276252指定服務(wù)：33類(lèi)葡萄酒等

圖6：商標(biāo)由文字花圖形及瓶身組成商標(biāo)號(hào)：6318971指定商品：33類(lèi)酒精飲料等

值得注意的是，以上第3276252號(hào)商標(biāo)（圖5）包含的“CHIVAS REGAL”文字以及第6318971號(hào)商標(biāo)（圖6）包含的圖形均已經(jīng)在同類(lèi)別上獲得注冊(cè)，即便如此，第3276252、6318971號(hào)兩件組合商標(biāo)經(jīng)過(guò)商標(biāo)局審查、商評(píng)委復(fù)審、一審訴訟、二審訴訟，均以整體缺乏顯著性為由，未被準(zhǔn)予注冊(cè)。

（三）由上述實(shí)例引出的“三維標(biāo)志與其他要素組合的商標(biāo)的顯著性判斷”之三個(gè)問(wèn)題

以上商標(biāo)都由三維標(biāo)志與其他要素組成，為何前四個(gè)商標(biāo)被認(rèn)為具備顯著性而核準(zhǔn)注冊(cè)，后二個(gè)商標(biāo)的命運(yùn)卻截然相反？有關(guān)三維標(biāo)志與其他要素組合的商標(biāo)的顯著性判斷，主要涉及以下三個(gè)問(wèn)題：

問(wèn)題一：三維標(biāo)志與其他要素組合的商標(biāo)屬于何種商標(biāo)類(lèi)型？這一問(wèn)題的明確會(huì)有助于理解此類(lèi)商標(biāo)顯著性判斷的其他問(wèn)題。

問(wèn)題二：三維標(biāo)志與其他要素組合的商標(biāo)的顯著性應(yīng)該如何判斷？這一問(wèn)題的明確將劃清此類(lèi)商標(biāo)是否具備顯著性的邊界，使得行政和司法審查更具可預(yù)見(jiàn)性，增強(qiáng)行政和司法公信力。

問(wèn)題三：三維標(biāo)志與其他要素組合的商標(biāo)獲得注冊(cè)后的保護(hù)范圍應(yīng)如何認(rèn)定？這一問(wèn)題的明確將厘清此類(lèi)商標(biāo)的保護(hù)范圍，排除這類(lèi)商標(biāo)注冊(cè)后保護(hù)范圍不確定的問(wèn)題。

筆者以下將根據(jù)中國(guó)法律規(guī)定、并參考國(guó)外實(shí)踐，對(duì)三維標(biāo)志與其他要素組合的商標(biāo)的顯著性判斷的三個(gè)問(wèn)題逐一進(jìn)行分析。

二、三個(gè)問(wèn)題之分析

（一）問(wèn)題一：三維標(biāo)志與其他要素組合的商標(biāo)屬于何種商標(biāo)類(lèi)型？

1.根據(jù)中國(guó)法律規(guī)定，三維標(biāo)志與其他要素組合的商標(biāo)屬于“組合商標(biāo)”

《商標(biāo)法》第十二條規(guī)定：“以三維標(biāo)志申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的，僅由商品自身的性質(zhì)產(chǎn)生的形狀、為獲得技術(shù)效果而需有的商品形狀或者使商品具有實(shí)質(zhì)性?xún)r(jià)值的形狀，不得注冊(cè)?！狈擅鞔_將“三維標(biāo)志”對(duì)應(yīng)為“形狀”。

《商標(biāo)法》第八條規(guī)定：“任何能夠?qū)⒆匀蝗?、法人或者其他組織的商品與他人的商品區(qū)別開(kāi)的標(biāo)志，包括文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標(biāo)志、顏色組合和聲音等，以及上述要素的組合，均可以作為商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)?！狈擅鞔_將三維標(biāo)志和文字、圖形并列作為商標(biāo)的構(gòu)成要素。根據(jù)法律規(guī)定，各個(gè)要素可以組合而構(gòu)成組合商標(biāo)。

以前文列舉的6個(gè)商標(biāo)為例，商標(biāo)包含的酒瓶瓶身屬于“形狀”，是《商標(biāo)法》第八條中列舉的“三維標(biāo)志”，商標(biāo)包含的其他要素是《商標(biāo)法》第八條中列舉的“文字、圖形”，諸如以上6個(gè)商標(biāo)的三維標(biāo)志與其他要素組合的商標(biāo)屬于《商標(biāo)法》第八條規(guī)定的“組合商標(biāo)”。

2.國(guó)外例證參考

在國(guó)外的商標(biāo)審查中，不乏將“三維標(biāo)志與其他要素組合的商標(biāo)”定性為“組合商標(biāo)”的例證，以美國(guó)為例：

（1）商標(biāo)1：

（商標(biāo)號(hào)：79050677；注冊(cè)日：2009年6月2日；指定商品：蛋糕等）

該商標(biāo)包含包裝盒及“MIESZKO AMORETTA”等文字。在美國(guó)商標(biāo)局網(wǎng)站1參見(jiàn)美國(guó)商標(biāo)局網(wǎng)站上關(guān)于此商標(biāo)的信息：http://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=doc&state=4805:589evm.6.1.上，對(duì)此商標(biāo)的描述為“包裝設(shè)計(jì)，加上詞匯、字母、和/或數(shù)字”，可見(jiàn)，此商標(biāo)被定性為立體商標(biāo)與文字的組合商標(biāo)。

（2）商標(biāo)2：

（商標(biāo)號(hào)：78463802；注冊(cè)日：2006年6月20日；指定服務(wù)：組織視頻游戲比賽等）

該商標(biāo)包含比賽場(chǎng)外觀設(shè)計(jì)及“LEE'S SANDWICHES PICK-UP EURO ASIAN SANDWICHES COFFEE SMOOTHIES”等文字。在美國(guó)商標(biāo)局網(wǎng)站2參見(jiàn)美國(guó)商標(biāo)局網(wǎng)站上關(guān)于此商標(biāo)的信息：http://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=doc&state=4805:589evm.7.上，對(duì)此商標(biāo)的描述為“外觀設(shè)計(jì)，加上詞匯、字母、和/或數(shù)字”，可見(jiàn)，此商標(biāo)被定性為立體商標(biāo)與文字的組合商標(biāo)。

綜上，根據(jù)中國(guó)法律規(guī)定、并參考國(guó)外實(shí)踐,三維標(biāo)志與其他要素組合的商標(biāo)被認(rèn)定為“組合商標(biāo)”具有合法、合理性。

（二）問(wèn)題二：三維標(biāo)志與其他要素組合的商標(biāo)的顯著性應(yīng)該如何判斷？

1.根據(jù)中國(guó)法律規(guī)定，三維標(biāo)志與其他要素的組合商標(biāo)的顯著性應(yīng)從整體判斷，可考慮四個(gè)方面因素。

《商標(biāo)法》第十一條規(guī)定：“下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊(cè)：……（二）僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的……”。根據(jù)該條文，只有“僅”直接表示商品的用途等特點(diǎn)的商標(biāo)，才不具備顯著性。

對(duì)于三維標(biāo)志與其他要素的組合商標(biāo)，三維標(biāo)志常表現(xiàn)為產(chǎn)品包裝的通用形狀，且三維標(biāo)志不易為消費(fèi)者作為商標(biāo)進(jìn)行識(shí)別，因此，三維標(biāo)志的固有顯著性天然較弱，但如果組合商標(biāo)的其他要素具備較強(qiáng)顯著性，組合商標(biāo)整體可能就不屬于《商標(biāo)法》第十一條規(guī)定的“僅”直接表示商品的用途等特點(diǎn)的商標(biāo)。

那么究竟應(yīng)該如何確定三維標(biāo)志與其他要素的組合商標(biāo)的顯著性呢？

《最高人民法院關(guān)于審理授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“意見(jiàn)”）第五條規(guī)定：“人民法院在審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)訴爭(zhēng)商標(biāo)指定使用商品的相關(guān)公眾的通常認(rèn)識(shí)，從整體上對(duì)商標(biāo)是否具有顯著特征進(jìn)行審查判斷。標(biāo)志中含有的描述性要素不影響商標(biāo)整體上具有顯著特征的，或者描述性標(biāo)志是以獨(dú)特方式進(jìn)行表現(xiàn)，相關(guān)公眾能夠以其識(shí)別商品來(lái)源的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其具有顯著特征?！?/p>

根據(jù)《意見(jiàn)》第五條，商標(biāo)的顯著性應(yīng)該從整體上進(jìn)行判斷。三維標(biāo)志與其他要素的組合屬于《商標(biāo)法》里的組合商標(biāo)，是商標(biāo)的一種類(lèi)型。組合商標(biāo)的顯著性應(yīng)該從整體上進(jìn)行判斷。這意味著：（1）不能因?yàn)榻M合商標(biāo)中的三維標(biāo)志不具備顯著性，就直接認(rèn)定商標(biāo)整體不具備顯著性；（2）應(yīng)該對(duì)組合商標(biāo)的組成部分分別進(jìn)行分析，最終從整體上判斷組合商標(biāo)是否具備顯著性——首先是三維標(biāo)志部分，此部分本身不易被消費(fèi)者作為商標(biāo)識(shí)別而天然缺乏顯著性，但作為被保護(hù)的組合商標(biāo)的一部分，不宜完全缺乏任何獨(dú)創(chuàng)性，因?yàn)樵撊S標(biāo)志如果太過(guò)普通（比如是行業(yè)內(nèi)毫無(wú)任何特色、無(wú)任何獨(dú)創(chuàng)性、無(wú)任何設(shè)計(jì)感的產(chǎn)品外觀或包裝），也就失去了作為商標(biāo)的一部分被保護(hù)的必要性，在此情形下，組合商標(biāo)的保護(hù)完全可以被文字/圖形等其他顯著要素的二維商標(biāo)的保護(hù)所取代，鑒于此，作為組合商標(biāo)的一部分，三維標(biāo)志部分應(yīng)該在本行業(yè)領(lǐng)域至少具有一定的獨(dú)創(chuàng)性（由于是組合商標(biāo)，不是對(duì)三維標(biāo)志的單獨(dú)保護(hù)，此處對(duì)三維標(biāo)志的獨(dú)創(chuàng)性的要求可以較低，甚至可以是最低限度的獨(dú)創(chuàng)性）；其次是其他的文字/圖形要素部分，三維標(biāo)志具備的最低限度的獨(dú)創(chuàng)性一般不能使組合商標(biāo)整體具備足夠的注冊(cè)顯著性，此時(shí)，需要充分考慮其他的文字/圖形要素的顯著性，如果其他的文字/圖形要素具備顯著性，并占據(jù)組合商標(biāo)的突出位置、且消費(fèi)者容易將其作為商標(biāo)進(jìn)行識(shí)別，組合商標(biāo)整體則因?yàn)槠渌奈淖?圖形要素而具備了顯著性，由此，組合商標(biāo)相當(dāng)于由“顯著的文字/圖形”加“最低限度的獨(dú)創(chuàng)性的三維標(biāo)志”組成，作為注冊(cè)商標(biāo)，受保護(hù)的主要應(yīng)是其“顯著的文字/圖形”（“最低限度的獨(dú)創(chuàng)性的三維標(biāo)志”一般因?yàn)槠滹@著性較低而相當(dāng)于放棄商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)）。

基于中國(guó)《商標(biāo)法》及《意見(jiàn)》的規(guī)定，三維標(biāo)志與其他要素的組合商標(biāo)的顯著性判斷可以考慮四個(gè)方面因素：（1）三維標(biāo)志是否具備可注冊(cè)顯著性；（2）三維標(biāo)志是否具備最低限度獨(dú)創(chuàng)性；（3）其他文字/圖形等要素是否具備顯著性；（4）如果其他文字/圖形等要素具備顯著性，再判斷其是否居于商標(biāo)的突出位置、且消費(fèi)者容易將其作為商標(biāo)進(jìn)行識(shí)別。

考慮這四個(gè)方面因素，組合商標(biāo)的整體顯著性可表現(xiàn)為以下五種情形：

情形一：組合商標(biāo)整體具備顯著性情形二：組合商標(biāo)整體具備顯著性情形三：組合商標(biāo)整體不具備顯著性情形四：組合商標(biāo)整體不具備顯著性情形五：組合商標(biāo)整體不具備顯著性三維標(biāo)志是否具備可注冊(cè)顯著性是否否否否三維標(biāo)志是否具備最低限度獨(dú)創(chuàng)性是是是是否其他文字/圖形等要素是否具備顯著性是/否　是　是　否　是/否其他文字/圖形等要素是否居于商標(biāo)的突出位置、且消費(fèi)者容易將其作為商標(biāo)進(jìn)行識(shí)別是/否　是　否　是　是/否

情形一：如果三維標(biāo)志本身具備可注冊(cè)顯著性（排除該三維標(biāo)志在組合商標(biāo)中微小到消費(fèi)者難以留意的例外極端情形），無(wú)論其他要素的顯著性和表現(xiàn)形式如何，該組合商標(biāo)整體都應(yīng)被認(rèn)定為具備顯著性。一般來(lái)說(shuō)，三維標(biāo)志本身通常表現(xiàn)為產(chǎn)品外觀或產(chǎn)品外包裝，且消費(fèi)者一般不會(huì)將三維標(biāo)志識(shí)別為商標(biāo)，因此，三維標(biāo)志一般缺乏顯著性，鑒于此，情形一在現(xiàn)實(shí)中比較少見(jiàn)。

情形二：如果三維標(biāo)志不具備可注冊(cè)顯著性，而僅具備最低限度的獨(dú)創(chuàng)性，但其他文字/圖形等要素具備顯著性，并且這些要素居于商標(biāo)的突出位置、且消費(fèi)者容易將其作為商標(biāo)進(jìn)行識(shí)別，商標(biāo)整體應(yīng)被認(rèn)定為具備顯著性。如上文列舉的四個(gè)注冊(cè)商標(biāo)、、、就屬于情形二，這些商標(biāo)中的三維標(biāo)志（即“瓶身”）雖然不具備可注冊(cè)顯著性，但都有一定的設(shè)計(jì)感，具備最低限度的獨(dú)創(chuàng)性，四個(gè)商標(biāo)都包含顯著的文字，并且文字居于商標(biāo)的突出位置、且消費(fèi)者容易將其作為商標(biāo)進(jìn)行識(shí)別，因此商標(biāo)整體具備顯著性。對(duì)此種類(lèi)型的組合商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)保護(hù)，其意義一方面在于對(duì)顯著的文字/圖形等其他要素給予商標(biāo)保護(hù)，另一方面在于對(duì)最低限度的獨(dú)創(chuàng)性的產(chǎn)品或包裝的外觀先賦予“商標(biāo)的身份”，商標(biāo)所有人可以更加放心地把三維標(biāo)志（即“形狀部分”）也作為商標(biāo)的整體部分進(jìn)行宣傳和推廣，三維標(biāo)志通過(guò)長(zhǎng)期、廣泛的使用使其顯著性增強(qiáng)，除了最低限度的獨(dú)創(chuàng)性，將來(lái)還可能具備可注冊(cè)的獲得顯著性，從而成為真正意義上的商標(biāo)。

情形三、四：如果三維標(biāo)志不具備可注冊(cè)顯著性，而僅具備最低限度的獨(dú)創(chuàng)性，但是，“其他文字/圖形等要素具備顯著性”和“其他文字/圖形等要素居于商標(biāo)的突出位置、且消費(fèi)者容易將其作為商標(biāo)進(jìn)行識(shí)別”這兩個(gè)條件有一個(gè)不滿足，組合商標(biāo)整體應(yīng)被認(rèn)定為不具備顯著性。如上文列舉的第3276252號(hào)商標(biāo)，其中，三維標(biāo)志的飲料瓶有一定設(shè)計(jì)感，具備最低限度的獨(dú)創(chuàng)性，組合商標(biāo)雖然包含顯著的CHIVAS REGAL文字及獅子圖形，但這些要素不居于商標(biāo)的突出位置，不易為消費(fèi)者所察覺(jué)，因此，商標(biāo)整體不具備顯著性。正如北京市高院知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭法官周波對(duì)此案的分析中所提到的：“當(dāng)瓶子形狀、‘CHIVAS REGAL’文字以及獅子圖案作為整體而結(jié)合在一起時(shí)，由于各商標(biāo)構(gòu)成要素的組合方式、位置布局、比例大小等關(guān)系，使得申請(qǐng)商標(biāo)整體給人的印象是其指定使用商品的容器，一般不會(huì)被作為區(qū)分商品來(lái)源的商標(biāo)加以識(shí)別，因此，就申請(qǐng)商標(biāo)整體而言，是缺乏固有的顯著特征的?！?參見(jiàn)周波：《三維標(biāo)志與其他要素組合時(shí)商標(biāo)顯著特征的判斷》，載《中華商標(biāo)》2014年第3期，第39頁(yè)。再比如，上文列舉的第6318971號(hào)商標(biāo)，其中三維標(biāo)志的飲料瓶有一定設(shè)計(jì)感(即：花束藤蔓圖案造型及其與酒瓶瓶身的組合方式有一定特點(diǎn))，具備最低限度的獨(dú)創(chuàng)性，組合商標(biāo)雖然包含已注冊(cè)的圖形商標(biāo)，且該圖形居于商標(biāo)的突出位置，但是，該圖案的表現(xiàn)形式更像是商品包裝上的裝潢，消費(fèi)者不易將其作為商標(biāo)進(jìn)行識(shí)別，因此，商標(biāo)整體不具備顯著性。正如周波法官對(duì)此案的分析中所提到的：“就該案而言，雖然申請(qǐng)商標(biāo)上的花束藤蔓圖案造型及其與酒瓶瓶身的組合方式有一定特點(diǎn)，從不同的角度觀察，申請(qǐng)商標(biāo)標(biāo)志給人以不同的視覺(jué)效果，且花束藤蔓圖案造型作為平面圖形已經(jīng)獲得商標(biāo)注冊(cè)，但是，作為三維標(biāo)志主要部分的酒瓶瓶身是相關(guān)商品上的常見(jiàn)包裝形式，酒瓶瓶身上的圖案及封紙易被相關(guān)公眾識(shí)別為酒瓶的包裝裝潢，而非作為區(qū)分商品來(lái)源的商標(biāo)標(biāo)志加以識(shí)別對(duì)待。因此，申請(qǐng)商標(biāo)從整體上而言，仍然缺乏作為商標(biāo)注冊(cè)所應(yīng)具備的固有顯著特征。在此基礎(chǔ)上，二審法院結(jié)合相關(guān)證據(jù)，認(rèn)定申請(qǐng)商標(biāo)亦未通過(guò)使用獲得顯著特征，因而最終判決駁回了申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)4參見(jiàn)周波：《三維標(biāo)志整體顯著特征的判斷》，載中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資訊網(wǎng)，http://www.iprchn.com/Index_NewsContent.aspx?NewsId=85749，2015年5月20日訪問(wèn)。。

情形五：如果三維標(biāo)志不具備最低限度的獨(dú)創(chuàng)性，且其他文字/圖形等要素?zé)o論顯著性如何，也無(wú)論其他要素的表現(xiàn)形式如何，商標(biāo)整體一般不應(yīng)認(rèn)定為具備顯著性，均無(wú)需獲得組合商標(biāo)注冊(cè)保護(hù)。原因有二：（1）對(duì)此此類(lèi)組合商標(biāo)，無(wú)論其他要素的呈現(xiàn)形式如何，三維標(biāo)志天然的占據(jù)主體部分，如果三維標(biāo)志毫無(wú)任何顯著性，組合商標(biāo)整體的顯著性可以說(shuō)就很難存在；（2）此時(shí)對(duì)組合商標(biāo)進(jìn)行保護(hù)已失去意義，完全可以直接對(duì)具有顯著性的文字/圖形等要素進(jìn)行二維商標(biāo)保護(hù)即可。

2.國(guó)外法律規(guī)定、司法判例、商標(biāo)注冊(cè)實(shí)例參考

參考國(guó)外的法律規(guī)定、司法判例、商標(biāo)注冊(cè)實(shí)例，可以發(fā)現(xiàn)，在判斷三維標(biāo)志與其他要素的組合商標(biāo)的顯著性時(shí)，通常也是從整體上對(duì)商標(biāo)顯著性進(jìn)行判斷。國(guó)外的相關(guān)做法可以作為我國(guó)商標(biāo)行政及司法審查的參考。

（1）英國(guó)商標(biāo)案件

①“YAKULT及飲料包裝”商標(biāo)異議案5案件來(lái)源：http://www.baidu.com/link?url=opj1zwRxFn0jhXQg66BCKKfdj7_36HkWC0wWcPxdIlvWuOUy4whNy8w0ZqglRRio&wd=&eqid=b4d3194e0010c224000000035690dc90.

在該異議案件中，英國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)定，三維標(biāo)志與文字的組合商標(biāo)的顯著性應(yīng)從商標(biāo)整體進(jìn)行判斷，盡管三維標(biāo)志顯著性不強(qiáng)，但組合商標(biāo)中包含的文字有很強(qiáng)顯著性，且占據(jù)組合商標(biāo)的突出位置，因此，組合商標(biāo)整體被認(rèn)定為具備顯著性。

日本的Kabushiki Kaisha Yakult Honsha公司在英國(guó)申請(qǐng)了“YAKULT及飲料包裝”商標(biāo)（商標(biāo)圖樣如下），指定使用在29類(lèi)“酸奶等”、30類(lèi)“茶等”、32類(lèi)“軟飲料等”商品上。馬來(lái)西亞的MALAYSIA DAIRY INDUSTRIES PTE LIMITED公司對(duì)該商標(biāo)提出異議，理由之一是該商標(biāo)缺乏顯著性，違反了英國(guó)商標(biāo)法第3（1）條之規(guī)定，即“不包含任何顯著特征的商標(biāo)不應(yīng)被準(zhǔn)予注冊(cè)”。

英國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局經(jīng)過(guò)審理認(rèn)定：被異議商標(biāo)為組合商標(biāo)，由兩部分組成，即文字YAKULT及容器形狀的三維標(biāo)志，應(yīng)從整體上對(duì)商標(biāo)顯著性進(jìn)行判斷。要全面、準(zhǔn)確的考慮這個(gè)問(wèn)題，需要根據(jù)商標(biāo)涉及的相關(guān)公眾的認(rèn)識(shí)，并結(jié)合商品的性質(zhì)綜合分析。該商標(biāo)中包含的YAKULT文字具有很強(qiáng)的內(nèi)在顯著性。此外，YAKULT文字在組合商標(biāo)中非常突出并易于識(shí)別。YAKULT是組合商標(biāo)中具有顯著性的、且引人注目的構(gòu)成要素……該組合商標(biāo)中的容器形狀缺乏內(nèi)在顯著性。但是，考慮商標(biāo)的整體，其中含有的非常突出的顯著性文字YAKULT足以使相關(guān)消費(fèi)者（一般公眾）認(rèn)為商標(biāo)整體具有產(chǎn)源識(shí)別性。最終，英國(guó)商標(biāo)局認(rèn)為商標(biāo)整體具有顯著性，裁定異議不成立，準(zhǔn)予了被異議商標(biāo)的注冊(cè)。

在以上“YAKULT及飲料包裝”商標(biāo)異議案件中，產(chǎn)品的包裝瓶雖然缺乏注冊(cè)意義上的顯著性，但其具有一定設(shè)計(jì)感，因此具備最低限度的獨(dú)創(chuàng)性。此外，商標(biāo)還包含顯著的文字YAKULT，并且文字占據(jù)組合商標(biāo)的突出位置。因此，商標(biāo)整體被認(rèn)定為具備顯著性。

② 英國(guó)其他相關(guān)案件

在對(duì)以下文字和三維標(biāo)志的組合商標(biāo)的異議案件中，英國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局裁定，不準(zhǔn)予商標(biāo)的注冊(cè)：

系列商標(biāo)(指定在3類(lèi)商品上)：

以上組合商標(biāo)中的產(chǎn)品包裝三維標(biāo)志缺乏最低限度的獨(dú)創(chuàng)性，并且，雖然該組合商標(biāo)還包含文字，但是，這些文字屬于對(duì)產(chǎn)品的描述而缺乏顯著性，因此，以上商標(biāo)整體被認(rèn)定為缺乏顯著性而最終未被準(zhǔn)予注冊(cè)。

（2）美國(guó)相關(guān)規(guī)定及商標(biāo)實(shí)例

① 美國(guó)商標(biāo)審查指南

美國(guó)商標(biāo)審查指南規(guī)定6參見(jiàn)http://tmep.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/current/d1e2.xml#/manual/TMEP/current/TMEP-1200d1e1385.xml.：如缺乏內(nèi)在顯著性，產(chǎn)品外觀商標(biāo)的注冊(cè)應(yīng)不被準(zhǔn)許，除非商標(biāo)所有人可以證明商標(biāo)通過(guò)使用已經(jīng)取得了獲得顯著性。如果商標(biāo)除了產(chǎn)品外觀，還包含其它的顯著要素，如文字和/或圖形，則直接認(rèn)定商標(biāo)整體不具備顯著性將不正確。在此情形下，商標(biāo)所有人需要對(duì)不具有內(nèi)在顯著性的部分放棄專(zhuān)用權(quán)或主張?jiān)摬糠忠呀?jīng)取得獲得顯著性。

② 美國(guó)商標(biāo)實(shí)例

美國(guó)的第78656060號(hào)組合商標(biāo)由文字“NEW! SCOTTS NATURE'S CARE ALL PURPOSE PLANT FOOD”及產(chǎn)品包裝組成（商標(biāo)圖樣如下）7參見(jiàn)美國(guó)商標(biāo)局網(wǎng)站上關(guān)于此商標(biāo)的信息：http://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=doc&state=4806:v47uo3.2.5.，美國(guó)商標(biāo)局對(duì)該商標(biāo)的描述為“外觀設(shè)計(jì)加上文字、字母，和/或數(shù)字”，商標(biāo)指定在“植物養(yǎng)料”等商品上。商標(biāo)于2005年6月申請(qǐng)，于2007年3月公告，于2007年6月順利獲準(zhǔn)注冊(cè)。

該組合商標(biāo)中的三維標(biāo)志的產(chǎn)品外包裝雖然缺乏注冊(cè)意義上的顯著性，但其表現(xiàn)為紅色瓶身加上把手、再配以黑色瓶蓋，具備最低限度的獨(dú)創(chuàng)性。其包含的“NATURE'S CARE”文字具備注冊(cè)性顯著性，已經(jīng)由同一所有人在美國(guó)獲準(zhǔn)注冊(cè)8商標(biāo)注冊(cè)信息參見(jiàn)：http://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe.，并且，“NATURE'S CARE”文字居于組合商標(biāo)的突出位置，容易被消費(fèi)者作為商標(biāo)進(jìn)行識(shí)別，該組合商標(biāo)由最低限度的獨(dú)創(chuàng)性的產(chǎn)品包裝及具備注冊(cè)顯著性的文字，因此整體上具備了顯著性，而被美國(guó)商標(biāo)局準(zhǔn)予核準(zhǔn)注冊(cè)。

綜上，根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定,并參考國(guó)外實(shí)踐,三維標(biāo)志與其他要素組合商標(biāo)的顯著性應(yīng)從整體判斷，可考慮四個(gè)因素，具有合法、合理性。

（三）問(wèn)題三：三維標(biāo)志與其他要素組合的商標(biāo)獲得注冊(cè)后的保護(hù)范圍應(yīng)如何認(rèn)定？

1.根據(jù)中國(guó)法律規(guī)定，三維標(biāo)志與其他要素的組合商標(biāo)的保護(hù)范圍應(yīng)以其中的顯著部分為主。

（1）三維標(biāo)志與其他要素的組合商標(biāo)的保護(hù)范圍應(yīng)以其中的顯著部分為主。

《商標(biāo)法》第五十九條規(guī)定：“注冊(cè)商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱(chēng)、圖形、型號(hào)，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有的地名，注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。三維標(biāo)志注冊(cè)商標(biāo)中含有的商品自身的性質(zhì)產(chǎn)生的形狀、為獲得技術(shù)效果而需有的商品形狀或者使商品具有實(shí)質(zhì)性?xún)r(jià)值的形狀，注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止他人正當(dāng)使用?！庇捎谝炎?cè)組合商標(biāo)中的三維標(biāo)志可能僅具備最低限度的獨(dú)創(chuàng)性，而非可注冊(cè)顯著性，因此，對(duì)這類(lèi)商標(biāo)，不得禁止他人正當(dāng)使用商標(biāo)中的最低限度獨(dú)創(chuàng)性的部分。

根據(jù)以上法律條文，對(duì)已注冊(cè)的三維標(biāo)志與其他要素組合商標(biāo)的保護(hù)，不宜對(duì)商標(biāo)中的所有構(gòu)成要素施以平均力度的保護(hù)，而應(yīng)以商標(biāo)的顯著部分為主。常見(jiàn)的情形為，已注冊(cè)組合商標(biāo)中，三維標(biāo)志表現(xiàn)為產(chǎn)品包裝或產(chǎn)品外觀，僅具備最低限度的獨(dú)創(chuàng)性，組合商標(biāo)的顯著部分主要為文字/圖形構(gòu)成要素。對(duì)已注冊(cè)的三維標(biāo)志與其他要素組合商標(biāo)的保護(hù)范圍應(yīng)以其中的顯著部分為主，即，主要保護(hù)組合商標(biāo)中顯著的文字/圖形要素。組合商標(biāo)注冊(cè)后，應(yīng)準(zhǔn)許他人對(duì)只具備最低限度獨(dú)創(chuàng)性、還不具備注冊(cè)性顯著性的三維標(biāo)志的合理使用。

（2）行政授權(quán)確權(quán)案件和民事侵權(quán)案件中，“組合商標(biāo)的保護(hù)范圍以其中的顯著部分為主”的適用。

具體來(lái)說(shuō)，在行政授權(quán)確權(quán)案件和民事侵權(quán)案件中，“組合商標(biāo)的保護(hù)范圍以其中的顯著部分為主”應(yīng)如何適用？

在行政授權(quán)確權(quán)案件中，為了防止在后近似商標(biāo)的注冊(cè)，在后組合商標(biāo)的三維標(biāo)志部分（即“形狀”）可以與在先的組合商標(biāo)的三維標(biāo)志部分（即“形狀”）近似，但在顯著的文字等部分不應(yīng)該近似。即在行政授權(quán)確權(quán)案件中，近似商標(biāo)的判斷可以參考一般的組合商標(biāo)的判斷原則。

在民事侵權(quán)案件中，為了制止近似商標(biāo)的侵權(quán)行為，商標(biāo)是否近似的判斷原則仍然可以參考一般組合商標(biāo)的判斷原則。在三維組合商標(biāo)中，天然地先假定形狀部分不具有顯著性，這樣，如果被控侵權(quán)的商標(biāo)只是非顯著部分（形狀）相同或者近似，而顯著部分不近似，則一般判定兩個(gè)商標(biāo)不近似。但如果顯著部分近似，而形狀完全不同，則從整體判斷的原則上講，仍然可以認(rèn)定兩個(gè)商標(biāo)不近似。即對(duì)三維組合商標(biāo)而言，在民事侵權(quán)案件中，只有顯著部分和形狀部分（對(duì)于立體組合商標(biāo)而言，從視覺(jué)空間上看，外部形狀總是會(huì)占據(jù)大部分）都近似時(shí)，才構(gòu)成整體上的近似。

以上兩個(gè)判斷原則一方面體現(xiàn)了在行政授權(quán)確權(quán)案件中，在先注冊(cè)的商標(biāo)可以有較大的保護(hù)范圍，即能夠在更大的程度和范圍上阻止在后商標(biāo)注冊(cè)；另一方面，在商標(biāo)民事侵權(quán)案件中，對(duì)商標(biāo)的保護(hù)范圍進(jìn)行相對(duì)嚴(yán)格的限制，以防止權(quán)利人不適當(dāng)?shù)恼加霉操Y源，從而有利于市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

（3）案例舉例

如在以下行政確權(quán)授權(quán)案件中，對(duì)組合商標(biāo)的保護(hù)范圍就是以商標(biāo)包含的顯著文字為主：

案例9參見(jiàn)汪澤：《立體商標(biāo)的審查》，載《中國(guó)專(zhuān)利與商標(biāo)》2008年第2期，第76頁(yè)。：第3276258號(hào)“KURG及圖”商標(biāo)與第3276252號(hào)“LA GRANDE DAME”商標(biāo)。

兩商標(biāo)指定的服務(wù)為第43類(lèi)的“餐館”等，兩商標(biāo)中包含的三維標(biāo)志都是常見(jiàn)的瓶形，雖然瓶形存在相似之處，但因各自的三維形狀使用在指定服務(wù)上都缺乏顯著特征，而兩個(gè)瓶貼上的文字“KURG”和“LA GRANDE DAME”明顯不同，故不判定為近似商標(biāo)。

2.國(guó)外商標(biāo)注冊(cè)實(shí)例和司法判例參考

參考國(guó)外的商標(biāo)注冊(cè)實(shí)例和司法判例，可以發(fā)現(xiàn)，在判斷三維標(biāo)志與其他要素的組合商標(biāo)的保護(hù)范圍時(shí)，通常也是以其中的顯著部分為主。國(guó)外的相關(guān)做法可以作為我國(guó)商標(biāo)行政及司法審查的參考。

（1）英國(guó)的相關(guān)商標(biāo)案件

在上述“YAKULT及飲料包裝”商標(biāo)異議案中，異議人除了主張被異議商標(biāo)缺乏顯著性，還主張被異議商標(biāo)與其在先商標(biāo)構(gòu)成近似，雙方商標(biāo)對(duì)比如下：

雖然兩個(gè)商標(biāo)包含的三維標(biāo)志（產(chǎn)品包裝）比較近似，但是，由于兩商標(biāo)包含的文字差異明顯，英國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局最終認(rèn)為兩商標(biāo)整體不近似，不會(huì)造成消費(fèi)者混淆。其理由中提及了商標(biāo)異議人方也明確承認(rèn)的“VITAGEN是引證商標(biāo)的顯著識(shí)別要素”?？梢?jiàn)，在對(duì)在先的立體商標(biāo)保護(hù)時(shí)，英國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局主要的保護(hù)范圍是“VITAGEN”文字，即組合商標(biāo)的顯著的文字部分。

（2）美國(guó)的相關(guān)規(guī)定及商標(biāo)實(shí)例

① 美國(guó)商標(biāo)審查指南規(guī)定

上文已提及，對(duì)于三維標(biāo)志與其他要素的組合商標(biāo)，美國(guó)審查指南明確規(guī)定對(duì)于不具有內(nèi)在顯著性的部分應(yīng)放棄專(zhuān)用權(quán)或主張?jiān)摬糠忠呀?jīng)取得獲得顯著性。這意味著，對(duì)此類(lèi)組合商標(biāo)的保護(hù)，美國(guó)審查實(shí)踐主要在于保護(hù)組合商標(biāo)中的顯著部分。

② 美國(guó)商標(biāo)實(shí)例

以美國(guó)的第79050677號(hào)組合商標(biāo)（商標(biāo)圖樣如下）為例，美國(guó)商標(biāo)局網(wǎng)站上明示：商標(biāo)所有人放棄對(duì)包裝盒外形的專(zhuān)用權(quán)。

美國(guó)商標(biāo)局要求商標(biāo)所有人明確放棄對(duì)產(chǎn)品包裝盒的專(zhuān)用權(quán)，意味該組合商標(biāo)的保護(hù)主要集中在商標(biāo)中具有顯著部分的文字/圖形部分。

綜上，根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定,并參考國(guó)外實(shí)踐,三維標(biāo)志與其他要素組合商標(biāo)的保護(hù)范圍應(yīng)以其中的顯著部分為主，具有合法、合理性。

三、問(wèn)題總結(jié)

通過(guò)以上分析，現(xiàn)對(duì)本文涉及的三個(gè)問(wèn)題予以總結(jié)如下。1.三維標(biāo)志與其他要素的組合應(yīng)屬的商標(biāo)類(lèi)型：三維標(biāo)志與其他要素的組合屬于組合商標(biāo)。2.三維標(biāo)志與其他要素的組合商標(biāo)的顯著性判斷方式：三維標(biāo)志與其他要素的組合商標(biāo)的顯著性應(yīng)從整體判斷，可考慮四個(gè)方面因素，即：（1）三維標(biāo)志是否具備可注冊(cè)顯著性；（2）三維標(biāo)志是否具備最低限度的獨(dú)創(chuàng)性；（3）其他文字/圖形等要素是否具備顯著性；（4）如果其他文字/圖形等要素具備顯著性，再判斷其是否居于商標(biāo)的突出位置、且消費(fèi)者容易將其作為商標(biāo)進(jìn)行識(shí)別。對(duì)于情形一（三維標(biāo)志本身具備注冊(cè)性顯著性），或者情形二（三維標(biāo)志本身不具備注冊(cè)性顯著性，但具備最低限度的獨(dú)創(chuàng)性，且其他文字/圖形等要素具備顯著性并居于商標(biāo)的突出位置、消費(fèi)者容易將其作為商標(biāo)進(jìn)行識(shí)別），組合商標(biāo)整體具備顯著性。3.三維標(biāo)志與其他要素的組合商標(biāo)獲得注冊(cè)后的保護(hù)范圍的認(rèn)定：三維標(biāo)志與其他要素的組合商標(biāo)獲得注冊(cè)后的保護(hù)范圍以其中的顯著部分為主。

Judgment of Distinctiveness of Trademarks Combining 3D Marks and Other Elements

According to the law, judgment of distinctiveness of trademarks combining 3D marks and other elements should follow the principle of overall judgment.However, in the course of judgment, what is the nature of such trademarks? How should the yardstick for overall judgment of distinctiveness be understood? How should the scope of protection after trademark registration be determined? These are all questions that need to be solved urgently in theory and practice.This article holds: such trademarks are combined trademarks, the principle of overall judgment of distinctiveness should give consideration to four factors, and protection of such trademarks can be treated in light of different circumstances.

Combination mark; Distinctiveness; Protection scope

付建軍，北京市隆安律師事務(wù)所。

董曉萌，中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)專(zhuān)利商標(biāo)事務(wù)所商標(biāo)代理人。

在本文的完成過(guò)程中，筆者得到了來(lái)自國(guó)內(nèi)外諸多專(zhuān)業(yè)人士的幫助，他們?yōu)楣P者指點(diǎn)迷津、提供案例，對(duì)此，筆者表以深切的謝意！對(duì)本文的完成提供幫助的人士有：來(lái)自北京高級(jí)人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭的周波法官，來(lái)自英國(guó)Dehns律師事務(wù)所的合伙人Elaine Deyes，來(lái)自美國(guó)Kacvinsky Daisak Bluni PLLC律師事務(wù)所的商標(biāo)律師Michael E.Hall，來(lái)自英國(guó)IBML的商標(biāo)經(jīng)理Craig Brown。