從Enfish案和TLI案簡析美國軟件專利適格客體的判斷標(biāo)準(zhǔn)

林委之

Alice Corp. v. CLS Bank案是美國最高法院在2014年針對美國專利法第101條專利適格主題作出的重要判決，在此案例之后，不論是在美國商標(biāo)專利局的專利審查程序還是在雙方復(fù)審（Inter Partes review，IPR）無效程序中，與軟件相關(guān)的專利申請都倍受挑戰(zhàn)而被大量駁回或者被無效。據(jù)統(tǒng)計(jì)，Alice案之后，軟件相關(guān)的美國專利申請的授權(quán)率由47%驟降至3.6%，而受其影響，利用雙方復(fù)審程序無效成功率也創(chuàng)新高，達(dá)到驚人的87%。

后Alice時(shí)代美國軟件專利適格主體的判斷

為什么后Alice時(shí)代美國專利軟件會面臨這么大的困境，這就不得不提到Alice案中最高院對Mayo兩步測試的新解釋，最高院認(rèn)為所有被挑戰(zhàn)不滿足專利適格客體的軟件專利（或者其他有客體問題的專利，例如商業(yè)方法），均需要通過Mayo兩步測試才能被認(rèn)定有效。

所謂的Mayo兩步測試，第一步是判斷該專利要求保護(hù)的內(nèi)容是否屬于自然規(guī)律、自然現(xiàn)象或者抽象概念；如果屬于三者之一，第二步再行判斷該專利是否存在足以確保整體專利方案“明顯多于”（significantly more）非適格客體的發(fā)明概念，也就是說專利的技術(shù)方案是否帶來了與眾不同的技術(shù)改良，而使得該專利被轉(zhuǎn)換為適格客體。

而對于大部分美國軟件類專利而言，往往在第一步時(shí)會被認(rèn)定屬于抽象概念（abstract idea），然后在第二步時(shí)被認(rèn)為僅僅是利用了計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)了常規(guī)的組織行為或者商業(yè)方法，因此不屬于適格的專利客體，從而被認(rèn)定不具備可專利性。

Enfish案和TLI案

而最近的一個美國聯(lián)邦上訴巡回法院（Court of Appeals for the Federal Circuit，下簡稱CAFC）的案例（Enfish LLC v. Microsoft Corporation，F(xiàn)ed. Cir.， 2016，下簡稱Enfish案）給后Alice時(shí)代的美國軟件專利帶來了一縷曙光。

Enfish案的背景是2012年美國一個專利流氓公司Enfish在加州中區(qū)地方法院起訴Microsoft等五家公司，涉案專利是US 6，151，604（下簡稱604專利）以及US 6，163，775（下簡稱775專利），涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品是NET Framework平臺中的ADO.NET數(shù)據(jù)存取技術(shù)。其中，604專利和775專利都是軟件類發(fā)明專利，保護(hù)的是一種應(yīng)用于計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫（database）的自我參照模型（self-referential model），簡單的說，該模型能夠?qū)⒉煌牡嘘P(guān)聯(lián)性的表格數(shù)據(jù)進(jìn)行整合，并形成一個單一的的表格，以此來提升數(shù)據(jù)庫的效率。

和其他軟件專利一樣，起初，地方法院毫無懸念的同意Microsoft關(guān)于簡易判決的申請，判定兩個涉案專利由于涉及抽象概念而不屬于美國專利法101條的專利適格客體，因此無效。地方法院應(yīng)用Mayo測試，分析說：人類自古以來已經(jīng)有利用表格化的方法來整理和存放數(shù)據(jù)的習(xí)慣，604專利和775專利的權(quán)利要求請求保護(hù)的內(nèi)容屬于使用表格來組織、存儲和獲取數(shù)據(jù)的抽象概念。另外，權(quán)利要求中的元素僅僅是利用公知的計(jì)算機(jī)硬件來運(yùn)行一個常規(guī)的使用表格的方法，因此沒有“明顯多于”（significantly more）非適格客體的發(fā)明概念。

然而，這個無效的判定卻被美國聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）反轉(zhuǎn)。CAFC認(rèn)為，涉案專利不屬于抽象概念（abstract idea），因此也沒有必要進(jìn)行第二步測試的討論。涉案專利屬于適格的專利客體。CAFC的主要理由和分析有以下幾點(diǎn)：

首先，CAFC認(rèn)為最高院在Alice案中并沒有排除所有軟件專利的可專利性。實(shí)際上，很多重要的計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)明都涉及對軟件和程序的改良，這些改良往往僅僅涉及邏輯架構(gòu)或者處理方法。如果認(rèn)定它們都屬于抽象概念把這些發(fā)明都?xì)w類到“非適格客體”一棒子打死，顯然將否定計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的很多優(yōu)秀發(fā)明成果。

其次，CAFC認(rèn)為美國最高院至今未對什么叫抽象概念進(jìn)行具體的解釋，而地方法院在判斷專利的方案是否屬于抽象概念（Mayo第一步測試）的時(shí)候，不應(yīng)該僅僅針對權(quán)利要求中的語言和內(nèi)容進(jìn)行判斷，因?yàn)楹苡锌赡軝?quán)利要求中描述的語言太過抽象，而其方案的實(shí)施卻和實(shí)體世界緊密相關(guān)。地方法院應(yīng)該更多地參考說明書的內(nèi)容，從整體上判斷權(quán)利要求請求保護(hù)的方案的本質(zhì)，是否屬于抽象的概念。此外，最高院并沒有說所有通過計(jì)算機(jī)來實(shí)現(xiàn)的軟件技術(shù)，均屬于抽象概念的范疇而需要進(jìn)行Mayo第二步測試。相反，CAFC認(rèn)為軟件技術(shù)也可以創(chuàng)造出不屬于抽象概念的技術(shù)創(chuàng)新和改良，而不是僅有硬件可以。CAFC認(rèn)為本案的軟件技術(shù)對計(jì)算機(jī)的效能有改進(jìn)作用，因此屬于適格客體。

第三，如果專利發(fā)明的目的是為了提高計(jì)算機(jī)的效能，而其通過計(jì)算機(jī)實(shí)施并無不妥。若其僅僅是把眾所周知的常規(guī)性活動和知識（例如一般商業(yè)慣例或者數(shù)學(xué)公式）來通過一般的計(jì)算機(jī)硬件來實(shí)施，則其不屬于適格客體。因此回到Enfish案，本案實(shí)質(zhì)的爭議點(diǎn)就在于，該專利屬于將自參照模型技術(shù)應(yīng)用在計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫上來改善計(jì)算機(jī)的效能，還是將其歸納為使用計(jì)算機(jī)來實(shí)施的一種數(shù)據(jù)處理的抽象概念。對此，CAFC認(rèn)為該專利屬于前者，因此不屬于抽象概念，屬于滿足美國專利法101條的專利適格客體。

可見，CAFC在Enfish案中采取了對軟件專利相對正向的態(tài)度，更希望地區(qū)法院能夠從技術(shù)的本質(zhì)去公平的看待軟件專利，如果該專利確實(shí)帶來了很大的、不一般的技術(shù)改良，則不應(yīng)該濫用專利適格性來打壓其有效性。

接著，僅僅不到一周，CAFC就在TLI Communications LLC v. AV Automotive， L.L.C.（下簡稱TLI案）以相反的角度進(jìn)一步解釋了其在Enfish案中的部分觀點(diǎn)。TLI案的背景是TLI公司在2014年利用一個與數(shù)字圖像存儲和管理技術(shù)相關(guān)的軟件專利（US6，038，295，下稱295專利）在美國地區(qū)法院對包括Automotive等多家公司提起訴訟，而在地區(qū)法院階段，295專利被認(rèn)定屬于抽象概念，并僅僅涉及用公知的計(jì)算機(jī)元件實(shí)現(xiàn)了對圖像的分類和組織方法，因此不屬于適格客體。

CAFC認(rèn)定了地區(qū)法院的觀點(diǎn)，CAFC表示：在Mayo第一步測試中，雖然295專利的權(quán)利要求中出現(xiàn)了具體可見的硬件元素（例如服務(wù)器），但是這樣的元素并不能使其脫離“抽象概念”的范疇，正如Enfish案中權(quán)利要求雖然描述是純粹的軟件方法，也不能直接認(rèn)定其必然屬于“抽象概念”一樣。

對于295專利，CAFC認(rèn)為：即使把說明書的描述考慮在內(nèi)，該專利也僅僅是把硬件元素（例如服務(wù)器）當(dāng)成相關(guān)方法實(shí)施的運(yùn)行環(huán)境，而專利的方案本身并沒有給這些硬件或者環(huán)境帶來任何技術(shù)上的改進(jìn)，此外，說明書中提到硬件元素的部分，皆采用了功能性的、模糊的語言進(jìn)行描述，缺乏技術(shù)細(xì)節(jié)。因此，295專利屬于使用公知的計(jì)算機(jī)解決分類和組織圖片資料的“抽象概念”。

而在Mayo第二步測試中（判斷是否存在“明顯多于”的發(fā)明概念），問題也出在說明書：雖然權(quán)利要求中出現(xiàn)了類似“控制單元”和“分析單元”這種可能被認(rèn)為是“明顯多于”的元件，但是CAFC認(rèn)為說明書中對這些元件的描述仍然是含糊抽象、不具有技術(shù)細(xì)節(jié)的，因此不足以使得該發(fā)明成為適格的專利客體。此外，295專利雖然限定了其使用在特定環(huán)境（移動電話系統(tǒng)）下，但是這仍然并不影響其不適格的事實(shí)。

對撰寫美國軟件專利的啟示

那么，上述兩個新的案例對我們撰寫美國軟件類專利有什么啟示呢？

首先，在撰寫權(quán)利要求的時(shí)候，不用刻意地加入硬件元素。從上述兩個案例可以看到，權(quán)利要求中是否包含硬件元素并不影響法院對專利是否屬于“抽象概念”的判斷，法院會結(jié)合說明書的內(nèi)容進(jìn)行整體和實(shí)質(zhì)的判斷。但是，CAFC也給出了一些他們認(rèn)為“適格”和“不適格”的例子，這些例子需要在撰寫權(quán)利要求時(shí)給予足夠的重視（特別是“不適格”的例子需要予以避免）。CAFC給出的“適格”的例子包括：“指向計(jì)算機(jī)功能改進(jìn)的權(quán)利要求（Enfish案）”、“指向特定技術(shù)問題的解決方案的權(quán)利要求（Diamond v. Diehr，1981）”或者“互聯(lián)網(wǎng)特殊存在的挑戰(zhàn)和問題 （DDR Holdings， LLC v. Hotels.com， L.P.，F(xiàn)ed. Cir. 2014）”，而“不適格”的例子包括“簡單引入計(jì)算機(jī)元件來實(shí)施已知商業(yè)行為的權(quán)利要求”、“利用通用計(jì)算機(jī)來實(shí)施抽象的數(shù)學(xué)公式的權(quán)利要求”、“數(shù)學(xué)公式的單純計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)的權(quán)利要求”以及“使用常用的計(jì)算機(jī)行為來執(zhí)行的無顯著特點(diǎn)的步驟”。

其次，在撰寫美國軟件類專利的說明書時(shí)，無論是其中發(fā)明內(nèi)容、發(fā)明領(lǐng)域、解決的問題以及具體實(shí)施例的部分，都必須強(qiáng)調(diào)本發(fā)明解決了哪些硬件、硬件功能或者環(huán)境的具體技術(shù)問題，例如Enfish案中申請人在說明書中闡述了要解決的問題是“對特定電腦功能（數(shù)據(jù)庫的自我參照模型）的改善”，這些就可以將該發(fā)明和那些僅僅把計(jì)算機(jī)元件當(dāng)作工具的抽象概念區(qū)分開來。

最后，說明書中的具體實(shí)施例部分，如果涉及到權(quán)利要求中出現(xiàn)過的硬件部件或者功能元件，特別是與本發(fā)明要解決的技術(shù)問題密切相關(guān)的硬件部件或者功能元件，務(wù)必要寫清楚相關(guān)的技術(shù)細(xì)節(jié)，而不應(yīng)該僅僅以功能性或者模糊的措辭來描述它們。