美國(guó)遏制專利釣餌的舉措及對(duì)我國(guó)的啟示

范漫曼

(河北師范大學(xué) 法政學(xué)院，河北 石家莊 050024)

美國(guó)遏制專利釣餌的舉措及對(duì)我國(guó)的啟示

范漫曼

(河北師范大學(xué) 法政學(xué)院，河北 石家莊 050024)

自1623年英國(guó)國(guó)王詹姆士一世建立起近代專利制度以來，專利制度逐漸成為保護(hù)發(fā)明人新技術(shù)的重要工具，對(duì)技術(shù)創(chuàng)新起到了重要的推動(dòng)作用。在過去的幾百年中，新技術(shù)對(duì)社會(huì)的進(jìn)步起到了十分重要的推動(dòng)作用，因而現(xiàn)代國(guó)家絕大部分都已經(jīng)建立了專利制度。雖然專利制度已經(jīng)發(fā)展了近四百年，且在不斷完善，但是如法諺所說，“法律一經(jīng)制定，便已落后于時(shí)代”，各國(guó)專利制度都正在或即將面臨“專利釣餌”的挑戰(zhàn)。這在經(jīng)濟(jì)高度發(fā)達(dá)的美國(guó)尤其明顯。

專利釣餌；美國(guó)專利制度；應(yīng)對(duì)措施

一、美國(guó)關(guān)于專利釣餌的概念界定

專利釣餌通常被認(rèn)為是于20世紀(jì)90年代初開始在美國(guó)出現(xiàn)，但其出現(xiàn)的前十年左右并沒有引起人們的太多關(guān)注，直到2001年英特爾公司與Techsearch公司發(fā)生糾紛，專利釣餌才開始被關(guān)注，而“專利釣餌(Patent Troll)”一詞正是英特爾公司前首席法律顧問助理在處理該糾紛時(shí)提出的。隨著專利釣餌的興起，給企業(yè)造成越來越大的成本，學(xué)者和各國(guó)政府都認(rèn)為應(yīng)當(dāng)對(duì)專利釣餌做出限制。但是雖然“專利釣餌”一詞的內(nèi)涵都已經(jīng)被理解，但是由于專利釣餌的主體、行為較為復(fù)雜，所以不同學(xué)者的側(cè)重點(diǎn)不同，并沒有對(duì)專利釣餌形成一個(gè)準(zhǔn)確的定義。在這個(gè)過程中，還有兩個(gè)非常重要的概念：“非專利實(shí)施實(shí)體(Non-practicing entities，NPE)”、“專利主張主體(Patent Assertion Entities，PAE)”。

NPE這一概念是由美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(Federal Trade Commission，F(xiàn)TC)于2003年在一份促進(jìn)創(chuàng)新的報(bào)告中提出的，并于2008年在一份裁決中將之等同于專利釣餌。但實(shí)際上將NPE等同于專利釣餌并不合理，而且會(huì)給對(duì)專利釣餌的研究造成不利影響，原因包括：根據(jù)前面對(duì)典型的專利釣餌的介紹，專利釣餌顯然屬于NPE，但是NPE卻并不都是專利釣餌。從“Non-practicing entities”字面上可以看出，NPE這一個(gè)概念只說明了該實(shí)體確實(shí)持有專利，也說明了該實(shí)體確實(shí)不將專利應(yīng)用于生產(chǎn)或銷售；但是卻沒有說明該實(shí)體是怎樣利用該專利來盈利的，也沒有說明該實(shí)體是怎樣獲得相關(guān)專利的，更沒有說明該實(shí)體獲取專利的目的。

PAE是美國(guó)政府對(duì)NPE修正后得到的一個(gè)概念，有的學(xué)者將其翻譯為“專利投機(jī)實(shí)體”，指的是僅利用所持有的自己未應(yīng)用于產(chǎn)品的專利進(jìn)行訴訟，以獲取賠償金或高額許可費(fèi)。與PAE相比，NPE這一概念有很大進(jìn)步，基本符合典型的專利釣餌的構(gòu)成。但是NPE這一概念仍然不能等同于專利釣餌。因?yàn)橛械拇笮推髽I(yè)自身擁有不少專利，雖然自身從事生產(chǎn)，但其所持有的部分專利并沒有實(shí)際應(yīng)用，而是利用該專利勒索賠償金或高額許可費(fèi)。這樣的企業(yè)雖然不是典型的專利釣餌，但也應(yīng)該是專利釣餌的一種非典型的類型，而NPE則不涵蓋這種企業(yè)。

二、美國(guó)遏制專利釣餌的舉措

(一)修改“永久禁令”的適用規(guī)則

eBay公司是美國(guó)一家著名的線上拍賣企業(yè)，用戶可以通過該公司的網(wǎng)站購(gòu)買或銷售商品，方式包括拍賣和固定價(jià)格，類似于早期的淘寶網(wǎng)。Half.com是eBay公司的子公司，業(yè)務(wù)與eBay公司的業(yè)務(wù)基本相同。MercExchange公司發(fā)現(xiàn)其持有的一項(xiàng)商業(yè)方法專利被Half.com公司侵犯，談判未成便起訴了Half.com公司和eBay公司。地區(qū)法院判決Half.com公司和eBay公司侵犯 MercExchange公司的專利，并判決前者向后者支付賠償金，但是未簽發(fā)永久禁令。MercExchange公司向上訴法院提起上訴，要求簽發(fā)永久禁令，上訴法院支持了其請(qǐng)求。最后，eBay公司向美國(guó)最高法院提出了上訴，最高法院經(jīng)過審理，支持了eBay公司的請(qǐng)求，沒有簽發(fā)永久禁令。

在eBay案以前，在美國(guó)專利侵權(quán)案中，如果認(rèn)定了確實(shí)存在侵權(quán)，除了因?yàn)楣怖?如公共安全、衛(wèi)生等)外，法院通常會(huì)簽發(fā)永久禁令，以保護(hù)受害方的合法權(quán)益。而這也正是專利釣餌所利用的，專利釣餌通常以訴訟為要挾，以申請(qǐng)永久禁令為要挾，要求目標(biāo)公司支付高額許可費(fèi)或調(diào)解費(fèi)等。由于永久禁令將使得企業(yè)，除非獲得專利釣餌的允許，不能再使用相關(guān)專利，而這可能使得企業(yè)迅速喪失市場(chǎng)，喪失競(jìng)爭(zhēng)力，這也是很多企業(yè)向?qū)＠烉D妥協(xié)的原因。

eBay案中，美國(guó)最高法院的判決，確定了法院對(duì)是否適用永久禁令有了自由裁量權(quán)，確定了適用永久禁令的標(biāo)準(zhǔn)，即“四要素檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”，只有原告在滿足下列四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)才能獲得永久禁令的救濟(jì)：

1.被告的侵害給原告造成的損害是無法彌補(bǔ)的；

2.被告的侵害給原告造成的損害是法律所提供的其他救濟(jì)無法彌補(bǔ)的;

3.對(duì)原被告所遭遇的困境進(jìn)行權(quán)衡后，衡平法上的這種救濟(jì)是適當(dāng)?shù)模?/p>

4.簽發(fā)永久禁令不會(huì)侵害公共利益

eBay案中，美國(guó)最高法院推翻了在專利侵權(quán)案中“自動(dòng)適用”永久禁令的規(guī)則，確定了只有在符合前述四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)才能夠適用永久禁令。雖然地方法院在適用“四要素檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”時(shí)，會(huì)面臨著各種各樣的問題，但是由于永久禁令的簽發(fā)有了這四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，因而對(duì)專利釣餌的確是起到了一定的抑制作用。

(二)提高專利審查力度

由于1980年代開始的親專利政策，導(dǎo)致專利的質(zhì)量越來越低，問題專利越來越多，問題專利引起的訴訟越來越多，給企業(yè)造成的損失也不斷增大。2010年，美國(guó)專利商標(biāo)局(USPTO)頒布了“2010-2015戰(zhàn)略計(jì)劃”，這項(xiàng)戰(zhàn)略計(jì)劃的目標(biāo)之一就是提高專利的質(zhì)量，并縮短專利評(píng)審的時(shí)間。為了實(shí)現(xiàn)這一戰(zhàn)略目標(biāo)，USPTO還將對(duì)此目標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化，包括擴(kuò)大審查團(tuán)隊(duì)，計(jì)劃在兩年內(nèi)增加1000名審查員，將總審查時(shí)間縮短至20個(gè)月左右，建立有限審查制度等。

這表明，美國(guó)專利制度開始收緊，為了提高專利的質(zhì)量，在專利審核過程中必然會(huì)更加嚴(yán)格，新授權(quán)的問題專利的數(shù)量將慢慢減少。而問題專利是專利釣餌所最青睞的專利類型，問題專利的減少，雖然不能完全消除專利釣餌，但是仍將對(duì)專利釣餌產(chǎn)生重要的阻礙作用。

(三)完善專利制度——通過《美國(guó)發(fā)明法案》

由于1980年代開始的“親專利政策”產(chǎn)生了越來越多的問題，與新時(shí)代科技發(fā)展有所出入，尤其是專利釣餌的出現(xiàn)及其活動(dòng)的日趨頻繁，美國(guó)政府便開始著手對(duì)專利法進(jìn)行修改。

實(shí)際上，2003年就已經(jīng)有要求對(duì)專利法進(jìn)行修改以限制專利釣餌的聲音出現(xiàn)了，2005年第一次提出修改案，但是未能通過，2007年再次提出修改案，最終同樣未能通過，2009年再一次提出了修改案，最終幾經(jīng)修改，終于在2011年9月8日通過，總統(tǒng)奧巴馬在2011年9月16日簽署了《美國(guó)發(fā)明法案》。這一次的修改，是美國(guó)自1952年以來對(duì)專利制度最大的一次修正，涉及了很多方面。其中直接或間接地針對(duì)專利釣餌的就有四點(diǎn)：對(duì)專利侵權(quán)之訴中的共同被告的資格做出了限制、對(duì)專利侵權(quán)賠償金的計(jì)算規(guī)則進(jìn)行了修改、對(duì)專利訴訟的管轄法院做了限定、要求USPTO開展針對(duì)專利釣餌的研究。

第一，在未對(duì)專利制度進(jìn)行修改前，專利訴訟的原告可以基于眾多被告均侵犯其同一專利，而要求法院將眾多案件合并審理。而在專利制度修改后，專利訴訟原告必須證明這些被告的侵權(quán)均基于共同的事實(shí)，如生產(chǎn)、銷售、進(jìn)出口同一產(chǎn)品，如果原告無法證明則法院將不會(huì)將之合并審理。專利釣餌的慣常做法之一便是將眾多的侵權(quán)者一同起訴，以降低自身訴訟成本，而《美國(guó)發(fā)明法案》的這一修改則直接使得專利釣餌的訴訟成本上升，對(duì)專利釣餌起到了一定的抑制作用。

第二，此次修改對(duì)損害賠償金的計(jì)算規(guī)則進(jìn)行了重大修改，此前，美國(guó)專利制度將對(duì)專利侵權(quán)損害賠償金的最低數(shù)額設(shè)定為“專利人進(jìn)行許可的合理的專利授權(quán)許可費(fèi)”，但并未給出“合理的專利授權(quán)許可費(fèi)”的判斷標(biāo)準(zhǔn)，因此專利釣餌可以獲得高額的賠償金。本次修改對(duì)此進(jìn)行了規(guī)定，要求法院對(duì)該專利相對(duì)于“現(xiàn)有技術(shù)”對(duì)科技的貢獻(xiàn)值進(jìn)行考察。另外，如果該專利并沒有得到實(shí)際應(yīng)用(被專利權(quán)人實(shí)際應(yīng)用或授權(quán)他人應(yīng)用)，則要考量該專利在侵權(quán)產(chǎn)品中作用的大小，如果侵權(quán)產(chǎn)品的新功能是建立在該專利的基礎(chǔ)上的，則在計(jì)算賠償金時(shí)按照該產(chǎn)品的整個(gè)市場(chǎng)價(jià)值來估算；如果該專利對(duì)侵權(quán)產(chǎn)品的功能貢獻(xiàn)非常有限，則扣除侵權(quán)人自己對(duì)產(chǎn)品的貢獻(xiàn)后進(jìn)行估值。由于專利釣餌的專利通常為問題釣餌，權(quán)利要求廣泛但并非決定性、關(guān)鍵性的專利，因此這將使得專利釣餌的可期望收益大大下降，從而對(duì)專利釣餌起到一定的抑制作用。

第三，該法案對(duì)許多專利訴訟的管轄做了規(guī)定，除個(gè)別規(guī)定外，將訴訟地主要限定在了被告實(shí)質(zhì)侵權(quán)地或主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所所在地。通過對(duì)管轄法院作出限制，使得專利釣餌不能輕易地將訴訟向?qū)ζ溆衅玫姆ㄔ禾崞穑@將使得案件被偏向于被告的法院來審理，這大大影響專利釣餌的勝訴率。

第四，根據(jù)該法案的要求，2013年8月美國(guó)政府考評(píng)局(Government Accountability Office，GAO)發(fā)布了《對(duì)專利侵權(quán)訴訟有影響的因素進(jìn)行評(píng)估將幫助提升專利質(zhì)量》的報(bào)告，這份報(bào)告對(duì)“專利蟑螂”現(xiàn)象進(jìn)行了實(shí)證研究，它將作為未來針對(duì)“專利釣餌”進(jìn)行立法的參考依據(jù)之一。

(四)建立企業(yè)間專利防御聯(lián)盟

在專利釣餌購(gòu)買到目標(biāo)專利之前，搶在專利釣餌之前購(gòu)買該專利，是一種釜底抽薪的解決辦法。但是一家公司的力量往往是有限的，很難承受購(gòu)買大量防御性專利的費(fèi)用和投資風(fēng)險(xiǎn)，隨著專利釣餌的威脅越來越大以及專利市場(chǎng)的漸漸興盛，一些大企業(yè)便聯(lián)合起來，組建專利防御同盟，對(duì)專利進(jìn)行搜集，防止“瀕危專利”被專利釣餌取得，如2008年建立的聯(lián)合安全信托公司(Allied Security Trust，AST)和合理專利交易所(Rational Patent Exchange，RPE)等公司。這些通常采取“防御性專利整合”的模式，即搶在專利釣餌前購(gòu)買相關(guān)專利，使會(huì)員免受專利釣餌的騷擾。他們的希望為會(huì)員公司提供專利訴訟防御機(jī)制，降低會(huì)員公司所受到的專利釣餌的威脅度。

三、美國(guó)的應(yīng)對(duì)措施對(duì)我國(guó)的啟示

我國(guó)專利制度中雖然沒有“永久禁令”制度，但卻有與之類似的“停止侵權(quán)”。我國(guó)《民法通則》和《侵權(quán)責(zé)任法》都將“停止侵權(quán)”作為一項(xiàng)承擔(dān)侵權(quán)/民事責(zé)任的重要方式，因此，專利權(quán)人可以在其專利被侵權(quán)后起訴要求法院判決侵權(quán)人停止侵權(quán)。在eBay vs MercExchange案之前，美國(guó)在專利侵權(quán)訴訟中，在已經(jīng)確認(rèn)侵權(quán)的情況下通常會(huì)自動(dòng)頒發(fā)“永久禁令”。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，在我國(guó)的專利侵權(quán)訴訟中，在已經(jīng)確認(rèn)的侵權(quán)的情況下，除涉及公共利益外，也幾乎是自動(dòng)適用“停止侵權(quán)”，這意味著侵權(quán)者的產(chǎn)品將不能再被生產(chǎn)和銷售。這有利于專利釣餌在中國(guó)的發(fā)展。

但是，我國(guó)《專利法》和《專利法實(shí)施細(xì)則》對(duì)“強(qiáng)制許可”所做的規(guī)定則在對(duì)專利釣餌有一定的抑制作用。如果專利權(quán)人在指定的時(shí)間內(nèi)沒有正當(dāng)理由的情況下，沒有實(shí)施他的專利或沒有充分實(shí)施他的專利，則有能力實(shí)施該專利的主體可以向?qū)＠芾聿块T申請(qǐng)，得到強(qiáng)制實(shí)施的權(quán)利。專利釣餌既不實(shí)際將其專利應(yīng)用于生產(chǎn)，也不計(jì)劃將其專授予他人實(shí)施，因此，其專利很可能會(huì)被有實(shí)施能力的主體申請(qǐng)強(qiáng)制實(shí)施。但是，即使是強(qiáng)制實(shí)施，實(shí)施主體仍然要向?qū)＠烉D支付許可使用費(fèi)，但這個(gè)費(fèi)用相對(duì)于被勒索時(shí)的許可費(fèi)要低很多。

侵權(quán)賠償金是影響專利釣餌的行為的另外一個(gè)重要因素，如果能夠獲得高額的賠償金，則專利釣餌可以直接起訴要求給予賠償，也可以以此為籌碼向企業(yè)索取較高的許可費(fèi)。我國(guó)專利制度規(guī)定了四種專利侵權(quán)賠償金的計(jì)算方式：

1.按照專利權(quán)人的實(shí)際損失來確定；

2.按照侵權(quán)人所獲的利益來確定；

3.參照該專利許可費(fèi)來確定；

4.由人民法院根據(jù)事實(shí)來判定。

由于專利釣餌并不實(shí)施專利，因此無法評(píng)估“實(shí)際損失”，因而第1種方法不能采用。第2種方法可以使用。專利釣餌如果已經(jīng)通過勒索將其專利授予一家企業(yè)，則第3種方法也可以使用，通常為1-3倍的許可費(fèi)。由于專利釣餌是為了高額利潤(rùn)，而侵權(quán)事實(shí)等并不會(huì)使得法院判決較高的賠償金，因此第4種方法通常不會(huì)被采用。不論采用第2種方法還是第3種方法來計(jì)算賠償金，都將給企業(yè)造成巨大的損失。所以，我國(guó)的專利侵權(quán)賠償制度在限制專利釣方面存在漏洞。

四、結(jié)語

專利釣餌在我國(guó)本土尚未造成重大損失，但是它的確存在，我們必須防患于未然，積極采取相應(yīng)的措施，防止專利釣餌對(duì)創(chuàng)新的抑制作用。本文詳細(xì)分析了美國(guó)針對(duì)專利釣餌所采取的應(yīng)對(duì)措施，并根據(jù)我國(guó)的實(shí)際情況得出啟示，防止專利釣餌阻礙技術(shù)進(jìn)步，破壞正常的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

[1] 陽東輝.專利阻滯的負(fù)效應(yīng)及其法律規(guī)制[J].知識(shí)產(chǎn)權(quán),2008(4).

[2] 楊忠勤.美國(guó)專利訴訟中永久禁令的適用及對(duì)我國(guó)的啟示[D].上海：華東政法大學(xué),2009.

[3] 易繼明.禁止權(quán)利濫用原則在知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域中的適用[J].中國(guó)法學(xué),2013(4).

[4] 于凱旋.淺析專利海盜的分類與特征[J].電子知識(shí)產(chǎn)權(quán),2013(8).

[5] 余翔,張玉蓉.金融專利新戰(zhàn)略:“專利釣餌”及其防范[J].研究與發(fā)展管理,2008(3).

[6] 曾媛媛.專利法對(duì)“專利蟑螂”的規(guī)制[D].武漢：華中科技大學(xué),2012.

[7] 張艷陽.應(yīng)對(duì)輸美貿(mào)易中專利地痞的法律思考[J].經(jīng)營(yíng)管理者,2011(23).

[8] 趙晶,王奮宇.美國(guó)專利制度改革及其對(duì)中國(guó)的影響[J].中國(guó)科技論壇,2013(1).

[9] 朱媛. 專利陷阱的演進(jìn)及類型研究[D].大連：大連理工大學(xué),2013.

America’s Containment Measures of Patent Trolls and the Revelation to China

FAN Man-man

Since the establishment of modern patent system by the King of England James Ⅰin 1623, patent system has gradually become an important tool to protect the new technologies of the inventors, and it has played great promoting roles in technology innovation. In the past hundreds of years, new technology has played very important role to the improvement of society. So, most of the modern countries have established patent system. Although patent system has gone through the development of nearly four hundred years and has been under constant improvement, patent systems of each country are all facing or will face the challenges of “patent trolls” as the sayings goes “once the law is behind The Times”. This is especially obvious in the economically high-developed America.

patent trolls; America’s patent system; containment measure

2015-10-08

范漫曼(1991-)，女，河北石家莊人，河北師范大學(xué)法政學(xué)院民商法專業(yè)2014級(jí)碩士研究生,研究方向?yàn)槊裆谭ā?/p>

D923.42

A

1671-8275(2016)01-0067-03

何玉付