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    “337調(diào)查”典型案例分析及啟示

    2016-01-21 21:52:56李子健
    中國有色金屬 2016年15期
    關(guān)鍵詞:專利知識產(chǎn)權(quán)金屬

    李子健|文

    面對“337調(diào)查”時,企業(yè)應(yīng)冷靜分析自身處境,聘請頂級律師團(tuán)隊共同制定應(yīng)對策略。同時應(yīng)做好知識產(chǎn)權(quán)分析和預(yù)警工作。侵權(quán)判斷、無效之訴、繞道設(shè)計等均離不開專利分析,而專利預(yù)警可提早發(fā)現(xiàn)侵權(quán)風(fēng)險,做到未雨綢繆。

    “337調(diào)查”是指美國國際貿(mào)易委員會根據(jù)美國《1930年關(guān)稅法》第337節(jié)(簡稱“337條款”)及相關(guān)修正案進(jìn)行的調(diào)查,禁止的是一切不公平競爭行為或向美國出口產(chǎn)品中的任何不公平貿(mào)易行為。美國ITC有三項糾正不公平進(jìn)口行為的工具:一、有限排除令。有限排除令只影響被列入起訴書的侵權(quán)人;二、普遍排除令。普遍排除令的威力最大,美國ITC一旦發(fā)布普遍排除令,受該措施影響的不僅包括申請書中列名的被告,還包括其他未在申請書中列名,但可能向美國出口同類涉案產(chǎn)品的企業(yè);三、禁止令。禁止令影響已處于美國境內(nèi)的侵權(quán)商品。

    近幾年,美國ITC受理的“337調(diào)查”案件不斷增多,不少中國企業(yè)成為“337調(diào)查”的對象。

    “337調(diào)查”案件回顧

    案例1:燒結(jié)釹鐵硼材料“337調(diào)查”

    美國當(dāng)?shù)貢r間2012年8月17日,日本日立金屬及其美國子公司向美國ITC提出申訴,指控美國進(jìn)口及在美國市場銷售的上述涉案產(chǎn)品侵犯了該公司專利,要求啟動“337調(diào)查”,并發(fā)布普遍排除令。美國當(dāng)?shù)貢r間2012年9月18日,美國國際貿(mào)易委員會應(yīng)日本日立金屬及其美國子公司要求,對中國、美國、德國和奧地利等國家的共計29家企業(yè)生產(chǎn)的燒結(jié)稀土磁體產(chǎn)品發(fā)起“337調(diào)查”。2013年5月14日,煙臺正海、寧波金雞、安徽大地熊與日立金屬達(dá)成和解,同意支付專利費用,從而取得了日立金屬專利授權(quán),并且日立金屬公司不打算再擴(kuò)大被許可中國企業(yè)數(shù)量。

    案例2:三氯蔗糖“337調(diào)查”

    2007年4月6日,英國泰萊科技有限公司和美國泰萊三氯蔗糖公司以專利侵權(quán)為由,要求美國ITC對中國三家三氯蔗糖生產(chǎn)企業(yè)和國內(nèi)外貿(mào)易商等25家被告,展開針對三氯蔗糖及其下游產(chǎn)品侵權(quán)行為的“337調(diào)查”。鹽城捷康雖然沒有被列為被告,但決定主動加入此次“337調(diào)查”。經(jīng)過24個月的拉鋸,美國ITC于2009年4月6日發(fā)布最終公告:“按照美國國際貿(mào)易委員會的程序,在鹽城捷康三氯蔗糖制造有限公司出口到美國的產(chǎn)品中,沒有觸犯337條款,未參加應(yīng)訟和被判定侵權(quán)的被調(diào)查企業(yè)的產(chǎn)品禁止出口到美國”。

    案例3:木地板“337調(diào)查”

    2005年7月,美國UniLin Beheer以及荷蘭UniLin、愛爾蘭地板工業(yè)公司依據(jù)“337條款”聯(lián)合向美國ITC告狀圣象集團(tuán)等中國18家地板企業(yè)的地板鎖扣專利侵權(quán),要求禁止這些企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)入美國市場。美國ITC初裁除了宣布UniLin公司的779號專利無效,836號專利部分無效;國內(nèi)企業(yè)的繞道設(shè)計的產(chǎn)品“第7號鎖扣”不侵權(quán)。UniLin公司選擇上訴,2007年1月5日,美國ITC針對木地板行業(yè)的“337調(diào)查”發(fā)布終裁結(jié)果,裁定中國涉案的18家木地板企業(yè)侵犯了荷蘭UniLin公司的鎖扣專利,并簽發(fā)普遍排除令。

    案例4:通信領(lǐng)域的“337調(diào)查”

    美國國際貿(mào)易委員會2013年1月31日宣布,對華為、中興、HTC和三星公司的3G和4G無線設(shè)備發(fā)起“337調(diào)查”,以確定這些產(chǎn)品是否侵犯美國公司專利權(quán)。經(jīng)過7個多月的調(diào)查,美國國際貿(mào)易委員會主審法官于2013年9月12日,對無線消費性電子設(shè)備及組件“337調(diào)查”案做出初裁,裁定被告中興通訊和華為公司不侵權(quán),這也是兩家公司今年第二次在“337調(diào)查”中勝訴。

    案例分析

    案例1中,有關(guān)釹鐵硼的核心組分專利將在2014年全部到期。上述涉案專利涉及高性能燒結(jié)釹鐵硼材料及生產(chǎn)工藝,雖然不是有關(guān)釹鐵硼材料組分的核心專利,但是其他企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品若想在市場上具備競爭力,則難以繞過這些專利技術(shù),也就是說,上述涉案專利的地位接近核心專利。在本案中,日立金屬公司采用了專利延伸戰(zhàn)略以延長其市場壟斷地位,即在核心專利到期之前,通過申請改進(jìn)的材料專利或方法專利延長專利保護(hù)期,繼續(xù)保持市場壟斷地位。面對專利封鎖,涉案的大陸3家中國稀土企業(yè)最終選擇與日立金屬和解。在核心專利難以繞行的情況下,和解恐怕是最好的結(jié)果。這些企業(yè)雖然需要支付高昂的專利許可費,但畢竟能夠在市場上分一杯羹。中北通磁等企業(yè)不是“337調(diào)查”的對象,因此在調(diào)查期間沒有主動參與和日立金屬公司的談判,在正海磁材等公司獲得日立公司專利許可后,才意識到可能失去從市場上獲利的機(jī)會,因此聯(lián)合數(shù)家稀土企業(yè)擬訴日立金屬專利無效。

    但是筆者認(rèn)為,正海磁材等公司很可能已經(jīng)錯過了與日立金屬公司談判的最佳時機(jī),如果能夠在“337調(diào)查”剛剛啟動之時主動與日立金屬公司的談判,獲得專利許可的機(jī)會可能更高。但是,由于國內(nèi)企業(yè)普遍對國際知識產(chǎn)權(quán)規(guī)則的了解不夠,對于此類案件往往認(rèn)為事不關(guān)己,沒有必要去攪混水,殊不知美國ITC一旦發(fā)布普遍排除令,其排除的范圍不僅僅限于被訴企業(yè),整個行業(yè)都會被限制進(jìn)入美國市場。

    反觀案例2,鹽城捷康雖未被列入調(diào)查對象,但是考慮到只要中國三家被告生產(chǎn)企業(yè)中有任何一家敗訴,ITC就會簽發(fā)普遍排除令,捷康公司將被排除在美國市場以外,因此決定主動加入到“337調(diào)查”當(dāng)中。捷康公司的主動加入,打亂泰萊公司節(jié)奏,加上捷康公司長期注重知識產(chǎn)權(quán)的投資和保護(hù),對此次應(yīng)訴做了充分的準(zhǔn)備,最終導(dǎo)致泰萊公司敗訴。捷康公司不僅贏得了市場,更因此提高了其在全球的知名度。

    回過頭看案例1,中國企業(yè)通過購買專利許可,與競爭對手和解實屬無奈之舉。如果能通過繞道設(shè)計規(guī)避專利技術(shù),則可以避免高昂的專利許可費。案例3中國木地板企業(yè)為了應(yīng)對“337調(diào)查”就采取了繞道設(shè)計的對策,并且在美國ITC初步裁決時被認(rèn)為不侵權(quán),這種繞道設(shè)計的思路在當(dāng)時被視為經(jīng)典。然而不幸的是,美國ITC的最終裁決裁定中國涉案的18家木地板企業(yè)侵犯了荷蘭UniLin公司的鎖扣專利,并簽發(fā)普遍排除令。

    在案例4中,中興和華為兩家公司是國內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)工作的典范,兩家公司通過PCT條約等途徑進(jìn)行專利全球布局,率先實現(xiàn)“走出去”戰(zhàn)略。在PCT申請方面,華為和中興公司的申請量在全球名列前三。因此,與其他案例相比,中興和華為在遭遇知識產(chǎn)權(quán)糾紛時表現(xiàn)得更加自信,調(diào)查周期也較短,并能夠最終贏得勝利。

    啟示

    通過前面的案例分析,可以給國內(nèi)企業(yè)帶來幾點啟示:

    1、企業(yè)應(yīng)提高知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識,善用國際知識產(chǎn)權(quán)規(guī)則。提高知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識既要注重自身知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)造、運(yùn)用、保護(hù),也要尊重他人知識產(chǎn)權(quán)。

    2、企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)專利全球布局,構(gòu)筑高質(zhì)量專利網(wǎng)。企業(yè)的自主創(chuàng)新能力是企業(yè)在市場競爭環(huán)境下生存的根本,專利數(shù)量的多寡、質(zhì)量的高低是企業(yè)創(chuàng)新能力的重要體現(xiàn)。加強(qiáng)專利全球布局可以大大提高知識產(chǎn)權(quán)訴訟中的勝訴概率。以專利網(wǎng)為籌碼,企業(yè)可以迫使對方撤訴,或者在和解談判過程中爭取到更大的利益。

    3、企業(yè)面對“337調(diào)查”應(yīng)制定合適的應(yīng)對策略。面對“337調(diào)查”時,企業(yè)應(yīng)冷靜分析自身處境,聘請頂級律師團(tuán)隊共同制定應(yīng)對策略。主動的策略包括專利繞道設(shè)計規(guī)避專利侵權(quán)、通過交叉許可化解矛盾、通過反訴迫使對手坐下來談判。被動的策略包括將對方專利無效、爭取與對手和解以獲得專利許可等。另外,面對可能出現(xiàn)的“普遍排除令”,企業(yè)主動出擊加入“337調(diào)查”有時能起到出其不意的效果。

    4、應(yīng)做好知識產(chǎn)權(quán)分析和預(yù)警工作。侵權(quán)判斷、無效之訴、繞道設(shè)計等均離不開專利分析,而專利預(yù)警可提早發(fā)現(xiàn)侵權(quán)風(fēng)險,做到未雨綢繆。事實上,華為和中興公司投入大量人力和財力進(jìn)行專利分析和預(yù)警工作,這也是它們能夠在“337調(diào)查”中獲勝的重要原因。

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