商標(biāo)淡化理論研究

趙 睿

蘭州大學(xué)法學(xué)院，甘肅 蘭州 730000

一、問題的提出

隨著經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，特別是各國市場經(jīng)濟(jì)體系的建立和完善，品牌的價(jià)值日益凸顯，而影響品牌的核心要素之一就是商標(biāo)權(quán)。當(dāng)下，越來越多的借用他人知名商標(biāo)來推廣自己，進(jìn)行廣告和促進(jìn)銷售的案例越來越多，也就是“搭便車”現(xiàn)象日益嚴(yán)重，所以有必要對這種搭便車行為進(jìn)行研究。尤其是我國知識產(chǎn)權(quán)體系并不完善;對于商標(biāo)淡化相關(guān)立法也不完善。所以，商標(biāo)淡化理論是我們當(dāng)下在市場經(jīng)濟(jì)語境下必須面對的問題。

二、當(dāng)下的研究

(一)商標(biāo)淡化的概念和內(nèi)涵

對商標(biāo)淡化的核心要件，大部分學(xué)者認(rèn)識比較一致，已經(jīng)完全將淡化從混淆中分離出來，認(rèn)為淡化是一種獨(dú)立的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)類型。但在程度上有所不同，鄭成思教授、魏森博士對商標(biāo)淡化的理解比較狹義，其定義中已經(jīng)將其侵權(quán)要素抽象出來;而李明德教授、馮曉青教授則主要參考了美國相關(guān)術(shù)語的表述來定義。陳向軍老師的概念將淡化限定到了弱化，則有失偏頗。

美國《聯(lián)邦商標(biāo)反淡化法》[1]將其定義為:淡化是指減少、削弱馳名商標(biāo)對其商品或服務(wù)的識別性和顯著性能力的行為，不論馳名商標(biāo)所有人與他人之間是否存在競爭關(guān)系，也不論是否存在混淆、誤解或欺騙的可能。

中國政法大學(xué)馮曉青教授在其文轉(zhuǎn)引鄭成思先生的對淡化的定義[2]，認(rèn)為馳名商標(biāo)淡化一般是在不同種類的商品上使用馳名商標(biāo)所有人的馳名商標(biāo)，從而減損、削弱馳名商標(biāo)顯著性、識別性和對消費(fèi)者吸引力的行為。

中國社科院李明德教授對商標(biāo)淡化的定義是[3]:淡化是指對于他人馳名商標(biāo)的商業(yè)性使用，降低該馳名商標(biāo)指示和區(qū)別有關(guān)商品或服務(wù)的能力。并且他強(qiáng)調(diào)商標(biāo)淡化的構(gòu)成要基于兩個要素，一是原告的商標(biāo)必須具有足夠的顯著性，值得他人去淡化，二是原告必須說明淡化的可能性。

(二)商標(biāo)淡化的起源和發(fā)展

1.主張理論發(fā)端于美國

李明德教授認(rèn)為[4]淡化作為一種不正當(dāng)競爭行為，直到20世紀(jì)才進(jìn)入理論界和實(shí)務(wù)界的視線，1927年美國學(xué)者謝爾特發(fā)表“商標(biāo)保護(hù)的理論基礎(chǔ)”一文提出了“商標(biāo)淡化的思想”，并產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響，40年代末美國一些州開始陸續(xù)制定商標(biāo)淡化的專門法律。到20世紀(jì)90年代，聯(lián)邦一級的反商標(biāo)淡化法制定完成。

中央黨校杜穎副教授認(rèn)為[5]商標(biāo)淡化理論誕生的根本原因在于商標(biāo)功能在現(xiàn)代社會的發(fā)展變化，斯凱特(即李明德教授所說謝爾特)也是基于對商標(biāo)功能的新理解而提出了商標(biāo)淡化理論，但并不否認(rèn)大部分對于謝爾特作為商標(biāo)淡化理論創(chuàng)始人的地位。

2.主張理論發(fā)端于大陸法系

但西南政法秦潔博士認(rèn)為[6]商標(biāo)淡化理論其肇始于大陸法系，成就與美國。她認(rèn)為淡化作為一種學(xué)術(shù)概念，其最早出現(xiàn)在德國，由Josef Kohler提出。但由德國移民的謝克特取得的成就最高。謝克特發(fā)表了《商標(biāo)保護(hù)的理論基礎(chǔ)》論文在當(dāng)時(shí)無疑產(chǎn)生了轟動性效應(yīng)，從而商標(biāo)淡化得以進(jìn)入法律專業(yè)人士的視野。雖然謝克特在其文中沒有明確提到“淡化”，但是他所倡導(dǎo)的不同于傳統(tǒng)商標(biāo)保護(hù)的觀念，實(shí)際上為理論界和實(shí)務(wù)界打開了商標(biāo)淡化理論之門。

魏森博士總結(jié)[7]英美法系的淡化制度，他認(rèn)為通常情況下，判例法和制定法一般是互相補(bǔ)、互相促進(jìn)的，很多時(shí)候，判例法的完善能夠?qū)χ贫ǚǖ某雠_起到很好的先導(dǎo)性作用。但具體到淡化問題，情況完全相反。判例法不僅沒有起到推動促進(jìn)作用，反而成為制定法制定實(shí)施的重要障礙。淡化發(fā)源于歐洲，最早用淡化理論判決案件的也是歐洲，但其以后的發(fā)展，卻遠(yuǎn)不如歐洲發(fā)達(dá)和成熟。

綜上所述，無論起源來自美國還是大陸法系，學(xué)界的共識是淡化理論無論在理論上，還是在實(shí)務(wù)上，最新的觀點(diǎn)、案例、文獻(xiàn)的數(shù)量等、美國都遠(yuǎn)遠(yuǎn)走在了其他國家之前，是淡化理論最發(fā)達(dá)的國度。筆者認(rèn)為，我國作為第三方國家，對于淡化理論起源的認(rèn)定，既無第一手的資料可供研究，其結(jié)果也不會對我國該學(xué)科學(xué)術(shù)地位有任何影響，更沒有任何現(xiàn)實(shí)意義，所以這個問題，了解幾種主要觀點(diǎn)即可，不必深究。

(三)反淡化保護(hù)資格之顯著性認(rèn)定

有關(guān)反淡化保護(hù)的資格，學(xué)界通常認(rèn)為核心有兩個要素，一是商標(biāo)的顯著性，二是知名度。但對此，無論法律法規(guī)還是學(xué)界，都有很大的爭議。馮曉青教授為代表，主張對商標(biāo)的反淡化保護(hù)不僅僅考慮“馳名”，還有有一些其他因素，他主張認(rèn)定上，知名度和美譽(yù)度并重。秦潔博士強(qiáng)調(diào)“奢侈品牌”，從內(nèi)在上還是考慮美譽(yù)度。但也有學(xué)者認(rèn)為從制度的源頭上，淡化保護(hù)并不要求美譽(yù)度，只考慮知名度即可。李明德教授則主張應(yīng)當(dāng)首先準(zhǔn)確翻譯，在漢語上厘清“馳名”的內(nèi)涵。具體而言，馮曉青教授認(rèn)為[8]關(guān)于馳名商標(biāo)的認(rèn)定上，上下級法律之間有差異，應(yīng)當(dāng)規(guī)范。他認(rèn)為馳名商標(biāo)不光應(yīng)當(dāng)具有全國知名度，而且應(yīng)當(dāng)是“享有較高聲譽(yù)”。理由如下，第一，馳名商標(biāo)的內(nèi)在要求不僅僅是知名，更包含了“美譽(yù)”，知名度和美譽(yù)度二者缺一不可。如果只是限定為“為相關(guān)公眾廣為知曉”，就將使部分美譽(yù)度不夠的商標(biāo)獲得馳名商標(biāo)待遇。第二，對一般的商標(biāo)而言，主要考慮在同類或相似類上實(shí)施商標(biāo)保護(hù)。馳名商標(biāo)則實(shí)行特殊的保護(hù)，即可以在夸大到不同類商品上的保護(hù)。第三，國際公約沒有關(guān)于“較高聲譽(yù)”條件的規(guī)定，并不妨礙我國法律確認(rèn)這一條件，施加這一要件并不與國際公約相矛盾。第四，從馳名商標(biāo)實(shí)踐的角度來說，近些年來我國對馳名商標(biāo)認(rèn)定有過濫之嫌，嚴(yán)格限制馳名商標(biāo)的條件具有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。

綜上所述，所謂的馳名，首先要在司法上明確概念。因?yàn)樵凇榜Y名”認(rèn)定上，我國存在行政和司法解釋“雙軌制”的問題，具體來說就是行政部門的界定和司法界的界定不一致[9]。另一方面，馳名的具體兩個要素，主要是“知名度”和“美譽(yù)度”，通過許多文獻(xiàn)可以發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)學(xué)者對馳名商標(biāo)的含義理解為全國性的，具有較大的美譽(yù)度的知名商標(biāo)。并主張只有馳名商標(biāo)才具有被淡化的意義，根據(jù)美國相關(guān)制度可以發(fā)現(xiàn)，在知名度的認(rèn)定上，對于淡化先是由各州陸續(xù)立法，由普通法對此保護(hù)，聯(lián)邦一級的法律到九十年代中期才制定完成，并于2006年修訂;聯(lián)邦有關(guān)淡化的法律并不排斥各州立法，說明美國對于馳名的認(rèn)定，并非機(jī)械地認(rèn)為只有全國性的馳名商標(biāo)才具有被淡化的資格。況且各國面積、發(fā)展程度不同，一些小國面積甚至不如我國一省大，其全國的知名度甚至不如我國一省馳名;另一方面，由我國的遼闊的國土面積、南北差異巨大，比如南方人非常喜愛的某品牌的食品，在其主要銷售區(qū)域已經(jīng)具有相當(dāng)?shù)纳虡?biāo)顯著性，但因?yàn)槟媳钡奈幕町?、氣候地貌、飲食?xí)慣的不同，北方人對該食物完全沒有興趣而使其在北方并沒有顯著性，從而不具有概念上的全國知名性，而導(dǎo)致無法受到“淡化原理”的保護(hù)。這很顯然會窄化保護(hù)范圍。上海交大祝建軍雖然認(rèn)為[10]美譽(yù)度不是馳名商標(biāo)的必備要素，但在馳名商標(biāo)的認(rèn)定上，美譽(yù)度還是具有相當(dāng)?shù)慕梃b參考意義。另外，2013年修訂的《商標(biāo)法》有關(guān)馳名商標(biāo)的第13條，第14條同樣沒有提到馳名商標(biāo)的申請需要美譽(yù)度。所以筆者認(rèn)為，對于馳名的界定，應(yīng)該從多角度進(jìn)行分析，特別是在全球聯(lián)系日益緊密的語境下，對于馳名的認(rèn)定更應(yīng)該值得商榷。

(四)商標(biāo)淡化行為的認(rèn)定

1.基于行為構(gòu)成要素

李明德教授認(rèn)為[11]美國語境下，根據(jù)相關(guān)判例法和制定法，馳名商標(biāo)的淡化有兩種方式，一種是弱化(blurring)，一種是丑化(tarnishment)。弱化指對于他人馳名商標(biāo)的使用，削弱或淡化了該馳名商標(biāo)與特定商品或服務(wù)之間的強(qiáng)有力關(guān)聯(lián)，弱化是最典型的淡化。丑化是指將他人的商標(biāo)用于質(zhì)量低劣的商品或服務(wù)上，或用于非法的或不道德的活動中。根據(jù)《蘭哈姆法》相關(guān)規(guī)定，認(rèn)定淡化的一個重要要素是關(guān)聯(lián)，即使用商標(biāo)和馳名商標(biāo)之間的關(guān)聯(lián)，如果不存在關(guān)聯(lián)，不會有淡化的問題。就弱化而言，這種關(guān)聯(lián)破壞了馳名商標(biāo)的顯著性;就丑化而言，這種關(guān)聯(lián)損害了馳名商標(biāo)的聲譽(yù)。就“關(guān)聯(lián)”問題上，杜穎副教授和李明德教授的論述有相似的地方，杜穎副教授認(rèn)為如果消費(fèi)者根本不把標(biāo)記與著名或馳名商標(biāo)聯(lián)系在一起，則淡化就根本無從發(fā)生。因此，不論是混淆，還是淡化，消費(fèi)者一定是將某標(biāo)志與兩個來源聯(lián)系在一起即使是在淡化的情況下，在消費(fèi)者的意識中，兩個來源還是有聯(lián)系的，只不過這種聯(lián)系不是混淆，而是一種意識中的聯(lián)想。

另外，有的學(xué)者雖然在其論述中提到了弱化、丑化行為，但在具體的分類中，并沒有單獨(dú)將丑化行為作為淡化類型之一，這是值得商榷的;另一方面，對于退化、或者說是通用名稱化是否屬于淡化，學(xué)者有不同意見。

在商標(biāo)通用名稱化上，主要不同意見有蘭州大學(xué)劉斌斌教授[12]，他將商標(biāo)侵權(quán)分為三種類型。第一種類型:第三人將與注冊商標(biāo)同一或者類似的商標(biāo)使用于與指定商品、服務(wù)同一或者類似的商品或者服務(wù)，使商品或者服務(wù)的來源發(fā)生混淆;第二種類型:第三人將與注冊商標(biāo)同一或者類似的商標(biāo)使用于非同一或者類似的商品或者服務(wù)，雖然沒有使商品或者服務(wù)的來源發(fā)生混同，卻使商標(biāo)的來源出處識別力發(fā)生了稀釋化;第三種類型:因第三人將注冊商標(biāo)作為普通(通用)名稱使用，使商標(biāo)的來源出處識別力弱化消失幾乎為零。也就是說，劉斌斌教授將淡化和通用名稱化列為同一研究層次，而不是淡化的表現(xiàn)之一。

所以，商標(biāo)通用名稱化是否屬于淡化，要分不同的情況認(rèn)定，而非一刀切。首先通用名稱化的顯著特點(diǎn)是長期性，一個商標(biāo)成為通用名稱，需要很長的時(shí)間，非一朝一夕完成，但商標(biāo)普通侵權(quán)和商標(biāo)淡化行為，很短的時(shí)間久可以認(rèn)定。其次，商標(biāo)成為通用名稱，有很多原因，一種是下位概念成為上位概念，比如“JEEP”本來是越野車的一個商標(biāo)，后來成了整個越野車的代稱，“可樂”成為焦糖碳酸飲料的代稱，以及許多藥品等。這類商標(biāo)本質(zhì)上不能算是淡化，因?yàn)檫@類商標(biāo)，要么是因?yàn)樽陨磉^于強(qiáng)大的品牌優(yōu)勢或是壟斷地位，使其商標(biāo)成為了該類商品的代稱，這種情況下，無法確定侵權(quán)人，也無法下禁止令，也就是說無法對被通用化的商標(biāo)進(jìn)行救濟(jì)。要么因?yàn)榍謾?quán)人借用被侵權(quán)人的商標(biāo)、商號來促進(jìn)其自己的品牌銷售，而被侵權(quán)人的懈怠、失誤等，同行業(yè)競爭者大量使用，被侵權(quán)人沒有及時(shí)阻止、救濟(jì)，隨著時(shí)間推移慢慢變成了該類商品的通用名稱。這種情況下，因?yàn)榍謾?quán)行為屬于同類商品，更不存在“淡化”的可能性。第二類是隨著工業(yè)、科技進(jìn)步，注冊商標(biāo)成為了某個新生事物的通用名稱而喪失其顯著性，比如“PDA”本來是注冊商標(biāo)，隨著掌上電腦興起，成為了掌上電腦的縮寫;“UPS”本來是注冊商標(biāo)，隨著電腦的普及，其意義逐漸被公眾理解為備用電源。第三類是某一特定時(shí)期，大量進(jìn)口某一品牌的產(chǎn)品，而由于語言差異、翻譯等種種原因，被進(jìn)口地的消費(fèi)者在日常的生產(chǎn)生活中，逐漸將某個附著與商品的特定商標(biāo)作為了該類產(chǎn)品的通用化名稱使用。這在制造業(yè)不發(fā)達(dá)的地區(qū)非常明顯，比如我國改革開放初期的藥品，大量進(jìn)口的農(nóng)業(yè)機(jī)械等。今后隨著我國向不發(fā)達(dá)地區(qū)出口，這種現(xiàn)在預(yù)計(jì)會更加凸出。

綜上所述，商標(biāo)淡化有以下幾個顯著特征，第一是有明確的侵權(quán)主體，這也是對“淡化”救濟(jì)的前提;第二是被淡化商標(biāo)必須是具有強(qiáng)烈顯著性;第三，侵權(quán)人有使用他人馳名商標(biāo)的行為;第四，這種使用必須是商業(yè)性的使用，而非“商標(biāo)的合理使用”等;第五，這種基于不同類型的使用，不會對商品或服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆，不存在轉(zhuǎn)移銷售，影響到被侵權(quán)商標(biāo)的實(shí)際利潤。

2.基于商標(biāo)注冊與否

是否只有注冊商標(biāo)才有資格受到反淡化保護(hù)，許多發(fā)達(dá)國家規(guī)定與我國并不一致，比如美國和日本對是商標(biāo)是否注冊并沒有明文規(guī)定。但國內(nèi)知名學(xué)者基本都贊同只有注冊商標(biāo)才能受到反淡化保護(hù)。

李明德教授直接援引法條，馮曉青教授則更偏向?qū)W理進(jìn)行論述。李明德教授認(rèn)為[13]，根據(jù)《TRIPS協(xié)定》，只有已經(jīng)獲準(zhǔn)注冊的商標(biāo)才可以獲得馳名商標(biāo)的跨類保護(hù)或者反淡化保護(hù)。至于未注冊的馳名商標(biāo)是否能夠獲得反淡化保護(hù)，則由成員國自行決定。在美國和日本，馳名商標(biāo)的反淡化保護(hù)，是否注冊并非必要前提，并在其立法中有明文規(guī)定。但我國《商標(biāo)法》僅僅針對已經(jīng)注冊的馳名商標(biāo)提供了反淡化保護(hù)。馮曉青教授主張[14]如果未注冊馳名商標(biāo)也享受注冊馳名商標(biāo)的跨類保護(hù)待遇，那么它不但超越了一般的注冊商標(biāo)保護(hù)，而且達(dá)到了與注冊的馳名商標(biāo)一樣的“特殊保護(hù)”，這將動搖我國商標(biāo)制度的根基——以注冊原則為主，在事實(shí)上損害其他市場經(jīng)濟(jì)主體的利益。筆者也贊同只有注冊商標(biāo)才能受到反淡化保護(hù)，一來非注冊商標(biāo)在當(dāng)今信息高度發(fā)達(dá)的情況下，已經(jīng)很難成為真正意義上的馳名商標(biāo);二來從立法目的來說，我們應(yīng)該鼓勵商標(biāo)注冊，這是基本原則;三來反淡化保護(hù)本質(zhì)上來說是一種特殊保護(hù)，如果同樣適用于非注冊商標(biāo)，顯然對注冊商標(biāo)不公。

三、進(jìn)一步的研究

(一)對于“馳名商標(biāo)”的認(rèn)識

這個問題上，各個學(xué)者認(rèn)識不同，從商標(biāo)作為國內(nèi)法，美國的立法者考慮是全國性知名的商標(biāo)有被淡化的可能，但隨著國際貿(mào)易的不斷發(fā)展，特別是各種自貿(mào)區(qū)的興起，比如一國的馳名商標(biāo)是否存在進(jìn)口到另一國，而被另一國淡化的情形，被進(jìn)口國如何認(rèn)定進(jìn)口產(chǎn)品商標(biāo)的問題，值得我們研究。

(二)淡化是否屬于直接侵權(quán)行為

從商標(biāo)侵權(quán)的本源出發(fā)，對商標(biāo)侵權(quán)有兩個方式，一是典型的侵權(quán)，即侵權(quán)人的侵權(quán)行為造成了消費(fèi)者對商品或服務(wù)來源的混淆。二是對被侵權(quán)者的商譽(yù)造成負(fù)面影響。但淡化行為，一來并沒有在同類商品上進(jìn)行侵權(quán)，自然也就不會影響被侵權(quán)人的銷售、利潤、潛在利潤，不會對被侵權(quán)人造成直接損失。二來許多淡化行為并沒有對被侵權(quán)人的商譽(yù)造成負(fù)面影響，比如在嬰兒用品里使用“奔馳”商標(biāo)，進(jìn)行合法、正常的商業(yè)活動，不會對奔馳汽車的商譽(yù)造成影響。這時(shí)候，很難判定對奔馳汽車侵權(quán)。而李明德教授在其專著中將淡化編入《反不正當(dāng)競爭法》中，而非《商標(biāo)法》中，筆者認(rèn)為這從側(cè)面說明淡化并非直接的商標(biāo)侵權(quán)，否則可以直接編入商標(biāo)法，而更接近于一種反不正當(dāng)競爭行為。

(三)美國法律如何借鑒與移植

當(dāng)今對于淡化理論，最先進(jìn)最發(fā)達(dá)當(dāng)屬美國，從美國相關(guān)制度中取經(jīng)自然無可非議，但我國屬于大陸法系，而美國又是典型的英美判例法，淡化理論散見于聯(lián)邦立法、最高院判決、巡回法院判決中。相比英美發(fā)達(dá)國家，我國歷史背景，發(fā)展階段與其明顯不同，特別是美國在反淡化保護(hù)中有很強(qiáng)的個案原則，這與大陸法系立法有著相當(dāng)大的不同。所以如何更好的借鑒、移植其相關(guān)制度，吸收歐美國家最新成果很好的與我國相關(guān)制度對接，是理論界和實(shí)務(wù)界都要面對的現(xiàn)實(shí)問題。

[1]Federal Trademark Anti-dilution Act USA，1996.

[2]馮曉青.注冊馳名商標(biāo)反淡化探討[J].湖南大學(xué)學(xué)報(bào)(社會科學(xué)版)，2012，16(2):137-146.

[3]李明德.美國知識產(chǎn)權(quán)法(第二版)[M].北京:法律出版社，2014:661.

[4]李明德.美國知識產(chǎn)權(quán)法(第二版)[M].北京:法律出版社，2014:662-674.

[5]杜穎.商標(biāo)淡化理論及其應(yīng)[J].法學(xué)研究，2007(6):45.

[6]秦潔.商標(biāo)淡化研究[D].西南政法大學(xué)，2012.

[7]魏森.論商標(biāo)的淡化[D].對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)，2007.

[8]同[2].

[9]國家工商行政管理總局2003年頒發(fā)的<馳名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)規(guī)定>第2條規(guī)定:“本規(guī)定中的馳名商標(biāo)是指在中國為相關(guān)公眾廣為知曉并享有較高聲譽(yù)的商標(biāo)”.2009年5月1日起施行的最高人民法院<關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋>第1條則規(guī)定:“本解釋所稱馳名商標(biāo)，是指在中國境內(nèi)為相關(guān)公眾廣為知曉的商標(biāo)”.可見<審理馳名商標(biāo)案件應(yīng)用法律解釋>的界定與<馳名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)規(guī)定>不一致.

[10]祝建軍.馳名商標(biāo)的司法保護(hù)[J].人民司法，2011(7):18-23.

[11]同[4].

[12]劉斌斌.比較法視角下商標(biāo)的通用名稱化及其救濟(jì)[J].甘肅社會科學(xué)，2012(1):130-133.

[13]李明德.商標(biāo)注冊在商標(biāo)保護(hù)中的地位和作用[J].知識產(chǎn)權(quán)，2014(5):5.

[14]馮曉青.未注冊馳名商標(biāo)保護(hù)及其制度完善[J].法學(xué)家，2012(4):120.