主動(dòng)分案策略與實(shí)戰(zhàn)

薛 松

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利局專(zhuān)利審查協(xié)作湖北中心，湖北 武漢430070

隨著國(guó)家對(duì)自主創(chuàng)新政策和知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的推進(jìn)，我國(guó)的發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量已經(jīng)連續(xù)四年位居全球第一。對(duì)國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人而言，在完成發(fā)明創(chuàng)造之后，提交專(zhuān)利申請(qǐng)對(duì)其智慧成果進(jìn)行保護(hù)的意識(shí)也日益增強(qiáng)。但是，僅僅提交一件專(zhuān)利申請(qǐng)，卻未必能夠充分保護(hù)申請(qǐng)人的相關(guān)利益。來(lái)自美日等國(guó)的申請(qǐng)人在中國(guó)申請(qǐng)專(zhuān)利時(shí)，往往通過(guò)主動(dòng)分案的方式衍生出多件專(zhuān)利申請(qǐng)，從“一枝獨(dú)秀”變成“多點(diǎn)開(kāi)花”。

關(guān)于分案，見(jiàn)于專(zhuān)利法實(shí)施細(xì)則第四十二條[1]的規(guī)定:一件專(zhuān)利申請(qǐng)包括兩項(xiàng)以上發(fā)明的，申請(qǐng)人可以在本細(xì)則第五十四條第一款規(guī)定的期限屆滿前，向國(guó)務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)提出分案申請(qǐng);但是，專(zhuān)利申請(qǐng)已經(jīng)被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請(qǐng)。

在實(shí)踐中，常見(jiàn)的情況是申請(qǐng)人基于審查員提出的單一性審查意見(jiàn)被動(dòng)地進(jìn)行分案。此外，申請(qǐng)人也可以根據(jù)需要主動(dòng)提出分案，由于分案享有與原始申請(qǐng)(下稱(chēng)母案)相同的申請(qǐng)日，因此，在實(shí)行先申請(qǐng)制的我國(guó)，提出分案申請(qǐng)相較于重新提出一件申請(qǐng)具有時(shí)間上的優(yōu)勢(shì)。下面結(jié)合分案申請(qǐng)的相關(guān)規(guī)定和實(shí)際案例的操作方法，論述如何通過(guò)主動(dòng)分案充分保護(hù)申請(qǐng)人的利益。

一、主動(dòng)分案的提出時(shí)機(jī)

主動(dòng)分案并非在母案提出后的任何時(shí)間內(nèi)均可提出。上述細(xì)則第五十四條

第一款規(guī)定的期限，是指收到國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)出的授予專(zhuān)利權(quán)通知之日起兩個(gè)月內(nèi)。也就是說(shuō)，如果母案經(jīng)實(shí)質(zhì)審查具有授權(quán)前景，申請(qǐng)人可以提出分案的最晚時(shí)間點(diǎn)是在收到母案的授予專(zhuān)利權(quán)通知之日起再加上兩個(gè)月。超出上述期限，則不能再請(qǐng)求分案。

此外，細(xì)則第五十四條規(guī)定的“專(zhuān)利申請(qǐng)已經(jīng)被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請(qǐng)?！鄙鲜鏊Q(chēng)“駁回、撤回”是指最終生效的狀態(tài)，并非是指申請(qǐng)人收到國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局相關(guān)決定的狀態(tài)。以駁回為例，盡管母案經(jīng)過(guò)審查被駁回，由于申請(qǐng)人在收到駁回決定起三個(gè)月內(nèi)仍有權(quán)向復(fù)審委員會(huì)請(qǐng)求復(fù)審，因此此時(shí)駁回決定并未最終生效，申請(qǐng)人在這一階段仍然能夠提出分案;相似地，在復(fù)審階段，或者申請(qǐng)人對(duì)復(fù)審維持駁回的決定不服而向法院提出上訴的階段，由于此時(shí)駁回決定仍未最終生效，申請(qǐng)人仍然能夠提出分案。

從以上內(nèi)容可以看出，從申請(qǐng)人提出母案申請(qǐng)之日起，到母案最終結(jié)案生效的時(shí)間階段內(nèi)，申請(qǐng)人均能夠提出分案申請(qǐng)。由于從提出申請(qǐng)到審查結(jié)案的時(shí)間周期通常在二十個(gè)月以上，這就意味著申請(qǐng)人有較為充分的時(shí)間去設(shè)計(jì)和完善分案請(qǐng)求保護(hù)的內(nèi)容。需要注意的是，對(duì)于基于一件分案再次提交分案的情形，其提交分案的時(shí)間期限是以最原始的母案來(lái)計(jì)算。

二、主動(dòng)分案的保護(hù)內(nèi)容

主動(dòng)進(jìn)行分案，其目的是為了完善母案權(quán)利要求書(shū)的保護(hù)范圍。需要注意的是，分案申請(qǐng)必須滿足的一個(gè)前提是:分案申請(qǐng)不能超出母案記載的范圍。也就是說(shuō)，在分案申請(qǐng)中不能出現(xiàn)母案未記載的技術(shù)方案。一般而言，分案的說(shuō)明書(shū)和母案說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容完全相同，區(qū)別主要在于兩者權(quán)利要求書(shū)請(qǐng)求保護(hù)的內(nèi)容不同。也就是說(shuō)，主動(dòng)分案主要用于保護(hù)在母案說(shuō)明書(shū)中有所記載，但是未在母案權(quán)利要求書(shū)中請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案。而申請(qǐng)人主動(dòng)分案提出通常出于以下兩種考慮:

(一)彌補(bǔ)母案權(quán)利要求的撰寫(xiě)缺陷

根據(jù)專(zhuān)利法第五十九條的規(guī)定，發(fā)明的保護(hù)范圍以權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)。然而，由于申請(qǐng)人或代理人經(jīng)驗(yàn)水平有限或者時(shí)間準(zhǔn)備不足，有可能最初在母案的撰寫(xiě)過(guò)程中將權(quán)利要求的保護(hù)范圍限制過(guò)小。而根據(jù)《專(zhuān)利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.3 節(jié)的規(guī)定[2]，在發(fā)明的實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中，申請(qǐng)人不得主動(dòng)刪除獨(dú)立權(quán)利要求中的特征，或者主動(dòng)改變獨(dú)立權(quán)利要求中的特征，以擴(kuò)大請(qǐng)求保護(hù)的范圍。

但是，申請(qǐng)人通過(guò)主動(dòng)分案，在分案中進(jìn)行上述修改，則可以不受上述規(guī)定的限制。例如，申請(qǐng)人可以在分案中主動(dòng)將母案權(quán)利要求中出現(xiàn)的“螺旋彈簧”特征修改為更加上位的“彈性部件”，只要在母案說(shuō)明書(shū)相關(guān)的技術(shù)方案中記載了“彈性部件”即可。又如，對(duì)于母案的權(quán)利要求存在多余指定了非必要技術(shù)特征的情形，申請(qǐng)人可以通過(guò)分案將上述多余特征進(jìn)行刪除，以擴(kuò)大保護(hù)范圍。

(二)保護(hù)其它可挖掘的技術(shù)方案

對(duì)于經(jīng)驗(yàn)豐富的申請(qǐng)人而言，其更多是在母案說(shuō)明書(shū)中挖掘出未請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案，并通過(guò)分案予以保護(hù)。方案的挖掘一般可以從兩方面展開(kāi):一是尋找與母案發(fā)明點(diǎn)相近似的變型實(shí)施方式:另一是尋找與母案發(fā)明點(diǎn)相關(guān)聯(lián)的其它技術(shù)內(nèi)容，例如沿著相關(guān)發(fā)明所處的產(chǎn)業(yè)鏈位置，向上游或下游進(jìn)行搜索。例如，母案請(qǐng)求保護(hù)一種新的產(chǎn)品A，那么可以考慮母案說(shuō)明書(shū)中是否還記載了該產(chǎn)品A的其它變型形式，例如產(chǎn)品的材質(zhì)、形狀、內(nèi)部結(jié)構(gòu)是否存在可替換的其它實(shí)施方式;從產(chǎn)品A的關(guān)聯(lián)性來(lái)看，可以考慮產(chǎn)品A的制造方法;用于制造產(chǎn)品A的設(shè)備;產(chǎn)品A的工作方式;產(chǎn)品A的使用方法;產(chǎn)品A的核心部件，該產(chǎn)品A可應(yīng)用的設(shè)備或系統(tǒng);上述內(nèi)容都是分案申請(qǐng)可以尋求保護(hù)的內(nèi)容。通過(guò)上述內(nèi)容的挖掘，能夠?qū)崿F(xiàn)圍繞一個(gè)主要發(fā)明點(diǎn)的專(zhuān)利布局。

由于分案能夠請(qǐng)求保護(hù)的內(nèi)容與母案說(shuō)明書(shū)所記載的內(nèi)容是息息相關(guān)的。我們?cè)诜治龇职干暾?qǐng)可以挖掘哪些內(nèi)容進(jìn)行保護(hù)的同時(shí)，事實(shí)上也是對(duì)母案說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)內(nèi)容的提出的要求。也就是說(shuō)，在撰寫(xiě)母案的說(shuō)明書(shū)時(shí)，宜記載與主要發(fā)明點(diǎn)相關(guān)聯(lián)的多方面內(nèi)容，并盡可能以多種變形的實(shí)施例予以呈現(xiàn)，從而確保說(shuō)明書(shū)有充足的技術(shù)方案供申請(qǐng)人能夠通過(guò)分案予以保護(hù)。

三、主動(dòng)分案的應(yīng)用實(shí)例

以日本為代表的國(guó)外申請(qǐng)人在利用主動(dòng)分案進(jìn)行專(zhuān)利布局具有比較豐富的經(jīng)驗(yàn)。下面以日本企業(yè)古河電氣工業(yè)株式會(huì)社(下稱(chēng)申請(qǐng)人)的專(zhuān)利申請(qǐng)為例，分析一下申請(qǐng)人的分案策略。

申請(qǐng)人于2007年6月27日向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交了一件申請(qǐng)?zhí)枮?00710109515.5的專(zhuān)利申請(qǐng)，其涉及一種把持件，該把持件用于將內(nèi)置有光纖的金屬箍進(jìn)行把持，使用該把持件可將內(nèi)置有光纖的金屬箍搬運(yùn)至熔接機(jī)進(jìn)行光纖熔接作業(yè)。

該申請(qǐng)(下稱(chēng)母案)共包括9項(xiàng)權(quán)利要求，其獨(dú)立權(quán)利要求如下:

(一)一種金屬箍把持件，其特征在于，具有:把持部，其將金屬箍的筒狀部從該金屬箍的連接端面?zhèn)炔迦氩殉?柄部，其在所述把持部的相反側(cè)延設(shè)。

經(jīng)過(guò)實(shí)質(zhì)審查，申請(qǐng)人根據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出的審查意見(jiàn)進(jìn)行了修改，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2012年5月16日發(fā)出授予專(zhuān)利權(quán)通知書(shū)，授權(quán)的獨(dú)立權(quán)利要求如下:

(二)一種金屬箍把持件，其特征在于，具有:把持部，其將金屬箍的筒狀部從該金屬箍的連接端面?zhèn)炔迦氩殉?柄部，其在所述把持部的與把持所述筒狀部的一側(cè)相反的一側(cè)延設(shè)，所述柄部由富于撓性的繩或沒(méi)有撓性的棒構(gòu)成。

可見(jiàn)，最終獲得授權(quán)的獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍比申請(qǐng)人預(yù)想獲得的范圍要小。申請(qǐng)人于2012年7月25日基于上述母案分別提出兩件分案申請(qǐng)20121026 0611.0(下稱(chēng)分案一)和20121026018.9(下稱(chēng)分案二)。

我們首先注意一下分案遞交的時(shí)間，由于推定申請(qǐng)人收到授予專(zhuān)利權(quán)通知書(shū)的時(shí)間是在國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)出通知書(shū)之日起加上兩周的時(shí)間，即2012年5月30日。因此，申請(qǐng)人提交分案的時(shí)間滿足收到授予專(zhuān)利權(quán)通知書(shū)后的兩個(gè)月內(nèi)。并且由于申請(qǐng)人主動(dòng)分案的時(shí)間距離截止日期非常之近，表明該分案很大程度上是申請(qǐng)人基于母案授權(quán)范圍所作出的策略性調(diào)整。

上述分案一包括19項(xiàng)權(quán)利要求;分案二包括9項(xiàng)權(quán)利要求。在上述分案中，申請(qǐng)人請(qǐng)求保護(hù)與母案的把持件結(jié)構(gòu)特征略有不同的把持件，更進(jìn)一步地，申請(qǐng)人在分案中進(jìn)一步要求保護(hù)夾持有上述把持件的金屬箍夾具，固定有上述金屬箍夾具的光纖熔接機(jī)，以及使用上述金屬箍把持件的光纖制造方法?？梢?jiàn)，申請(qǐng)人通過(guò)主動(dòng)分案一方面將保護(hù)范圍擴(kuò)大至相對(duì)母案具有簡(jiǎn)單變形的把持件，另一方面把保護(hù)范圍延展至把持件所應(yīng)用的下游裝置，把持件的使用方法，有意實(shí)現(xiàn)多層次，多方位的權(quán)利保護(hù)。

我們?cè)倏匆幌聝杉职钢嘘P(guān)于把持件的獨(dú)立權(quán)利要求和母案有何不同。

其中，分案一涉及的獨(dú)立權(quán)利要求如下:

(一)一種金屬箍把持件，其特征在于，具有:把持部，其將金屬箍的筒狀部從該金屬箍的連接端面?zhèn)炔迦氩殉郑鼋饘俟恐信渲糜袃?nèi)置光纖;柄部，其在所述把持部的與把持所述筒狀部的一側(cè)相反的一側(cè)延設(shè)，所述把持部和所述柄部由包括塑料、PVC和橡膠在內(nèi)的彈性材料構(gòu)成。

(二)一種金屬箍把持件，其特征在于，具有:把持部，其將金屬箍的筒狀部從該金屬箍的連接端面?zhèn)炔迦氩殉郑鼋饘俟恐信渲糜袃?nèi)置光纖;柄部，其在所述把持部的與把持所述筒狀部的一側(cè)相反的一側(cè)延設(shè)，與所述把持部一體地形成。

分案二涉及的獨(dú)立權(quán)利要求如下:

(一)一種金屬箍把持件，其特征在于，具有:把持部，其將金屬箍的筒狀部從該金屬箍的連接端面?zhèn)炔迦氩殉?，所述金屬箍中?nèi)置有需要與光纖心線連接的光纖;柄部，其在所述把持部的與把持所述筒狀部的一側(cè)相反的一側(cè)延設(shè)，呈繩狀。

可見(jiàn)，申請(qǐng)人在分案中分別對(duì)把持件柄部的材質(zhì)、形態(tài)、結(jié)合方式進(jìn)行了進(jìn)一步限定，從而分別請(qǐng)求保護(hù)不同的把持件。盡管母案最終獲得的保護(hù)范圍比申請(qǐng)人的預(yù)期要小，但是申請(qǐng)人通過(guò)分案，將把持件可能存在的實(shí)施形式均涵蓋在分案的保護(hù)范圍中，一定程度上彌補(bǔ)了母案保護(hù)范圍受限的缺陷。

此外，在母案的審查過(guò)程中，申請(qǐng)人于2011月3月31日還提交一件分案申請(qǐng)(分案三)，其涉及一種用于加持金屬箍把持件的金屬箍夾具，包括15項(xiàng)權(quán)利要求。

從上述案例可以看到，最初的母案僅包括9項(xiàng)權(quán)利要求，保護(hù)的內(nèi)容僅涉及金屬箍把持件以及金屬箍的搬運(yùn)方法。申請(qǐng)人通過(guò)主動(dòng)提交三件分案申請(qǐng)，母案和分案總計(jì)包括52項(xiàng)權(quán)利要求，可保護(hù)的內(nèi)容涉及金屬箍把持件、夾持金屬箍把持件的金屬箍夾具，具有金屬箍夾具的光纖熔接機(jī)、金屬箍的搬運(yùn)方法，以及帶有金屬箍的光纖的制造方法?？梢?jiàn)，通過(guò)主動(dòng)分案，申請(qǐng)人獲得了內(nèi)容更多樣，層次更豐富，范圍更廣闊的保護(hù)范圍。上述策略值得我們國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人借鑒，以充分保護(hù)申請(qǐng)人的智慧成果。

本文通過(guò)對(duì)分案申請(qǐng)相關(guān)規(guī)定的介紹和實(shí)際案例的分析，論述了通過(guò)分案實(shí)現(xiàn)利益保護(hù)最大化的常見(jiàn)方法。希望對(duì)國(guó)內(nèi)創(chuàng)新主體和廣大申請(qǐng)人制定專(zhuān)利保護(hù)策略時(shí)具有一定的啟示意義。

[1]＜中華人民共和國(guó)專(zhuān)利法實(shí)施細(xì)則＞2009年修訂.

[2]專(zhuān)利審查指南[M].北京:知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2010.