全球經(jīng)濟(jì)背景下標(biāo)準(zhǔn)制定所面臨的專利挑戰(zhàn)信息和通訊技術(shù)的教訓(xùn)（摘要）

翻譯 / 楊曉麗 崔麗麗 周唯寧 校對 / 楊曉麗

全球經(jīng)濟(jì)背景下標(biāo)準(zhǔn)制定所面臨的專利挑戰(zhàn)信息和通訊技術(shù)的教訓(xùn)（摘要）

翻譯 / 楊曉麗 崔麗麗 周唯寧 校對 / 楊曉麗

文章發(fā)表許可聲明：該報(bào)告摘要部分的中文翻譯及在《電子知識產(chǎn)權(quán)》雜志的發(fā)表，于2014年1月3日獲得位于華盛頓特區(qū)的版權(quán)所有者——美國國家科學(xué)院、美國國家學(xué)術(shù)出版社的書面授權(quán)許可。

背景

標(biāo)準(zhǔn)就是使產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)一定有益特征的技術(shù)規(guī)格。要成為“標(biāo)準(zhǔn)”，這樣的規(guī)格就要經(jīng)過一定的審查和認(rèn)證流程，或者通過規(guī)制系統(tǒng)、私營實(shí)體或消費(fèi)者的市場接受，承認(rèn)為它們是充分有效的，值得被廣泛采用。

在當(dāng)今市場，標(biāo)準(zhǔn)普遍存在并服務(wù)于多種多樣的目的——確保安全、健康和環(huán)境保護(hù)、向消費(fèi)者提供信息、在投入和產(chǎn)出的選擇中減少生產(chǎn)者和使用者之間的交易成本。其中，當(dāng)代標(biāo)準(zhǔn)最重要的功能之一，也是本報(bào)告的焦點(diǎn)，就是使不同公司設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的組件和產(chǎn)品能夠暢通無阻的互操作和相互兼容。在國內(nèi)和國際貿(mào)易中，這種互操作性標(biāo)準(zhǔn)變得越來越重要，其有助于規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)在國內(nèi)外的實(shí)現(xiàn)。

隨著標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展，進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域的技術(shù)通常是被專利保護(hù)的，或是專利申請的主題。受專利保護(hù)的技術(shù)或?qū)＠暾堉械募夹g(shù)存在于標(biāo)準(zhǔn)中，這種現(xiàn)象事實(shí)上無法避免，并且通常是有益的。但受專利保護(hù)的技術(shù)所有者和使用者之間往往關(guān)系緊張。發(fā)明人通常希望從其研發(fā)投資中獲得經(jīng)濟(jì)回報(bào)，而技術(shù)使用者則希望以能夠承受的條件獲得技術(shù)許可。在標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域，這種緊張關(guān)系更加明顯，因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)的本質(zhì)是希望得到更廣泛的接受和應(yīng)用。

為緩和這種緊張關(guān)系，國內(nèi)、國際致力于研究發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)的很多實(shí)體組織（即標(biāo)準(zhǔn)制定組織，以下簡稱SSOs），已經(jīng)普遍采納了標(biāo)準(zhǔn)中必要專利（即所謂的標(biāo)準(zhǔn)必要專利或SEPs）的披露和許可政策。一般情況下，SSOs鼓勵或要求其成員公司披露SEPs，并依據(jù)公平、合理和無歧視原則（FRAND）許可給標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施者。但是，這些內(nèi)容和特征不斷變化的政策，在很多案件中無法確定，并且對頻發(fā)的常規(guī)事件缺乏實(shí)際指導(dǎo)——如SEPs訴訟和SEPs所有權(quán)變更。尤其是SSO政策對以下問題沒有做出明確規(guī)定：如已經(jīng)負(fù)有FRAND承諾義務(wù)的SEPs持有者是否應(yīng)該尋求禁令救濟(jì)？是否應(yīng)該對涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品尋求驅(qū)逐出美國的命令？SSO專利持有者的FRAND 許可承諾義務(wù)是否應(yīng)該隨著專利所有權(quán)變更而轉(zhuǎn)移？

多數(shù)與美國、歐洲、日本相同的非強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展體系正在演進(jìn)，同時(shí)也隨著大型新興發(fā)展中國家的崛起而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，這些發(fā)展中國家是新技術(shù)的主要市場，并有望成為新技術(shù)的重要發(fā)源地。尤其在中國、印度和巴西，標(biāo)準(zhǔn)政策在這些國家將如何演進(jìn)，這些國家將如何對待標(biāo)準(zhǔn)中的知識產(chǎn)權(quán)，這些問題難以確定。當(dāng)今世界，技術(shù)快速更新和擴(kuò)散，專利數(shù)量激增，專利訴訟頻發(fā)，標(biāo)準(zhǔn)和專利的關(guān)系顯而易見地對公司、國民經(jīng)濟(jì)和全球貿(mào)易產(chǎn)生了極大的影響。

研究起源、方法和焦點(diǎn)

2011年，美國專利商標(biāo)局邀請國家學(xué)術(shù)委員會研究和報(bào)導(dǎo)專利在國際環(huán)境下標(biāo)準(zhǔn)制定過程中的作用。學(xué)術(shù)委員會指派了一個(gè)由經(jīng)濟(jì)學(xué)家、社會科學(xué)家、法律學(xué)者、標(biāo)準(zhǔn)專家和技術(shù)專家組成的委員會，要求他們證明和評估在不同地理環(huán)境下不同類型SSOs的政策和實(shí)踐情況。研究焦點(diǎn)集中在以下幾個(gè)方面：專利披露條款，專利許可條款，以及專利交易、專利出售或在破產(chǎn)程序中專利處置時(shí)的轉(zhuǎn)移義務(wù)條款。

委員會召開了四次會議，其中一次是研討會，由委員會挑選了演示文稿并進(jìn)行公開解說；委員會進(jìn)行了最初的研究和分析，其中包括對信息與通信技術(shù)（ICT）領(lǐng)域的12家SSOs的研究。經(jīng)過與贊助者磋商，委員會選擇了ICT作為本項(xiàng)目的研究焦點(diǎn)，一方面因?yàn)镮CT技術(shù)的動態(tài)性及其對標(biāo)準(zhǔn)化很強(qiáng)的依賴性；另一方面也因?yàn)樵贗CT領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量激增，標(biāo)準(zhǔn)專利問題日益凸顯。

SSO 與知識產(chǎn)權(quán)問題

委員會挑選的SSOs研究對象組織類型多樣（既有正式的標(biāo)準(zhǔn)組織又有標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟）、地域集中（包括美國、歐洲和全球性組織），標(biāo)準(zhǔn)組織活動覆蓋ICT技術(shù)整個(gè)領(lǐng)域——消費(fèi)類電子產(chǎn)品、微電子產(chǎn)品及相關(guān)的軟件和組件、包括互聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的通訊網(wǎng)絡(luò)。這些組織及其顯著特征見表S-1。

表S-1標(biāo)準(zhǔn)組織及它們的顯著特征

所有這些標(biāo)準(zhǔn)制定組織都由多樣化的利益相關(guān)者和成員組成。一些成員是技術(shù)所有者，他們的商業(yè)模式依賴于產(chǎn)品或服務(wù)的銷售收入，盡管他們希望自己的專利有足夠的價(jià)值以抵消同一技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)其他技術(shù)所有者的專利權(quán)，但是他們很少或基本上不依賴SEPs的專利許可費(fèi)收入。另一些參與者是技術(shù)銷售者，他們的商業(yè)模式基于SEPs甚至非SEPs專利實(shí)施者繳納的專利許可費(fèi)。其他成員屬于技術(shù)使用者，他們希望以低價(jià)格或者不支付許可費(fèi)的方式就能從其他成員手中獲得SEPs的許可。另外，還有一些成員既是技術(shù)使用者又是技術(shù)銷售者，在不同的標(biāo)準(zhǔn)制定過程中扮演不同的角色?，F(xiàn)有成員以及需要引進(jìn)的新成員之間的利益和需求博弈，形成了SSO知識產(chǎn)權(quán)政策，這些新成員可能是技術(shù)銷售者、技術(shù)使用者或擁有雙重身份。組織內(nèi)部利益多樣，調(diào)和這些利益面臨諸多困難，這或許是幾乎沒有SSO能夠說清楚其知識產(chǎn)權(quán)政策目標(biāo)體系的原因所在，這也使得人們難以評估其辦事效率。

然而，對于大多數(shù)SSOs 而言，其知識產(chǎn)權(quán)政策的最小目標(biāo)是，確保全部必要專利權(quán)利要求合理地為成員知曉，并且能夠在FRAND承諾或相似的框架下對外許可，這樣就能夠?qū)撛诘氖潞髮＠俪郑╤old-up）和專利許可費(fèi)堆積的風(fēng)險(xiǎn)降到最低。除此之外，專利披露的相關(guān)規(guī)則變化極大，語意也相當(dāng)模糊，主要問題如下：

哪些專利必須披露；作為必要專利或必要專利權(quán)利要求的條件是什么；在標(biāo)準(zhǔn)制定過程中，何時(shí)必須披露專利；專利信息的海量披露（非特定專利）是否能滿足需求；專利信息應(yīng)該向誰披露；是否有必要更新披露的專利信息（比如：隨著標(biāo)準(zhǔn)的演進(jìn)而更新，根據(jù)專利的授權(quán)或駁回而更新）。

如果說SSO關(guān)于專利許可的政策與上述政策有什么不同的話，那就是更加多變，在一定程度上更加模糊，主要問題如下：

FRAND許可承諾包含的具體條款和限制是什么；“公平”、“合理”、“無歧視”這幾個(gè)單獨(dú)術(shù)語的含義是什么；在標(biāo)準(zhǔn)確立之前，專利許可費(fèi)的最大額度是否應(yīng)該公開（事前措施）；FRAND許可承諾在專利組合許可和交叉許可中如何適用；免費(fèi)專利許可條款如何處理（例如：專利權(quán)回授，使用專利權(quán)的地域限制或范圍限制等）；是否應(yīng)該鼓勵或者要求專利許可免費(fèi)。

隨著專利和專利組合越來越多地通過破產(chǎn)程序交易、出售或取得，對SSOs而言，如何解決FRAND承諾約束SEPs的轉(zhuǎn)讓問題，變得越來越重要和復(fù)雜。鑒于標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施者可能面臨被新的SEP所有者“劫持”的風(fēng)險(xiǎn)，競爭主管機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為， SSOs應(yīng)當(dāng)制定具有合同效力的承諾規(guī)定，該規(guī)定要符合當(dāng)?shù)胤桑⑹筍EPs繼任所有者遵守原有FRAND許可承諾義務(wù)。一些SSOs已經(jīng)或正在采取上述措施但其中涉及的法律問題相當(dāng)復(fù)雜。

另一方面，禁令救濟(jì)（或由ITC對案件中的進(jìn)口產(chǎn)品做出排除令）作為專利侵權(quán)的一種救濟(jì)方式，很少有SSOs能夠解決如下存在爭議的問題：即FRAND承諾是否應(yīng)當(dāng)以及如何影響SEP所有者尋求禁令救濟(jì)的能力，或者對SEP所有者尋求禁令救濟(jì)構(gòu)成威脅。此外，競爭主管機(jī)構(gòu)普遍同意，在關(guān)于受FRAND承諾約束的SEP案件中，禁令救濟(jì)應(yīng)當(dāng)作為侵權(quán)救濟(jì)最后一道防線。但是，就像我們所預(yù)期的那樣，行業(yè)觀點(diǎn)存在差異；因此，委員會調(diào)查的SSO政策中沒有一個(gè)政策對組織成員或第三方受益人在法院或ITC尋求什么樣的法律救濟(jì)強(qiáng)加任何限制。

對SSO和政府政策的建議

通過對12家SSOs的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)、政府監(jiān)管部門的立場、在法律不確定且有爭議的地區(qū)不斷演進(jìn)的判例法、以及經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的調(diào)查研究，委員會建議SSOs應(yīng)當(dāng)考慮做出有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的一系列政策，同時(shí)要分清利益相關(guān)者利益的多樣性、以及這些利益在不同組織之間的變化。依據(jù)這些原則，委員會也建議政府主管機(jī)構(gòu)在某些情況下采取行動。

FRAND原則釋義

委員會認(rèn)為FRAND許可承諾代表的意義遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過專利所有者根據(jù)自己的選擇授予專利許可。FRAND許可承諾在某種意義上來說也是相互的，即不管是SEP持有者還是任何一個(gè)潛在的被許可人，都能夠就反映專利技術(shù)經(jīng)濟(jì)價(jià)值的合理許可條款和許可條件進(jìn)行善意磋商。

建議3∶11. 建議的第一個(gè)數(shù)字代表討論所在報(bào)告的章節(jié)。

委員會呼吁SSOs在他們知識產(chǎn)權(quán)政策中進(jìn)一步明確他們對FRAND許可承諾的理解和期望。SSOs應(yīng)當(dāng)通過制定某些原則來闡明FRAND許可承諾的各種效果。在符合FRAND承諾的其他條件下，這些原則可以包括對許可費(fèi)請求的指導(dǎo)，當(dāng)許多專利是標(biāo)準(zhǔn)必要專利并且相關(guān)產(chǎn)品包含多項(xiàng)技術(shù)的情況下，按照產(chǎn)品價(jià)值對專利許可費(fèi)按比例進(jìn)行分配。

建議3∶2

SSOs產(chǎn)品和服務(wù)的實(shí)施者和消費(fèi)者是其成員所做出許可承諾的預(yù)期第三方受益人，委員會建議SSOs將這一點(diǎn)在他們的政策中做出聲明。盡管并不是所有的法院都能保證這種條款的可執(zhí)行性（與此相關(guān)的法律仍在逐步發(fā)展中），但政策中包含此項(xiàng)聲明會告知法院參與SSO工作的SEP所有者的真實(shí)意圖，同時(shí)這也會給予潛在實(shí)施者更大的信心，并且在爭議中使各方權(quán)利義務(wù)關(guān)系更加明朗。

以下幾個(gè)建議旨在幫助SSOs更清晰地闡明許可承諾的捆綁問題。

建議3∶3

SSOs應(yīng)當(dāng)在其政策中明確，未來的被許可人可以要求獲得由專利持有人擁有或控制的受FRAND許可承諾約束的一些或者全部SEPs的許可。許可人不得將FRAND承諾和獲得SEPs許可捆綁到如下要求，即：被許可方接受包括非SEPs或無關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的SEPs在內(nèi)的捆綁或組合式專利許可。許可人也不得將FRAND許可承諾和對SEPs的使用捆綁到如下要求，即：被許可方同意回授無關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的SEPs或非SEPs的許可。

建議3∶4

SSOs應(yīng)在其政策中明確，受FRAND承諾約束的SEPs持有者可以基于FRAND條款要求被許可方回授他們所擁有或控制的（包括在SSO政策中注明屬于它的SEPs）、屬于同一標(biāo)準(zhǔn)或由SSO明確的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的SEPs許可。

建議3∶5

應(yīng)當(dāng)明確的是SSOs的知識產(chǎn)權(quán)政策并不影響雙方當(dāng)事人在標(biāo)準(zhǔn)范圍之外自愿進(jìn)行組合或交叉許可的自由。這包括未來的許可方主動提供的一攬子許可，如固定專利池。

專利披露

委員會承認(rèn)不管是對SSOs還是對其成員公司，透明度的許多方面要受到公平交易原則的限制。一方面，透明度越高，不確定性和法律風(fēng)險(xiǎn)就會越少，并且在沖突發(fā)生時(shí)會很有幫助。另一方面，通過披露實(shí)現(xiàn)透明度會帶來巨大的付出和遵從成本。然而，委員會建議SSOs應(yīng)考慮以下步驟，來增加SEP所有權(quán)和許可的透明度。

建議4∶1

那些政策中沒有要求所有成員必須做出FRAND許可承諾的SSOs，應(yīng)當(dāng)將披露義務(wù)作為他們知識產(chǎn)權(quán)政策的一部分。

建議4∶2

有披露政策的SSOs應(yīng)明確其目標(biāo)，并考慮披露政策是否能夠充分滿足其目標(biāo)需求。特別是這些SSOs可以考慮將專利披露從許可承諾中分離開來，從而更好地定義專利披露時(shí)機(jī)和披露內(nèi)容。

建議4∶3

SSOs應(yīng)向公眾提供披露的信息。

建議4∶4

SSOs應(yīng)考慮能夠提高披露數(shù)據(jù)質(zhì)量和精確度的措施。這些措施可以包括更新要求或加強(qiáng)與專利局的協(xié)調(diào)。

負(fù)有許可承諾義務(wù)的專利轉(zhuǎn)讓、專利所有權(quán)的透明度

標(biāo)準(zhǔn)必要專利的轉(zhuǎn)讓日益成為高科技交易市場的重要特征，交易雙方都通過破產(chǎn)程序中的資產(chǎn)處置來尋求實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)必要專利的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。這種轉(zhuǎn)讓引發(fā)了一系列復(fù)雜的問題，包括專利轉(zhuǎn)讓人、受讓人以及沿著這一交易鏈條而被囊括其中的現(xiàn)在和未來的潛在被許可方三者之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。截至目前，制定法和司法裁決對這一復(fù)雜問題至多提供一些指導(dǎo)，并且不同國家的法律也存在極大差異。另一方面，主要競爭主管機(jī)構(gòu)認(rèn)為受讓人繼受最初承諾義務(wù)的政策能夠使其價(jià)值更清晰。

委員會與這些競爭主管機(jī)構(gòu)一致認(rèn)為，盡管FRAND許可承諾會以不同的方式和形態(tài)出現(xiàn)，其應(yīng)隨專利的轉(zhuǎn)讓而一并轉(zhuǎn)移。對于專利轉(zhuǎn)讓所引發(fā)的復(fù)雜問題，令人滿意的解決辦法可以尋求政府行為和可能的立法解決。首先，美國法律并不要求美國專利商標(biāo)局對專利所有權(quán)變更進(jìn)行備案或?qū)?shí)際利害關(guān)系人身份進(jìn)行確認(rèn)。委員會認(rèn)為，在專利成為主要資產(chǎn)的時(shí)代，知識產(chǎn)權(quán)市場充滿了活力，經(jīng)常發(fā)生破產(chǎn)訴訟，在這種狀況下專利所有權(quán)缺乏透明度將不再被接受。跟隨SSOs進(jìn)行SEP所有權(quán)變更登記，這種措施只能解決部分問題，并且會給其中一些組織造成負(fù)擔(dān)。

為使被許可方交易的不確定性和額外的交易成本降至最低，委員會對SSOs的政策和公共政策提出以下建議。

建議5∶1

在SSOs尚未有所作為的地方，可以通過以下方式制定出有意義的政策：將利益繼受人與SEP所有者向SSO做出的許可承諾綁定在一起（例如FRAND許可承諾），不管這種許可承諾在SSO 知識產(chǎn)權(quán)政策中是否尚未定論。無論SEPs是單獨(dú)披露還是包含在整體披露中，這個(gè)要求都應(yīng)該適用，并且這些義務(wù)將隨著以后的專利轉(zhuǎn)讓而轉(zhuǎn)移。

建議5∶2

制定法、判例法、或其他法律機(jī)制都應(yīng)將許可承諾與受FRAND許可承諾約束并為實(shí)施SSO標(biāo)準(zhǔn)所需的專利綁定。以上方式應(yīng)當(dāng)保證許可承諾自動地與專利同步運(yùn)行。

建議5∶3

鑒定專利轉(zhuǎn)讓會有一些困難，因?yàn)橐罁?jù)目前的美國法律，他們不需要被記錄下來。因此，法律和規(guī)章應(yīng)當(dāng)要求專利局記錄所有專利轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)。委員會相信這種將并不經(jīng)常被確定的所有專利轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)記錄下來的方法是實(shí)際且有效的，使得SEPs轉(zhuǎn)讓透明化。記錄應(yīng)當(dāng)確定實(shí)際利害關(guān)系人。

建議5∶4

破產(chǎn)問題尤為復(fù)雜，也增加了許可承諾一致的不確定性。SSOs應(yīng)制定指導(dǎo)方針來確保對他們做出的許可承諾與破產(chǎn)程序的專利一致，如果必要的話，支持法律作出相同的規(guī)定。

建議5∶5

競爭主管機(jī)構(gòu)和國際政策磋商者應(yīng)當(dāng)通過法律或其他規(guī)章，找到降低因國家司法管轄規(guī)定不一致而引發(fā)的專利轉(zhuǎn)讓問題包括破產(chǎn)程序中的專利轉(zhuǎn)讓問題的解決方法。

受FRAND約束的SEPs禁令救濟(jì)

委員會認(rèn)為，F(xiàn)RAND承諾限制了專利許可人尋求禁令救濟(jì)的能力，包括排除性禁令救濟(jì)，并且建議通過以下方式幫助避免或者解決糾紛，阻止反競爭行為，確保權(quán)利受侵犯的SEP持有者獲得合理賠償。

建議6∶1

那些在專利劫持（hold-up）盛行的行業(yè)中制定標(biāo)準(zhǔn)的SSOs，應(yīng)當(dāng)明確他們關(guān)于受FRAND約束的SEPs禁令的適用原則：

1）如果禁令救濟(jì)與那些約束SEPs許可的FRAND承諾條款相沖突，那么應(yīng)當(dāng)盡量不適用禁令救濟(jì)。

2）如果一個(gè)未來的專利被許可人拒絕參與或拒絕遵守基于FRAND許可條款和條件做出的獨(dú)立裁決結(jié)果，那么可以適用禁令救濟(jì)。

3）如果一個(gè)SEP持有者沒有獲得賠償?shù)钠渌緩?，那么可以適用禁令救濟(jì)。

委員會不能就適當(dāng)?shù)腇RAND爭議裁決地達(dá)成一致意見。不過，多數(shù)委員贊同以下觀點(diǎn)：

多數(shù)委員建議6∶2

SSOs應(yīng)當(dāng)明確，基于FRAND條款和條件引發(fā)的爭議，應(yīng)當(dāng)在法院、代表機(jī)構(gòu)、仲裁庭或其他能夠評價(jià)SEPs經(jīng)濟(jì)價(jià)值和給予金錢賠償?shù)膶彶猛ミM(jìn)行裁判。22. 少數(shù)委員贊同以下建議：法院、代表機(jī)構(gòu)、仲裁庭或包括USITC在內(nèi)的其他審裁庭，都應(yīng)當(dāng)受理有關(guān)專利必要性、FRAND決定或涉及公共利益的案件，并基于現(xiàn)行法，如基于eBay案的判決和（或）ITC的337條款，對禁令救濟(jì)作出裁定。

委員會也不能就FRAND承諾可能限制SEP持有者尋求禁令救濟(jì)權(quán)利的范圍達(dá)成一致。不過，關(guān)于這一點(diǎn)多數(shù)委員都贊同以下建議：

多數(shù)委員建議6∶3

SSOs應(yīng)當(dāng)明確，在SEP持有者尋求禁令救濟(jì)之前，基于FRAND條款和條件引發(fā)的爭議，應(yīng)當(dāng)在法院、代表機(jī)構(gòu)、仲裁庭或其他允許任何一方提出相關(guān)訴求和抗辯（比如合法性、有效性和非侵權(quán)性）的審裁庭進(jìn)行裁判。33. 少數(shù)委員贊同以下建議：SSOs應(yīng)當(dāng)明確，在向法院、代表機(jī)構(gòu)、仲裁庭或其他裁量公平、單方行為、相互性以及FRAND因素（包括FRAND費(fèi)率和條款）的審裁庭提起FRAND爭議時(shí)，如果SEP所有者主動依據(jù)FRAND向潛在被許可人授予許可并進(jìn)行磋商，那么應(yīng)當(dāng)允許其在訴訟請求中包含禁令救濟(jì)。

SSO-專利局的信息共享

隨著標(biāo)準(zhǔn)和專利之間的關(guān)聯(lián)性越來越大，兩者功能和完整性的相互依存也越來越強(qiáng)。有關(guān)爭議專利的訴訟請求和應(yīng)用專利狀況的最新信息，對標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展工作組織來說，極為重要。同樣，提交給標(biāo)準(zhǔn)組織成員的意見書和最終標(biāo)準(zhǔn)文本均代表了專利審查者對現(xiàn)有技術(shù)潛在價(jià)值集合的考量。所有的參與人都與爭議專利的質(zhì)量有某種利益關(guān)系。

歐洲專利局已經(jīng)與三家SSOs在標(biāo)準(zhǔn)格式文本中共享這些信息達(dá)成協(xié)議。歐洲專利局與國際電信聯(lián)盟（ITU）、歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會（ETSI）和國際電氣與電子工程師協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會（IEEE-SA）所達(dá)成的協(xié)議包含以下共同因素：交換信息和文件；收集文件表格，發(fā)布有關(guān)政策，以滿足EPO現(xiàn)有技術(shù)的檢索需求；EPO全體人員的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)；自籌經(jīng)費(fèi)。參與者一致認(rèn)為，這樣做的價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過產(chǎn)出更高質(zhì)量的專利。提高知識產(chǎn)權(quán)和標(biāo)準(zhǔn)之間關(guān)聯(lián)性的透明度，被認(rèn)為不管是對SSO成員還是對EPO審查者，均有益處。

委員會發(fā)現(xiàn)，與EPO-SSO備忘錄相符的各項(xiàng)安排，不僅對USPTO審查程序大有裨益，也使得SSO能夠以相對適度的成本運(yùn)行。這將有可能使得EPO-SSO協(xié)議區(qū)別于EPO與ITU、ETSI和IEEE-SA之間的協(xié)議。委員會并沒有充分探究其討論中提出的兩個(gè)法律議題：1）隨著《美國發(fā)明法案》的頒布實(shí)施，現(xiàn)有技術(shù)的法律定義如何在不同司法管轄區(qū)域之間變化，尤其是在EPO和 USPTO之間；2）USPTO與個(gè)別SSOs之間的合作模式是否代表了一種利益沖突。委員會建議USPTO采取以下措施：

建議7∶1

隨著《美國發(fā)明法案》的通過和實(shí)施，USPTO應(yīng)當(dāng)：

1）明確現(xiàn)有技術(shù)的法律定義如何在不同司法管轄區(qū)域之間變化，特別是在EPO和 USPTO之間。尤其是，在標(biāo)準(zhǔn)語境下，技術(shù)何時(shí)被視為 “公開使用”？

2）與領(lǐng)先的SSOs（可能包括ETSI、IEEE-SA或ITU）共同探究類似于那些EPO總結(jié)做出的信息共享安排；

3）與其他專利局合作，為標(biāo)準(zhǔn)中現(xiàn)有技術(shù)文件建立一致的字段和模板，這些文件如規(guī)格的最初草案、公布的會議紀(jì)要等等，并與其他專利局商議在這種語境下共享信息的定義；

4）應(yīng)加強(qiáng)對美國專利審查員的標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)教育。例如，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)者在華盛頓召開會議時(shí)，可以要求他們向USPTO審查員介紹最新的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)程和發(fā)展態(tài)勢；

5）應(yīng)與SSOs共同開發(fā)聯(lián)合教育項(xiàng)目，討論基于標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)有技術(shù)的利弊，尤其是早期草案，以及專利局檢索數(shù)據(jù)庫中納入基于標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)有技術(shù)的益處。

中國、印度和巴西的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)程和政策

雖然更多的國家是全球信息通信技術(shù)（ICT）市場的重要參與者——其中包括韓國、臺灣、香港和新加坡——但是USPTO要求委員會對三個(gè)新興經(jīng)濟(jì)國家進(jìn)行著重研究，原因如下：中國、印度和巴西是三個(gè)典型的大型快速發(fā)展國家，至今一直依賴于受標(biāo)準(zhǔn)約束的進(jìn)口技術(shù)，這些標(biāo)準(zhǔn)由上述組織開發(fā)，并主要受美國、歐洲和日本控制。但是，這三個(gè)國家的政府都正在制定重大的、新的行業(yè)政策承諾，旨在增強(qiáng)國家創(chuàng)新能力，并推動經(jīng)濟(jì)步入高附加值和高知識密集型生產(chǎn)中。他們對知識產(chǎn)權(quán)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展的方法可以從其廣泛的行業(yè)政策目標(biāo)中表現(xiàn)出來。但基于其成員身份也受到WTO的限制，同時(shí)也要遵守TBT和TRIPS這兩個(gè)協(xié)議，這些都促使其在一定程度上與國際規(guī)則接軌。在這三個(gè)國家中，國家政策和體系正面臨轉(zhuǎn)型或發(fā)展，這將可能帶來更加全國性的轉(zhuǎn)變。國際標(biāo)準(zhǔn)化和知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)通過標(biāo)準(zhǔn)和體系在不斷演變，考慮到這些經(jīng)濟(jì)體的規(guī)模，這些政策如何發(fā)展，將對規(guī)則和體系產(chǎn)生重大影響。

中國

在發(fā)展過程中，中國的標(biāo)準(zhǔn)化策略，包括標(biāo)準(zhǔn)中必要專利的政策，表現(xiàn)出對國際規(guī)則和國際股東、在一些情況下包括跨國公司股東利益的高度敏感，盡管在其他情況下排除了外國公司的參與。同時(shí)，政府積極致力于構(gòu)建服務(wù)于中國國家利益的標(biāo)準(zhǔn)體系，包括降低對進(jìn)口技術(shù)的依賴和相關(guān)許可費(fèi)，以及構(gòu)建國內(nèi)創(chuàng)新能力。在過去十年里，國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會在制定國家政策指導(dǎo)方面的努力相當(dāng)明顯，其最新的規(guī)定是《涉及專利的國家標(biāo)準(zhǔn)制修訂管理規(guī)定(暫行)》。這些指導(dǎo)體現(xiàn)了披露和FRAND許可規(guī)范,但仍在定義和程序方面存在大量語意模糊之處，進(jìn)而顯示出對權(quán)利持有者利益的歧視待遇。同時(shí)，中國正處于專利訴訟激增的階段，其中一些案件與SEPs相關(guān)。

印度

與中國相反，印度在標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展和知識產(chǎn)權(quán)方面較少采取戰(zhàn)略性舉措，而是更傾向于遵循由已成立的國際標(biāo)準(zhǔn)組織制定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的知識產(chǎn)權(quán)政策。然而，有跡象顯示，印度政府正在努力扶持本地標(biāo)準(zhǔn)和知識產(chǎn)權(quán)的發(fā)展，并且呈現(xiàn)日益增長的趨勢。2012年國家電信政策確立的數(shù)字目標(biāo),是為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和自給自足,并創(chuàng)造一種“…聯(lián)合技術(shù),需求,標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則的路徑來增強(qiáng)國內(nèi)制造業(yè)的競爭力…”。通過設(shè)立“標(biāo)準(zhǔn)來滿足國家需求,創(chuàng)造知識產(chǎn)權(quán)，參與國際標(biāo)準(zhǔn)組織…使印度在國際電信標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域中成為領(lǐng)軍者?！?/p>

巴西

與印度一樣,巴西在標(biāo)準(zhǔn)和知識產(chǎn)權(quán)政策上也較少采取戰(zhàn)略性舉措，因其標(biāo)準(zhǔn)組織在處理標(biāo)準(zhǔn)中知識產(chǎn)權(quán)問題上缺少完備的政策，對于相關(guān)復(fù)雜問題的處理還處于起步階段。

上述三個(gè)國家的現(xiàn)代技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系發(fā)展任重而道遠(yuǎn)。這甚至對于中國來說也同樣適用，雖然中國的學(xué)習(xí)曲線相當(dāng)陡峭，但在構(gòu)建國家標(biāo)準(zhǔn)化體系方面，顯示出遠(yuǎn)遠(yuǎn)比印度和巴西更加穩(wěn)健的步伐。然而在這些國家標(biāo)準(zhǔn)體系的發(fā)展過程中，美國政府所起的作用是有限的，實(shí)際上它們均處于成型前的變化階段，這表明它們之間存在互利雙贏的可能性，特別是關(guān)于教育、培訓(xùn)、以及提高在構(gòu)建SSO能力的早期發(fā)展階段知識產(chǎn)權(quán)政策重要性的意識。

建議8∶1

在這三個(gè)國家和其他新興經(jīng)濟(jì)國家中SSOs的早期發(fā)展階段，美國政府應(yīng)當(dāng)找出提高發(fā)展知識產(chǎn)權(quán)政策重要性意識的方法；并且應(yīng)當(dāng)聯(lián)合非政府標(biāo)準(zhǔn)實(shí)體，為致力于標(biāo)準(zhǔn)化組織發(fā)展的國家，通過提供培訓(xùn)項(xiàng)目的方法，幫助他們制定出成功的國家標(biāo)準(zhǔn)化所需的政策。

建議8∶2

同時(shí)，美國政府的相關(guān)機(jī)構(gòu)，例如美國專利商標(biāo)局（USPTO）、美國貿(mào)易代表辦公室(USTR)，美國國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院(NIST)，應(yīng)當(dāng)密切監(jiān)控和報(bào)導(dǎo)這些國家和其他主要新興經(jīng)濟(jì)國家關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)制定和知識產(chǎn)權(quán)管理的進(jìn)展情況。

后記

2013年10月15 日，美國國家科學(xué)院（以下簡稱NAS）發(fā)布了一份報(bào)告：《全球經(jīng)濟(jì)背景下標(biāo)準(zhǔn)制定所面臨的專利挑戰(zhàn)——信息和通訊技術(shù)的教訓(xùn)》。這是NAS科學(xué)、技術(shù)與經(jīng)濟(jì)政策委員會（以下簡稱STEP）應(yīng)美國專利商標(biāo)局（以下簡稱USPTO）邀請，對專利在國際環(huán)境下標(biāo)準(zhǔn)制定過程中的作用和存在的問題進(jìn)行的調(diào)查、研究和分析。STEP圍繞標(biāo)準(zhǔn)中日益凸顯的知識產(chǎn)權(quán)問題，對國際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）、國際電信聯(lián)盟（ITU）、國際電工技術(shù)委員會（IEC）、電氣與電子工程師協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(IEEE-SA)、美國國家標(biāo)準(zhǔn)學(xué)會（ANSI）、互聯(lián)網(wǎng)工程任務(wù)組(IETF)、結(jié)構(gòu)信息標(biāo)準(zhǔn)化促進(jìn)組織(OASIS)、國際貿(mào)易協(xié)會(VITA)、萬維網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟(W3C)、高清晰度多媒體接口論壇(HDMI)、近場通信論壇(NCF)和歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(ETSI)等12家標(biāo)準(zhǔn)制定組織進(jìn)行了調(diào)查研究。

研究報(bào)告將重點(diǎn)聚焦在標(biāo)準(zhǔn)中的專利披露、專利許可、以及專利交易、專利出售或在破產(chǎn)程序中專利處置時(shí)的轉(zhuǎn)移義務(wù)、禁令救濟(jì)等幾個(gè)方面。一是標(biāo)準(zhǔn)必要專利披露問題。哪些專利必須披露，何時(shí)披露，向誰披露，是否有必要更新披露的專利信息；二是標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可問題。FRAND許可承諾包含的具體條款和限制是什么，在專利組合許可和交叉許可中如何適用，專利許可費(fèi)的最大額度是否應(yīng)該公開，免費(fèi)專利許可條款如何處理；三是負(fù)有許可承諾的標(biāo)準(zhǔn)必要專利轉(zhuǎn)讓問題。隨著專利和專利組合越來越多地通過破產(chǎn)程序交易、出售或取得，如何解決FRAND承諾約束標(biāo)準(zhǔn)必要專利的轉(zhuǎn)讓問題，標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施者如何應(yīng)對可能面臨的被新的標(biāo)準(zhǔn)必要專利所有者“劫持”的風(fēng)險(xiǎn)；四是標(biāo)準(zhǔn)必要專利的禁令救濟(jì)問題。FRAND承諾是否應(yīng)當(dāng)以及如何影響標(biāo)準(zhǔn)必要專利所有者尋求禁令救濟(jì)的能力，或者對標(biāo)準(zhǔn)必要專利所有者尋求禁令救濟(jì)構(gòu)成威脅。報(bào)告全文分為八個(gè)部分，共160余頁，通過對上述問題的深度剖析，從不同角度對標(biāo)準(zhǔn)化組織、法院、政府機(jī)構(gòu)等提出了政策建議。對不能達(dá)成一致意見的“FRAND爭議裁決地”和“FRAND承諾可能限制SEP持有者尋求禁令救濟(jì)權(quán)利的范圍”兩個(gè)問題（文中已標(biāo)出），報(bào)告負(fù)責(zé)任的備注了“多數(shù)委員建議”和“少數(shù)委員建議”。在報(bào)告最后，著重研究和分析了中國、印度和巴西三個(gè)經(jīng)濟(jì)體對待標(biāo)準(zhǔn)中知識產(chǎn)權(quán)問題的態(tài)度，尤其關(guān)注中國的標(biāo)準(zhǔn)政策演進(jìn)，并對中國《涉及專利的國家標(biāo)準(zhǔn)制修訂管理規(guī)定(暫行)》表現(xiàn)出高度關(guān)注（該規(guī)定現(xiàn)已由國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會和國家知識產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合公告，名稱為《國家標(biāo)準(zhǔn)涉及專利的管理規(guī)定(暫行)》，2014年1月1日起施行）.該報(bào)告的研究過程和研究結(jié)論值得我們認(rèn)真學(xué)習(xí)。該報(bào)告涉及的標(biāo)準(zhǔn)中知識產(chǎn)權(quán)問題也值得我國相關(guān)部門高度關(guān)注和重點(diǎn)研究。

作為從事標(biāo)準(zhǔn)中知識產(chǎn)權(quán)研究和處置工作的專業(yè)機(jī)構(gòu)，SIPR在該報(bào)告面世之日便給予高度關(guān)注和重視，及時(shí)組織人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和研究，并根據(jù)NAS的授權(quán)和業(yè)界反饋翻譯該報(bào)告摘要部分，在翻譯過程中反復(fù)推敲、錘煉，幾經(jīng)修改，希望盡可能的忠實(shí)于原文，以呈現(xiàn)給業(yè)界同仁最真實(shí)的報(bào)告內(nèi)容。在此過程中，我們得到了美國國家科學(xué)院科學(xué)、技術(shù)和經(jīng)濟(jì)政策委員會執(zhí)行總裁Stephen A. Merrill博士的指點(diǎn)和支持，在此表示誠摯的感謝！(楊曉麗)