論商標淡化制度的合理借鑒

【摘 要】商標淡化理論建立在混淆誤認理論的基礎(chǔ)上，伴隨著商標立法從對公眾利益的關(guān)注到商標權(quán)人利益的關(guān)注發(fā)展起來的。商標淡化是未經(jīng)馳名商標商標所有人許可，在不相同、不類似的產(chǎn)品上使用與馳名商標相同或者相似的商標，可能會減少或削弱馳名商標的顯著性的行為。美國、歐盟和日本立法在淡化標準、地域范圍、淡化類型、金錢賠償?shù)确矫娴囊?guī)定，為我國我國商標淡化中關(guān)于對象、行為及損害后果要件中的幾個問題提供了一種思路。

【關(guān)鍵詞】馳名商標；商標淡化；可能性

一、商標淡化理論概述

（一）商標淡化理論的提出

商標最初的功能是為了區(qū)分商品權(quán)屬，偶爾也會用來辨認制造者，以便區(qū)分瑕疵商品的責(zé)任。后來，商標用來區(qū)分商品或者服務(wù)的來源，它用來作為表示商品或者服務(wù)的質(zhì)量或彰顯商品或服務(wù)的真實性。隨著市場競爭的日益激烈和商業(yè)活動全球化進程的進一步加快，商標權(quán)人通過簽訂合同，許可他人在一定的時間和地域范圍內(nèi)使用注冊商標，擴大了商標的使用范圍，提高了商標的知名度，同時也在其中攫取了更大的經(jīng)濟利益。

現(xiàn)代意義的商標正是隨著這種流動銷售而產(chǎn)生的，市場的競爭機制使生產(chǎn)者需要在消費者和其產(chǎn)品或服務(wù)間建立一種“固定的、獨特的、易于識別的聯(lián)系”。相同商標可以保證商品品質(zhì)的同一性，商標標示商品或服務(wù)質(zhì)量、進行廣告和促銷的功能越來越強大。

由于商標經(jīng)濟價值的日益凸顯，商標立法開始出現(xiàn)，其目的“是為了防止的對某一名稱或者顯著標識的違法性使用，事實上是為了抵制弄虛作假和偽造行為，而這些行為將不僅剝奪商人們所辛辛苦苦建立起來的商譽，而且將對公眾構(gòu)成誤導(dǎo)”。此時的法院在處理該問題時，也多以公眾利益來為商標權(quán)人提供救濟，援引防止消費者混淆誤認為原則，這便是傳統(tǒng)的商標侵權(quán)。19世紀末，法院在裁判時開始認為即便在不相關(guān)產(chǎn)品上使用他人商標也是一種侵權(quán)行為。在德國發(fā)生的“4711”香水案中，原告要求被告停止在其運輸污物的車廂上停止使用其享用聲譽的馳名商標──“4711”的字樣，德國法院支持了原告的訴求，認為：“給予馳名商標這種反淡化保護，是因為馳名商標所有人完全有正當(dāng)理由繼續(xù)維持他花費大量時間和金錢所獲得的獨特地位，任何可能危及他的商標的獨立性和顯著性，及由此產(chǎn)生的廣告效應(yīng)的行為，應(yīng)當(dāng)禁止。保護的目的不在于避免任何形式的混淆，而是使積累的資產(chǎn)免受侵害?！边@個判例反映出法院逐漸由對公眾利益的關(guān)注轉(zhuǎn)向了對商標權(quán)人利益的關(guān)注。

在這一歷史背景下，F(xiàn)rank·I·Schechter于1927年在其《商標保護的理性基礎(chǔ)》一文中提出了早期商標淡化的理論，他言及商品是否是同類競爭性商品并不重要，即便沒有混淆誤認的可能性，也應(yīng)對馳名商標進行保護。但同時他主張，這種保護只適用于馳名商標之上；該馳名商標只能是臆造商標；在后商標與前商標完全相同；適用于非競爭類商品上。

（二）商標淡化的含義

J·Thomas McCarthy教授曾指出：商標法中還從未有一個概念像商標淡化一樣引起如此多學(xué)理解釋的困惑司法解釋的分歧。在美國《聯(lián)邦商標反淡化法》中，淡化是指“馳名商標識別和區(qū)分商品或服務(wù)的能力的削弱，無論馳名商標所有人與其他當(dāng)事人之間是否存在競爭關(guān)系，或者發(fā)生混淆、誤解或欺騙的可能”。

商標淡化與商標混淆一起成為侵犯商標顯著性的兩種方式。商標越是著名，其與產(chǎn)品一一對應(yīng)的關(guān)系就越強烈，而消費者將其與其他商品混淆的可能性就越小，同時，由于馳名商標對特定商品單一指向的作用，尤其是臆造商標除指向特定產(chǎn)品外沒有任何意義，任何人對該商標的利用都會使得消費者聯(lián)想到該商標指向的原權(quán)利人，任何對該馳名商標的不正當(dāng)利用都會使得該馳名商標的顯著性減損，并削弱該馳名商標和產(chǎn)品之間的聯(lián)系，在消費者明知馳名商標存在其對應(yīng)的原權(quán)利人的情況下購買該產(chǎn)品，這顯然不是商標混淆。正是馳名商標的巨大經(jīng)濟價值使得種種“搭便車”行為也能獲取相當(dāng)?shù)氖找?，即便那些非競爭企業(yè)也得借此商標獲得公眾注意，因此對于馳名商標的保護確有跨類保護的需要。而對于馳名商標的屬于同業(yè)間對馳名商標的不正當(dāng)利用，我認為這種情形可以用反不正當(dāng)競爭法來予以保護。不正當(dāng)競爭就是發(fā)生在同業(yè)競爭者之間的給同業(yè)者造成損害的行為，在同業(yè)競爭者之間適用反淡化，是一種對反商標淡化理念的扭曲。因此我認為，商標淡化是未經(jīng)馳名商標商標所有人許可的，在不相同、不類似的產(chǎn)品上使用與馳名商標相同或者相似的商標，可能會減少或削弱馳名商標的顯著性的行為。

二、國外商標淡化立法的比較研究

（一）美國

美國是世界上上最早頒布反商標淡化法的國家，1947年馬薩諸塞州最先開始頒布州淡化法令，它保護的對象并沒有限于臆造商標，同時它保護的范圍也不止于馳名商標。其他州開始紛紛效仿開始出臺自己的州立法。直至1996年，美國國會通過《聯(lián)邦商標淡化法》（Federal Trademark Dilution Act，簡稱FTDA），修訂了其1946年的蘭哈姆法典，在43條上增加一個條款，使美國成為世界上第一個對商標淡化制定專門法的國家。該法規(guī)定了淡化的訴訟來源只能是馳名商標，此外還規(guī)定，商標所有權(quán)人原則上只能請求法院，通過頒布禁令的方式來制止淡化行為，但如果有證據(jù)證明淡化人是出于故意實施淡化行為，那么商標權(quán)人可要求淡化人進行金錢上的賠償。

2006年美國國會又通過了《2006年商標淡化修正法案》（Trademark Dilution Revision Act，簡稱TDRA），該法在以下五個方面對商標淡化的規(guī)定進行了完善：

1．構(gòu)成淡化的標準。TDRA此次通過的主要目的就是為轉(zhuǎn)變美國最高法院在Moseley v. V Secret Catalogue中對淡化標準采用的實際淡化的態(tài)度，而采用淡化可能性的標準。第二部分（c）1明確規(guī)定：“使用商標或企業(yè)名稱有淡化馳名商標的可能，則無論使用該商標或企業(yè)民稱是否造成實際混淆或混淆可能，也無論該商標或企業(yè)名稱使用的商品與馳名商標使用的商品是否存在競爭關(guān)系，馳名商標所有人均有權(quán)對其提起禁令訴請?！敝圆扇】赡苄詷藴?，這是因為“商標淡化……往往在短期內(nèi)難以量化。商標淡化是漸漸地侵蝕商標的識別性和區(qū)別性，有一個漸進的過程，不會很快被商標權(quán)人察覺到”。如果任期發(fā)展，直至顯示出對商標的實際淡化，那么對商標顯著新造成的損毀將是不可挽回的。

2．馳名商標的地域范圍。馳名商標所指的范圍必須是美國的一般公眾認可的商品或者服務(wù)標志。它必須在一般公眾中馳名，而不是某特定區(qū)域或某特定市場中的在相關(guān)公眾中馳名。

3．“淡化”的類型。對商標的模糊和對商標的玷污都是淡化兩種類型。其中模糊是指因所使用的商標或商號與馳名商標近似而導(dǎo)致人們的聯(lián)想，進而導(dǎo)致馳名商標顯著性的減損。玷污是指因所使用的商標或商號與馳名商標近似導(dǎo)致人們的聯(lián)想，從而損毀馳名商標的商譽。

4．修改了了合理使用的抗辯理由。TDRA規(guī)定：合理使用包括非商標意義上的對馳名商標的描述性或指示性使用，以及為這種合理使用而作出的行為。

5．金錢賠償?shù)囊?。TDRA規(guī)定原告得以獲得金錢救濟的一個條件是被告的故意，即在模糊淡化的情形下，原告需要證明被告在明知其模糊的是原告馳名商標的情形下，仍故意事實淡化行為。在玷污淡化的情形下，原告需要證明被告是在明知原告馳名商標情況下，仍故意損毀原告的商譽。

《商標修正法案》對于商標淡化的類型給出了分類，并確定了馳名商標的范圍必須在全美馳名才可以予以保護，尤其是它給出了判斷淡化行為的標準是可能性，這對于法院在處理商標淡化案例時有重要的指導(dǎo)作用，同時對我國的商標淡化案件處理很有借鑒意義。

（二）歐盟

商標淡化的早期案例源于歐洲，對于商標淡化作出了統(tǒng)一的規(guī)定。雖然在這些規(guī)定中其并未明確的提及淡化一詞，但在1993年通過的《歐洲共同體商標條例》中顯現(xiàn)出了關(guān)于反商標淡化的規(guī)定。該條例第9條第1款第三項規(guī)定：歐共體商標所有權(quán)人有權(quán)禁止任何人在交易中在與其商標核定使用的商品或服務(wù)不相類似的商品或服務(wù)上使用與該歐共體商標相同或近似的標記，如果該共同體商標在共同體內(nèi)享有聲譽，且該標志的使用將無正當(dāng)理由地利用或損害該共同體商標的顯著特征或聲譽。因此，可以總結(jié)出：

1．構(gòu)成淡化的標準。對于淡化的標準歐盟也是采取可能性標準，該可能性分分為可能無正當(dāng)理由的利用該共同體商標的顯著性或聲譽、可能損害共同體商標的顯著特征、可能損害該共同體商標的聲譽三種情形。因此原告除去證明被告商標與自己近似以及自己的商標是馳名商標外，還需要證明被告的行為會導(dǎo)致原告馳名商標被損害、玷污以及被不當(dāng)利用聲譽或顯著性的可能性。而該風(fēng)險是實實在在存在、確實有可能發(fā)生的，而非是僅僅具有一種推測的可能。

2．馳名商標的地域范圍。歐盟由于是多個成員國的聯(lián)合，因此地域范圍在這里很有討論的必要。對此問題歐洲內(nèi)部商行協(xié)調(diào)局認為：“如果一個歐盟商標在某一個成員國馳名，就視為其在歐盟馳名。因為歐盟商標在真?zhèn)€歐盟享有專用權(quán)”。盡管歐洲法院并未就此問題達成一致意見，但近期判決都表達了類似于協(xié)調(diào)局的做法，這意味這其間接承認了馳名商標只需在一個成語國內(nèi)馳名便可以獲得反商標淡化保護。但這樣做的問題也會給商人在注冊使用時帶來諸多不便，他需要查閱所有成員國馳名商標的資料。因此還需看個案法院怎樣平衡商標專用人與在后使用商標人之間以及其他成員國市場主體間的利益。

3．淡化的類型。由上述法條以及對淡化的可能性來看，這里存在三種與之對應(yīng)的淡化類型，分別是搭便車、弱化和玷污。

4．合理使用的規(guī)定?！稓W共體商標條例》第12條對于商標所有權(quán)人權(quán)利的限制為他無權(quán)禁止：他人在貿(mào)易中將其商標作為自己的名字或地址；在有關(guān)商品或服務(wù)的類別、質(zhì)量、數(shù)量、用途、價值、產(chǎn)地名稱、產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)提供的時間，以及其他特性的說明中使用其商標；在需要標明產(chǎn)品用途或服務(wù)目的是對其商標的必要使用，尤其在需要用歐共體商標來表明對該產(chǎn)品的附件、零部件或服務(wù)的附帶內(nèi)容的情況下。

（三）日本

日本的立法模式與眾不同，在它的商標法和反不正當(dāng)競爭法中均有體現(xiàn)。日本《商標法》第4條第1款第19項規(guī)定：“如果申請注冊的商標是申請人出于不正當(dāng)?shù)哪康模ㄏ抵敢垣@取不正當(dāng)利益為目的，或以對他人馳名商標造成損害為目的等），在與他人業(yè)務(wù)先關(guān)的商品或者服務(wù)上持有并使用的與他人在日本國內(nèi)或外國消費者間已廣為知曉的馳名商標相同或者近似的商標，該商標不能獲得注冊”。而在日本《不正當(dāng)競爭防止法》第1條第1款第（1）項將商標混淆行為定義為不正當(dāng)競爭，說明商標權(quán)人有要求獲得金錢賠償?shù)臋?quán)利。第（2）項則說明商標淡化中，商標權(quán)人有要求賠償?shù)臋?quán)利。由此可以總結(jié)出：

1．淡化的標準。我認為應(yīng)該是采取了可能性標準，只要他人具有不正當(dāng)?shù)哪康模敲磳τ谄鋵嵤┑牡袨椴⒉灰笥袑嵲趽p害的產(chǎn)生。

2．馳名商標的地域范圍。日本商標法對于馳名商標的地域保護范圍非常寬泛，不僅僅包括日本國內(nèi)，還包括日本以外的馳名商標。

3．淡化的類型。包括弱化和玷污兩種行為。

4．金錢賠償。適用與著名商標相同和相似的商標在不正當(dāng)競爭法中被規(guī)定為一種不正當(dāng)競爭行為，商標所有權(quán)人可以通過不正當(dāng)競爭法要求對此行為頒布禁令或者對侵權(quán)行為造成的損失要求賠償。

三、對我國商標淡化幾個問題的啟示

（一）對象要件

1．是否保護的是馳名商標。縱觀諸多立法例，發(fā)現(xiàn)商標淡化的保護對象多為馳名商標。但法國立法則認為對于具有一定知名度的產(chǎn)品就可以給予反淡化保護。但是它們都要求產(chǎn)品存在一定的知名度，唯一的差別就在于對知名度認可的程度與標準不同。我認為對我國而言，反商標淡化保護的只能是馳名商標，唯一存在的問題是未注冊的馳名商標是否與一反淡化保護。在我國未注冊的馳名商標并不予以跨類保護，局限在混淆理論的框架中，但此種間保護限定在同類商品中的做法，將會導(dǎo)致對極有可能被跨類侵權(quán)的未注冊馳名商標的保護不足。

2．是否要擴展保護的地域范圍。在是否有必要借鑒日本立法例，需要將馳名商標的地域范圍擴展至本國外的問題上，我認為沒有必要。首先不可忽視的是日本所擁有的馳名商標在絕對數(shù)量上是不可與我國相比擬的，因此我們沒有必要將地域范圍擴展至本國以外的其他國家。即便在注重對商標權(quán)人保護的美國對馳名商標保護的地域范圍也僅限于美國境內(nèi)。其次，在我國反商標淡化還不成熟，盲目擴張地域范圍更是不可取的。這將給我國的法院系統(tǒng)和商標權(quán)人帶來許多的突襲和挑戰(zhàn)，而目前我們還沒有能力應(yīng)對。

3．是否要區(qū)分淡化類型。就我國商標法第13條第2款規(guī)定而言，在還有學(xué)者認為因為其中的“誤導(dǎo)公眾”并不能認為是我國關(guān)于商標淡化的規(guī)定，而僅僅是夸大了基礎(chǔ)的混淆理論的情況下，是否要區(qū)分淡化類型還不是最迫切的問題。我認為，首先，我國商標法第13條第2款的規(guī)定是關(guān)于商標淡化的規(guī)定，在對于“誤導(dǎo)公眾”的解釋上，我認為商標淡化和商標混淆并不是一對非此即彼的概念。對于混淆既可能指消費者直接將A產(chǎn)品誤認為B產(chǎn)品，還包括消費者知道A產(chǎn)品不是B產(chǎn)品，但不清楚A產(chǎn)品所有權(quán)人與B產(chǎn)品所有權(quán)人之間的關(guān)系。在此，這主要是指后面那種含義。其次，在法律上區(qū)分類型是必要的，且不去論述理論界對于商標丑化是否是商標淡化的一種，縱觀他國立法例，即便其沒有明確對商標淡化做出分類，但也在言語上列舉了商標淡化的兩種或三種情形，因此我認為我國商標淡化立法應(yīng)該也必然朝向這個方向發(fā)展。

（二）行為要件：主觀過錯

在美國聯(lián)邦立法中，主觀過錯并不是構(gòu)成商標淡化的必要條件，而是商標權(quán)人獲得經(jīng)濟賠償?shù)臈l件。因此我們在認定馳名商標是否被淡化時也并不需要考慮行為人的主觀過錯，由于司法解釋采用反推方式，及認為被告只要沒有正當(dāng)?shù)哪康?，就推定其具有惡意。通常情形下，只要認定原告是馳名商標，被告的惡意便不言自明。因此被告的無惡意成為了一種抗辯手段，而非淡化的組成要件。因此不管只要行為人將他人馳名商標用于不相同或不相類似商品或者服務(wù)上以及作為其他使用的情況，包括將他人的馳名商標作為商品或服務(wù)的通用名稱使用，不管行為人愿意不愿意，他都實施了商標淡化行為。

（三）損害后果要件：是否要金錢賠償

對于如何確定商標淡化的標準的爭論，美國商標淡化聯(lián)邦立法的過程為我們詮釋了這個問題，由于馳名商標的淡化是一個漸進的過程，因此只要出現(xiàn)商標淡化的可能性，我們便需要將這種行徑扼殺在搖籃中，而不真的需要實質(zhì)損害。通過對美國以及日本商標淡化的研究，可以發(fā)現(xiàn)其對商標淡化的保護皆有“金錢賠償”作為“禁止使用”外的另一種手段，雖然日本法是在不正當(dāng)競爭法中對商標淡化行為的金錢賠償問題予以規(guī)制的，但這說明這兩國都已經(jīng)意識到對于馳名商標的淡化僅通過發(fā)布禁令來保護是不足夠的。如果商標淡化行為已經(jīng)造成了實際損害，便按照實際損害來賠償。如果僅具有商標淡化的可能性，原告還需要證明被告是故意實施這一行為的，便可以獲得 “金錢賠償”——其性質(zhì)在這里就是一種對商標權(quán)人的補償。通過金錢賠償，加上對商標淡化行為的懲罰性規(guī)定，才能真正有效地禁止他人隨意的實施商標淡化的行為。

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