中國企業(yè)的許可選擇

E.Robert Yoches

在專利領(lǐng)域，有兩種方式可以從專利所有人處獲取相關(guān)權(quán)利：一種是轉(zhuǎn)讓（轉(zhuǎn)讓所有權(quán)利）, 另一種是許可（轉(zhuǎn)讓部分而非全部權(quán)利）。事實(shí)上，一項(xiàng)交易可能涉及向一家公司轉(zhuǎn)讓專利權(quán)，而原來的專利所有人保留一項(xiàng)許可或上述公司向其回授一項(xiàng)許可。許可是知識產(chǎn)權(quán)商業(yè)化的重要組成部分。本文將扼要介紹有關(guān)許可的各種選擇 。

何謂許可

獲取許可的目的

一家公司想要獲得專利許可的一個典型原因就是獲取本公司需要的相關(guān)技術(shù)。這種專利許可通常會伴隨著其他資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓，例如商業(yè)秘密、專有技術(shù)和軟件等。在這種情況下，被許可方和許可方之間一般是一種合作關(guān)系，而非競爭關(guān)系。他們可能同屬于一家合資企業(yè)，也可以是被許可方將許可方（例如高等學(xué)府或者科研機(jī)構(gòu)）開發(fā)的技術(shù)進(jìn)行商業(yè)化。

在這種情況下，專利在整個交易中就顯得沒那么重要了。此外，被許可方可能將專利作為免受未獲得許可的競爭對手威脅的工具，并且可能要求主張專利實(shí)施權(quán)（見下文）或者要求許可方追究侵權(quán)人的法律責(zé)任。

按照認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行專利轉(zhuǎn)讓

更常見的獲得許可的情況是為了符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。眾多機(jī)構(gòu)對實(shí)現(xiàn)一個或者多個標(biāo)準(zhǔn)要求所“必要”的專利群（即專利集合體）提供專利許可。舉例來說，這些機(jī)構(gòu)包括MPEG-LA、Via Licensing，以及DVD 6C許可集團(tuán)。相對于直接和所有專利所有人交易，通過這些機(jī)構(gòu)可以更容易地獲得必要專利的許可，而且花費(fèi)的成本更低。

盡管專利池中專利的所有人常常為競爭對手，而且也可能是被許可方的競爭對手。但是這些機(jī)構(gòu)通常對所有被許可方一視同仁。專利所有人也意識到了按照認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行專利轉(zhuǎn)讓的必要性，某些技術(shù)（比如移動電話和DVD技術(shù)）要求具有互操作性。

和解或避免訴訟

通過許可常常還可以使存有爭執(zhí)的兩方達(dá)到和解或避免訴訟。無論是擁有大量專利組合的公司（例如IBM或者TI）還是非專利實(shí)施實(shí)體（NPE），都可以通過購買專利用許可的方式從其專利中獲利。前者通常是首先尋求許可可能并且避免訴訟，后者則通常是先提起訴訟，并在和解中強(qiáng)制進(jìn)行許可。

此類專利所有人的目的就是賺錢。他們一般不是潛在被許可方的競爭對手，他們沒有必要對所有被許可方一視同仁。擁有大量專利組合的公司可能希望對被許可方的專利進(jìn)行交叉許可，從而降低專利許可使用費(fèi)。另一方面，非專利實(shí)施實(shí)體沒有必要進(jìn)行交叉許可，他們只想從專利中獲得最大利潤，因此覺得沒有義務(wù)對所有被許可方一視同仁。

許可的兩大特點(diǎn)

許可范圍

專利許可包括獨(dú)占許可和非獨(dú)占許可。在獨(dú)占許可中，許可方承諾在特定的領(lǐng)域和地區(qū)內(nèi)不再向任何第三方轉(zhuǎn)讓相同的許可。而在非獨(dú)占許可中，許可方僅承諾不針對許可范圍內(nèi)的活動對被許可方強(qiáng)制執(zhí)行專利。

若擁有獨(dú)占許可，被許可方可以起訴侵權(quán)人。在被許可方不了解該領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)情況下，許可方必須向?qū)で罄麧欁畲蠡谋辉S可方提供廣泛的許可范圍，不管來自專利組合所有者還是來自非專利實(shí)施實(shí)體。

無論是獨(dú)占許可還是非獨(dú)占許可，專利權(quán)所有人都可以根據(jù)自己的權(quán)利、使用領(lǐng)域（例如，是僅用于某種技術(shù)，某一市場或某種產(chǎn)品）和根據(jù)地域（例如僅適用于中國）來劃分專有權(quán)。事實(shí)上，專利所有人可以逐一許可每項(xiàng)專利權(quán)利要求。

許可可以附加一項(xiàng)或多項(xiàng)限制。例如，一家公司可以授予銷售（而非制造）權(quán)利要求中產(chǎn)品的許可，但僅限用于通訊設(shè)備且僅適用于美國加利福尼亞州。對許可方的一個限制是：被許可方必須能夠使用被授予的權(quán)利，所以也獲得了實(shí)施該權(quán)利所需的隱含權(quán)利。但是，隱含的許可僅在必要的情況下適用。例如，如果有兩種行使許可權(quán)的方式，其中一種需要隱含的許可，另一種不需要，則在這種情況下隱含的許可不適用。

許可的有效期

在美國，許可的有效期不得超過專利的有效期（一般情況下為有效申請日后20年；對于在1995年6月8日之前提交專利申請的美國專利，其有效期為專利授予日后17年）。若美國專利商標(biāo)局（USPTO）在進(jìn)行專利審查時造成延誤，則專利有效期可相應(yīng)延長；若專利所有人未能繳納維持費(fèi)，則專利有效期可能縮短。

如果一項(xiàng)許可不僅僅涵蓋專利，則該許可的有效期可能超過專利的有效期，但僅針對除專利之外的其他權(quán)利。例如，商業(yè)機(jī)密與專利聯(lián)合許可的有效期一直持續(xù)到相關(guān)商業(yè)機(jī)密失效為止。

許可的替代方案

一般情況下，為了獲取相關(guān)技術(shù)，就必須獲得相應(yīng)的專利許可，因?yàn)閷＠ǔ：w該等技術(shù)。另外，如果被許可方獲得一項(xiàng)獨(dú)占許可，則其可以使用該專利來排擠競爭對手。

標(biāo)準(zhǔn)專利池包括大量專利，其中有些相關(guān)方已確定涵蓋該標(biāo)準(zhǔn)。雖然可以辯稱某一專利并非是“必要”的，但通常這種做法是不切實(shí)際的。

因此，只有在為了和解或者避免訴訟的情況下，才會使用許可的替代方案。主要有三種途徑：未侵權(quán)、專利無效、訴訟。

非侵權(quán)與專利回避設(shè)計替代方案的選擇

如果沒有侵犯他人的專利，一個公司就沒有必要獲得許可。然而，在未獲取一個合格的律師根據(jù)專利授予國家的法律而做出的未侵權(quán)意見的情況下，公司不得貿(mào)然得出沒有侵權(quán)的結(jié)論。對于侵權(quán)的評估涉及大量法律問題，而公司的技術(shù)團(tuán)隊(duì)可能不具備評估該等法律問題所需的專業(yè)知識。

公司還可以通過變更其設(shè)計來避免侵權(quán)行為。很多專利法鼓勵這種被稱作“專利回避設(shè)計”的做法。進(jìn)行專利回避設(shè)計時，同樣需要聘請具有相應(yīng)資質(zhì)的專利律師提供協(xié)助。

專利所有人可能不認(rèn)同公司得出的未侵權(quán)結(jié)論。如果專利所有人堅持主張侵權(quán)，則公司必須基于未侵權(quán)進(jìn)行抗辯。

專利無效意見與復(fù)審

除了對侵權(quán)提出質(zhì)疑之外，如果公司能夠證明該專利主張的權(quán)利要求無效，其也將無需獲得許可。在眾多專利無效抗辯中，最常用的為“在先技術(shù)”。如果一項(xiàng)權(quán)利要求包含一項(xiàng)在先技術(shù)參考文獻(xiàn)中所披露的內(nèi)容，或者如果一項(xiàng)權(quán)利要求對在先技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員顯而易見，則該等權(quán)利要求無效。

除非專利所有人同意專利無效，否則公司必須在法庭上證明這一點(diǎn)。公司可以要求相關(guān)專利局對專利有效性進(jìn)行審查。在美國，這項(xiàng)工作可以通過復(fù)審程序進(jìn)行。但是，美國新專利法規(guī)定了更多就專利有效性提出質(zhì)疑的方法。

總之，專利許可比較復(fù)雜，本文僅僅是做了一個簡單介紹。很多公司在專利權(quán)許可方面花費(fèi)巨大，因此應(yīng)充分理解專利許可相關(guān)問題，并給予適當(dāng)?shù)闹匾暋?/p>

E.Robert Yoches律師在專利侵權(quán)訴訟方面具備豐富經(jīng)驗(yàn)，尤以處理美國加利福尼亞州北區(qū)法院、德克薩斯東區(qū)法院及國際貿(mào)易委員會的訴訟見長。他曾擔(dān)任很多亞洲地區(qū)，特別是中國大陸、中國臺灣和日本客戶的代理人。他處理的案件經(jīng)常是涉及多項(xiàng)電子和電腦技術(shù)相關(guān)專利的復(fù)雜案件。

他還為客戶提供其他知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)法律意見，其中包括知識產(chǎn)權(quán)組合管理、許可、商業(yè)秘密保護(hù)、和軟件版權(quán)保護(hù)。姚律師經(jīng)常撰寫與專利有關(guān)的文章，并就知識產(chǎn)權(quán)問題在美國和亞洲的學(xué)術(shù)界、商界和法律界發(fā)表演講。