原告依憑專利許可建立美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)時的諸多考量

Elizabeth A. Niemeyer Cecilia Sanabria

為了阻止被控侵權(quán)產(chǎn)品的進(jìn)口，專利權(quán)人越來越傾向求助于美國國際貿(mào)易委員會（ITC）以尋求行使其專利權(quán)。如果一名專利權(quán)人能夠證明某種進(jìn)口產(chǎn)品存在違反相關(guān)法律的事實，美國國際貿(mào)易委員會將把這些侵權(quán)物品排除在美國市場之外。鑒于美國制造業(yè)正縱橫全球，這樣的一道法令正日益成為國際商業(yè)舞臺上一則強有力的救濟(jì)。

利用專利權(quán)人聲稱的美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)抗辯

在美國國際貿(mào)易委員會提起訴訟在某些方面明顯有利于美國地方法院訴訟，但是，證明違反相關(guān)法律需要額外的證據(jù)。其中一項就是要證明所主張的知識產(chǎn)權(quán)（IP）與某項“(美國)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)”有關(guān)。如果一家公司被訴至美國國際貿(mào)易委員會，其應(yīng)當(dāng)充分地利用專利權(quán)人聲稱的美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)，并以此進(jìn)行抗辯。

傳統(tǒng)的美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要求證明產(chǎn)品在所主張知識產(chǎn)權(quán)的覆蓋范圍之內(nèi)（技術(shù)層面的因素），而且已在美國對該產(chǎn)品進(jìn)行了大規(guī)模的投資（經(jīng)濟(jì)層面的因素）。然而，專利權(quán)人也可依賴專利許可業(yè)務(wù)活動來建立美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)。也就是說，專利權(quán)人可依賴其試圖將專利許可給他人時所做出的投資。

過去10年間，美國國際貿(mào)易委員會為處理專利案件而進(jìn)行的“337條款”調(diào)查增長了4倍多。隨著美國國際貿(mào)易委員會訴訟業(yè)務(wù)的急劇增加，越來越多的非執(zhí)業(yè)實體也意欲參與此類訴訟。因為非執(zhí)業(yè)實體一般不從事生產(chǎn)，也不從事專利所覆蓋產(chǎn)品的研發(fā)，所以，只有在通過專利許可建立美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的情形中，這些非執(zhí)業(yè)實體才有可能成為原告。故而，美國國際貿(mào)易委員會對哪些投資可列入專利許可的美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)，以及如何對這些投資進(jìn)行評估進(jìn)行愈加謹(jǐn)慎的考量。

美國國際貿(mào)易委員會要求原告就其所依賴的投資活動與所主張的專利之間，以及和美國之間證明存在某種聯(lián)系。這方面的一個典型案件是：媒體顯示器和導(dǎo)航設(shè)施系統(tǒng)、其組件與包含上述內(nèi)容的產(chǎn)品，調(diào)查編號337-TA-694，（委員會意見書，修正公眾版本第7～8頁，2011年8月8日)。每一個這樣的參量都涉及指導(dǎo)美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)質(zhì)詢的若干因素 (同上，第9～15頁)。在確定了這些投資在多大程度上符合這些法定參量之后，行政法官必須確定這些符合資質(zhì)要求的投資是否為“實質(zhì)性的”（同上，第8頁）。上述分析以事實為根據(jù)，而且，對于非執(zhí)業(yè)實體的專利許可美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)觀點的抗辯而言，其關(guān)鍵在于盡快進(jìn)行關(guān)于專利許可活動的證據(jù)開示。如果事實不支持專利許可美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)，全部的調(diào)查有可能結(jié)案于宣稱缺失美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的即席裁決。在最低程度上，被告若能強有力且有根據(jù)地辯證原告不具有美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)，將會提高其在和解談判中的地位。

評估專利許可美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)時的考量因素

在評估非執(zhí)業(yè)實體聲稱的專利許可美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)時，美國國際貿(mào)易委員會看重幾個因素。例如，關(guān)于所主張的專利和許可活動之間的聯(lián)結(jié)，一個重要的問題是，所主張的專利是否是一個更大的專利組合的一部分。委員會拒絕采納將一項專利組合的全部投資自動轉(zhuǎn)移至其實體下的專利組合中的每一單項專利。質(zhì)詢集中于事實方面，而且，下述因素指導(dǎo)此項分析：（1）所主張專利對于相關(guān)專利組合的重要性；（2）所主張的專利是否在專利許可談判中被予以討論；（3）對于該專利，原告是否曾贏得訴訟；（4）所主張的專利是否與技術(shù)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)；（5）所主張的專利是基礎(chǔ)性專利，還是開創(chuàng)性專利；（6）所主張的專利是否在美國被侵權(quán)或?qū)嵤?；與（7）該專利的價值通過其他方式獲得市場認(rèn)可（同上，第10～11頁）。當(dāng)原告擁有一個大型的專利組合，專利許可活動通常指向該全部專利組合，此時，在許可貿(mào)易談判過程中，或在授予的許可中，所主張專利有可能不被提及。在這種情形中，美國國際貿(mào)易委員會可能不會發(fā)現(xiàn)許可活動與所主張的專利之間的聯(lián)系（同上，第18～19頁）。

關(guān)于所要求的活動或投資與專利許可之間的聯(lián)系，美國國際貿(mào)易委員會考慮這些活動是否僅僅與專利許可有關(guān)，或這些活動是否服務(wù)于多重目的（同上，第14頁）。對于非執(zhí)業(yè)實體而言，一項重要的質(zhì)詢是，原告所依賴的該等活動是否與所主張專利的訴訟或收購有關(guān)。

訴訟活動并不被自動認(rèn)為是一種實質(zhì)性的專利許可投資。原告必須在訴訟費用和專利許可之間創(chuàng)設(shè)一個聯(lián)系（詳見Mezzalingua AssocInc.訴美國國際貿(mào)易委員會一案，660 F.3d 1322、1328，聯(lián)邦巡回法院，2011年)。要想這么做，原告可證明其在起訴之前已經(jīng)投入到了許可談判過程中，并且為獲得該專利許可付出了努力，另外，原告已建立的許可程序包含訴訟作為執(zhí)行許可協(xié)議的步驟之一。案件：液晶顯示器設(shè)施，包括監(jiān)視器、電視及其相關(guān)的模塊和組件，調(diào)查編號337-TA-749/741，關(guān)于違反337條款的初步裁決以及關(guān)于救濟(jì)和債券的復(fù)議裁決，第228頁(2012年1月12日)。另外，只有在起訴之前所發(fā)生的活動才能關(guān)乎美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)是否存在，或是否處于創(chuàng)設(shè)進(jìn)程之中。同上。如此一來，委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)考慮原告起訴之前所發(fā)生、與當(dāng)前調(diào)查中對美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的分析有關(guān)的費用。同上。原告可能非常不愿意依賴于這些活動，因為這有可能要求原告提供原本可以免于證據(jù)開示的信息以支持其所聲稱的美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)。然而，作為被告，其應(yīng)當(dāng)主動執(zhí)行這種證據(jù)開示活動。

在美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的分析過程中，專利申請之前所發(fā)生的投資活動可能被一并考慮進(jìn)來，但是，他們必須與工程、研發(fā)、或第337(a)(3)(C)條款所界定的許可活動有關(guān)。僅僅涉及專利所有權(quán)的投資并不構(gòu)成一項美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)投資。對于力求依賴并購專利或申請專利的費用而建立美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的非執(zhí)業(yè)實體而言，這一點更是息息相關(guān)。

質(zhì)疑一個非執(zhí)業(yè)實體的美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)并非一僵化程序，相反，這其中包含了對該非執(zhí)業(yè)實體所依賴的活動和投資進(jìn)行基于事實的質(zhì)詢。在調(diào)查早期，對這些投資活動進(jìn)行充分證據(jù)開示可能會提供必要的信息，從而確定尋求即席裁決或?qū)γ绹鴩鴥?nèi)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行其他質(zhì)疑的可行性。

被告應(yīng)當(dāng)牢記于心的是，這是一塊仍在發(fā)展中的法律領(lǐng)域。因此，被告應(yīng)積極主動并采取創(chuàng)新措施，來分析原告基于許可活動支撐其美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)訴求的信息。委員會已經(jīng)打算為專利許可美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的建立規(guī)定一個較高的標(biāo)準(zhǔn)，被告對此意愿應(yīng)加以利用。

Elizabeth Niemeyer為在美國國際貿(mào)易委員會（U.S. International Trade Commission，ITC）和聯(lián)邦地方法院面臨專利訴訟的國際美國國內(nèi)客戶提供代理和咨詢服務(wù)。Niemeyer女士的執(zhí)業(yè)范圍還包括申辦專利以及為電氣、半導(dǎo)體設(shè)備和光學(xué)領(lǐng)域出具可專利性意見。

Cecilia Sanabria的執(zhí)業(yè)主要涉及專利交易、策略咨詢和專利訴訟。目前，她涉及最多的是美國地區(qū)法院和美國國際貿(mào)易委員會（U.S. International Trade Commission，ITC）的專利訴訟事宜。