防御商標禁止權(quán)范圍的司法平衡“小天鵝”商標侵權(quán)案評析

文 / 任凡

我國《商標法》目前尚未確立防御商標概念，國內(nèi)相關(guān)文獻也較少，且大都停留在概念分析及功能闡述上，對防御商標功能的的具體實現(xiàn)也存在認識上的誤區(qū)。盡管如此，我國商標注冊主管機構(gòu)對注冊實踐中商標權(quán)人注冊防御商標并未予以否定[1]。防御商標戰(zhàn)略也經(jīng)常被大企業(yè)、大品牌作為企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的重要組成部分。有些地方政府在制定商標戰(zhàn)略時，也將防御商標作為戰(zhàn)略的重要組成部分，并對相關(guān)的注冊企業(yè)予以指導(dǎo)和支助。1.如（川府發(fā)[2009]16號）四川省人民政府關(guān)于印發(fā)《四川省強力推進工業(yè)品牌戰(zhàn)略實施意見（2009年修訂）》的通知：二、推進工業(yè)品牌建設(shè)的主要途徑和措施：（六）重點推進工業(yè)企業(yè)注冊商標及防御商標和域名，推進產(chǎn)業(yè)區(qū)域注冊集體商標、證明商標和域名，鼓勵進行商標國際注冊或在境外相關(guān)國家（或地區(qū)）注冊商標，堅決制止省內(nèi)企業(yè)和區(qū)域商標、域名被惡意搶注等現(xiàn)象；（烏政辦〔2011〕14號）烏魯木齊市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)烏魯木齊市實施商標戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的通知：四、主要措施：（五）加強對企業(yè)商標發(fā)展的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和服務(wù)，為企業(yè)實施商標戰(zhàn)略指路引航。重點幫助有規(guī)模的企業(yè)進行防御商標和聯(lián)合商標注冊。類似的規(guī)定在（蚌政辦〔2010〕143號）蚌埠市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)蚌埠市商標戰(zhàn)略工作實施意見的通知、（津政辦發(fā)〔2009〕157號）天津市人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市工商局關(guān)于我市實施商標戰(zhàn)略促進經(jīng)濟發(fā)展意見的通知、（閩工商綜〔2008〕450號）福建省工商局印發(fā)《關(guān)于推進實施商標品牌帶動工作的指導(dǎo)意見》的通知中均有明確提及。防御商標制度作為一個舶來品，確有它獨具魅力的地方，但是在該制度的創(chuàng)始者和其他外國先行實踐者已對其予以深刻反思的同時，我們有必要在該項制度的引進和具體實施上保持清醒的頭腦。防御商標遠非商標權(quán)保護的靈丹妙藥，囿于該制度創(chuàng)設(shè)的特殊機理，它也有較大的局限性，對此我們必須有清醒的認識，這一點在防御商標司法保護的過程中表現(xiàn)尤為明顯。本文以 “小天鵝”案為研究對象，探究防御商標保護的特殊規(guī)則，以期對防御商標的認識、防御商標的運用、保護及我國《商標法》對防御商標制度的引進提供些許參考。

一、相關(guān)案情

原告無錫小天鵝股份有限公司于2000年注冊了第1397536號“”和第1397540號 “小天鵝”商標，核定使用商品類別均為第11類，包括空氣調(diào)節(jié)設(shè)備、空氣調(diào)節(jié)裝置、干燥設(shè)備等，目前該兩商標仍處于法律有效保護期限內(nèi)。原告無錫小天鵝股份有限公司在訴狀中明確，其僅將上述注冊商標用于冰箱、冷柜、洗衣機上，未擴大使用范圍，也未許可任何企業(yè)使用“小天鵝”商標生產(chǎn)、制造其他任何產(chǎn)品。被告武漢市寶慧商貿(mào)有限公司銷售的小型取暖器上有上述兩個商標的組合圖形。原告無錫小天鵝股份有限公司認為被告武漢市寶慧商貿(mào)有限公司銷售的帶有上述商標的取暖器侵犯了其上述兩個商標專用權(quán)，請求停止侵權(quán)、賠禮道歉和賠償損失。另外，法院經(jīng)審理查明，無錫小天鵝股份有限公司同時在第11類商品取暖器上注冊了第1169491號“”和第1006364“小天鵝”兩個商標，原告在洗衣機上的注冊的“小天鵝”商標于1997年被國家工商行政管理機關(guān)認定為馳名商標。本案當(dāng)事人爭議的焦點即，被控侵權(quán)商品是否侵犯了原告主張權(quán)利的第1397536號第1397540號兩個商標。

二、審判

一審法院經(jīng)審理，認為空氣調(diào)節(jié)設(shè)備、空氣調(diào)節(jié)裝置與被控侵權(quán)商品在商品性能、功能、用途、材質(zhì)等方面均存在明顯不同，在商品分類表中也被劃置不同的小類，顯屬不同商品，被控侵權(quán)商品不屬于侵犯原告主張的第1397536號和第1397540號商標商標權(quán)的商品，被告在本案中不構(gòu)成侵權(quán)。具體理由如下：一、被控侵權(quán)商品與該兩商標核定使用的商品不屬相同商品；二、原告小天鵝公司在本案主張的該兩商標，原告小天鵝公司明確并未投入實際使用，在被控侵權(quán)商品與該兩商標核定使用的商品不同的情形下，將與該兩商標核定使用的商品明顯不同的商品認定為類似商品，與《商標法》禁止混淆的出發(fā)點不符。理由是《商標法》意義上的類似是指混淆性類似，只有存在導(dǎo)致消費者混淆的可能的商品才認定為類似商品。本案中，被控侵權(quán)商品與原告小天鵝公司主張權(quán)利的兩個商標核定使用的商品在產(chǎn)品功能、用途、銷售渠道等方面存在明顯的不同，不會造成消費者的混淆和誤認，不屬于類似商品。在主張權(quán)利的商標未實際投入使用的情形下，將不同商品認定為類似商品不僅缺乏法律依據(jù)，且破壞了商品分類的基礎(chǔ)。另外，也不當(dāng)擴大了該兩商標的保護范圍。三、原告小天鵝公司在洗衣機商品上注冊的“小天鵝”商標早在1997年就被國家工商行政管理主管機關(guān)認定為馳名商標，目前仍處于使用過程中。且，該公司專門在（小型）取暖器商品上注冊了第1006364號“小天鵝”和第1169491號“”商標，該兩商標標識與被控侵權(quán)商品上標注的“小天鵝”商標標識相應(yīng)部分完全相同，該各獨立部分顯著性也無明顯差異，屬近似商標。在此情形下，原告小天鵝公司完全可以上述三個即馳名商標和上述第1006364號、第1169491號商標作為權(quán)利基礎(chǔ)維護自身的合法權(quán)益，而無需堅持要求法院擴大商標保護范圍以保護其合法權(quán)益；四、我國《商標法》雖然未有防御商標的規(guī)定，但從原告小天鵝公司商標注冊、使用及馳名的情況等看，原告小天鵝公司在本案主張權(quán)利的第1397536號和第1397540號商標主要為防御性注冊商標。對防御性注冊商標，目前《商標法》并未明確其是否可免于《中華人民共和國商標法》第四十四條第四項規(guī)定的連續(xù)使用義務(wù)，對連續(xù)多年未被實際投入使用但又未被行政主管機關(guān)撤銷的注冊商標，法院雖對該商標的效力不予置評，但是在司法保護上應(yīng)把握合理的平衡。具體到本案，第1397536號和1397540號注冊商標的保護范圍宜以核定使用的商品為限，而不能過度擴大其保護范圍。

三、評析

本案是一起防御商標維權(quán)的典型案例，集中體現(xiàn)了防御商標的三個主要特性：防御商標的特殊功能、防御商標禁止權(quán)范圍的影響因素、防御商標侵權(quán)判定中類似商品的判斷。

（一）防御商標的特殊功能

防御商標起源于1938年《英國商標法》，當(dāng)時法律引入防御商標的概念并依法予以保護，主要是基于以下考慮：即當(dāng)某一商標在某一指定商品上注冊且已馳名時，如果他人將該商標用于與注冊商標非類似的商品上時，消費者也會認為兩者的來源同出一轍或認為兩者之間有某種必然聯(lián)系而造成混淆和誤認[2]。在為防御商標和聯(lián)合商標提供注冊保護的國家大都不是不加區(qū)別地允許一切注冊商標所有人取得這兩種特殊商標的注冊。一般來說，只有馳名商標的權(quán)利人才會獲準這種商標，從而使其成為對馳名商標進行特殊保護的一種措施[1]。由此可見，防御商標的制度根基或者說創(chuàng)設(shè)目的是加強對馳名商標的保護，實現(xiàn)馳名商標跨類保護。法律對防御商標的確認，與當(dāng)時馳名商標保護的現(xiàn)狀是密切關(guān)聯(lián)的。在英國在世界范圍內(nèi)首次確立防御商標時，注冊馳名商標的跨類保護并未得到法律和相關(guān)國際公約確認。在1994年TRIPS協(xié)議簽訂后，注冊馳名商標跨類保護有了明確規(guī)定。防御商標制定之初的歷史使命至此已經(jīng)完成，英國也于1994年修訂《商標法》時刪除了防御商標的有關(guān)規(guī)定。

當(dāng)然，我們不能因防御商標隨著馳名商標保護的不斷完善，其預(yù)設(shè)的價值已被削弱，而對該制度予以全盤否定。防御商標作為馳名商標保護的特殊制度，仍有一定的現(xiàn)實意義。作為一項防御措施，防御商標作為引證商標在防止他人注冊，作為權(quán)利依據(jù)在減輕商標權(quán)人的舉證負擔(dān)，減少對商品類似判定的爭議等方面均效果明顯。對他人在不同商品上的注冊行為，在先注冊的防御商標可以直接作為注冊異議的引證商標，申請駁回他人的注冊申請，如果沒有防御商標的存在，對他人注冊申請的異議，需要提交大量的證據(jù)證明商品的類似、消費者可能存在混淆等其他諸多證據(jù)；在商標侵權(quán)發(fā)生時，防御商標也可以作為權(quán)利證據(jù)予以主張，對他人在防御商標核定使用商品的相同商品上使用防御商標的行為，可以請求法院直接判令停止侵權(quán)，如若沒有防御商標的注冊，馳名商標的所有人要實現(xiàn)在非相同商品上得以保護，在當(dāng)前馳名商標個案認定的情況下，其舉證責(zé)任尤為沉重；另外，在商標侵權(quán)判定中，類似商品的判定是一個彈性極大的概念，存在一定的主觀判斷的空間，在注冊異議及商標侵權(quán)判定中可能不同的審理人員會得出不同的審理結(jié)論，為避免維權(quán)的不穩(wěn)定，注冊防御商標是一種不錯的選擇。

在此，需要對防御商標擴大馳名商標保護范圍的功能的說法予以糾正。防御商標的存在如上文所述，是馳名商標保護的特殊舉措，馳名商標的保護范圍由其注冊情況、實際使用情況及相關(guān)市場因素決定，其與防御商標雖然存在關(guān)聯(lián)，但本身仍是相互獨立的，其保護范圍與防御商標注冊與否，并無直接關(guān)聯(lián)，馳名商標專用權(quán)或禁止權(quán)范圍的確定，無需考慮防御商標的注冊情況。另外，需要特別強調(diào)的是，防御商標上述效能的發(fā)揮，其有一個基本前提，即他人的注冊行為和侵權(quán)行為發(fā)生在與防御商標核定使用商品的相同商品上。

本案中，原告主張權(quán)利的兩個商標的商標標識與原告馳名的商標標識完全相同，且該兩商標又未投入實際使用，注冊的商品在商品分類表中分屬不同的小類。從該兩商標的注冊、使用及原告馳名商標的情況看，原告主張權(quán)利的兩個商標符合標識與防御商標標識相同、防御性、附隨性、正商標為馳名商標的基本特征，屬典型的防御性注冊商標。原告放棄以馳名商標和在（小型）取暖器上注冊的商標主張權(quán)利，而以涉案兩個商標主張權(quán)益，直接給出了劃定防御商標禁止權(quán)合理范圍的難題，使得本案極具典型意義。

（二）“使用”對防御商標禁止權(quán)范圍的影響

如上文所述，較之普通商標，防御商標的價值更多的是防御，而非給權(quán)利人帶來直接的經(jīng)濟收益。該價值的大小取決于其禁止權(quán)的涵括范圍。從《商標法》制止混淆的基本原理看，無論是防御商標抑或普通商標，其禁止權(quán)的范圍均取決于商標是否被投入使用以及使用產(chǎn)生的實際效果。雖然我國《商標法》對注冊商標規(guī)定了連續(xù)使用的義務(wù)，對達到一定期限而未投入使用的商標規(guī)定了撤銷制度，但對注冊的防御商標，似乎沒有因防御商標未被實際投入使用而被撤銷的先例。與確立防御商標的外國立法明確防御商標免于使用的義務(wù)不同，實踐中，我國商標主管機關(guān)默認了防御商標免于實際使用的義務(wù)。從防御商標制度設(shè)立的目的看，注冊防御商標本不意欲使用，而只是一種防護措施。但是商標使用對商標權(quán)保護范圍的劃定卻不因是否為防御商標而有所區(qū)別，否則，將遠遠超出防御商標創(chuàng)立的初衷，過度擴大防御商標的權(quán)利范圍。不同的商標由于其所有人在商標使用中投入的勞動存在差異，其強度有別，商標保護的范圍也有所不同[3]。在此，需要指出的是，雖然防御商標與正商標標識相同，但是兩者仍為獨立的商標，正商標也即馳名商標本身的使用以及具有的高知名度不能當(dāng)然及于防御商標。防御商標自身使用與否以及實際使用產(chǎn)生的效果直接影響該商標自身的禁止權(quán)的范圍。在此方面，防御商標禁止權(quán)范圍的確定方式理應(yīng)與一般商標禁止權(quán)范圍的確定方式相一致。

根據(jù)商標權(quán)禁止權(quán)的一般理論基礎(chǔ)，商標禁止權(quán)的延及范圍與商標的特性與功能息息相關(guān)。法律將商標作為一種私權(quán)進行保護，主要是保證商標功能的發(fā)揮。而商標的基本功能是向消費者或者終端使用者標識出有關(guān)商品或者服務(wù)的來源特征，使之與其他來源的商品或者服務(wù)區(qū)別，以避免混淆的可能[4]。進而，商標權(quán)益保護的核心是保護商標與商品或服務(wù)之間的聯(lián)系，它主要體現(xiàn)在兩個方面：一是防止利用，禁止競爭者擅自利用這種聯(lián)系；二是防止損毀，禁止競爭者破壞這一聯(lián)系[5]。只有存在損害、不當(dāng)利用商標商譽、誤導(dǎo)消費者的行為才是商標權(quán)禁止的對象。防御商標禁止權(quán)的對象同樣需滿足上述要求。對目前大多處于“閑置”狀態(tài)的防御商標，從防御商標的基本原理、利益平衡及司法實踐的具體情況看，其禁止權(quán)的范圍應(yīng)以其核定使用的商品為限。具體理由如下：首先，該禁止權(quán)的合理范圍與防御商標注冊初衷相符。單個防御商標作為正商標的防御手段，其不能代替正商標，實際上也不可能代替正商標，每個防御商標均是防御商標群中的一份子，而且在防御商標注冊范圍的現(xiàn)實可行性上，該防御商標群也僅能形成有限的保護藩籬。如果擴大防御商標的保護范圍，顯然與單個防御商標預(yù)設(shè)的功能不符，也必然會破壞各防御商標之間的防御界限；其次，無論是防御商標還是普通商標，其禁止權(quán)的范圍以制止消費者的混淆和誤認為界。未經(jīng)使用的防御商標，由于未被實際投入使用，實際上不會造成消費者的混淆和誤認，但基于對正商標的保護，法律免于防御商標使用義務(wù)，同時也認可未經(jīng)使用的防御商標可以作為引證商標和權(quán)利商標。要實現(xiàn)該立法目的，必然要賦予防御商標一定的禁止權(quán)，推定消費者的混淆和誤認。但對與防御商標核定使用商品不同的商品，如果擴大混淆和誤認可能性的認定，顯然會過度擴大防御商標的保護范圍；再次，從司法實踐和當(dāng)前的司法政策規(guī)范性文件看，對未經(jīng)使用的商標，雖然予以保護，但保護范圍非常有限。對連續(xù)三年以上未經(jīng)使用的商標，更是有不予保護或弱化保護的趨勢。未經(jīng)使用的防御商標雖然與普通商標有所不同，但是未經(jīng)使用的事實在確定保護范圍時仍必須予以考慮；最后，從利益平衡的角度，未經(jīng)使用的防御商標其禁止權(quán)范圍宜與其可“行”的范圍保持一致。

防御商標雖以不使用為常態(tài)，但企業(yè)在開展多種經(jīng)營中，也可能將防御商標投入實際使用。對實際投入使用的防御商標，與普通商標不同的是，其防御商標的身份猶存。但經(jīng)過使用，防御商標在使用的商品上將產(chǎn)生絕對的顯著性和知名度，且顯著性和知名度也會處于不斷變化過程中。在商標這一標識類知識產(chǎn)權(quán)的法律保護中，盡管商標使用權(quán)的范圍不會因為顯著性和知名度的變化而變化，但商標權(quán)禁止權(quán)的權(quán)利范圍卻會隨著商標顯著性、商標的知名度以及消費者的注意力的變化而相應(yīng)地延展或者壓縮，法院因此需要在個案審判實踐中進行相應(yīng)的重新界定。商標各個時期顯著性的變換受諸多因素的影響，如商標的使用、推廣情況，商標權(quán)人的維護，競爭者的使用，消費者的認知水平等。商標顯著性的判斷很難有一般公式予以適用，但通常來說，商標、特別是顯著性不強的商標，其顯著性會隨著經(jīng)營者對該標志的持續(xù)推廣和使用而不斷增強；商標的顯著性與商標保護范圍之間應(yīng)該是一種相互強化的關(guān)系，則禁止權(quán)的范圍亦將隨著商標顯著性的增強而擴大。反之，商標權(quán)人的不規(guī)范使用、對商標的疏忽保護、競爭者的濫用、消費者的誤讀等均可能導(dǎo)致商標顯著性的減弱，商標甚至可能因此而淪落為商品通用名稱，此時，商標權(quán)禁止權(quán)的范圍當(dāng)然相應(yīng)萎縮直至不復(fù)存在。

商標的使用直接決定著其顯著性和知名度，而該兩因素又直接影響商標禁止權(quán)的保護范圍。一般而言，隨著商標絕對顯著性的增強，商標權(quán)禁止權(quán)的范圍變寬，隨著商標顯著性減弱，商標權(quán)禁止權(quán)的范圍變窄；同樣，隨著商標知名度的提升，商標權(quán)禁止權(quán)的范圍擴大，隨著商標知名度的降低，商標權(quán)禁止權(quán)的范圍縮??；在商標權(quán)禁止權(quán)的保護中，應(yīng)進行個案分析，根據(jù)商標的實時顯著性和知名度作出相應(yīng)的保護。防御商標在實際投入使用后，與普通商標相同，其禁止權(quán)的范圍的確定與普通商標無異。對已經(jīng)實際投入使用的防御商標，只要存在混淆的可能，就將涉及類似商品和服務(wù)的判定。

本案中，原告主張權(quán)利的兩個商標并未投入實際使用，在侵權(quán)與否上，雖然法院判決緊扣《商標法》對商標侵權(quán)構(gòu)成要件的角度，從商標和商品兩個角度進行論述，但筆者的觀點是，在此情形下，無需考慮判斷商品的類似，只要不是相同商品，則直接以不侵權(quán)論。

（三）馳名商標動態(tài)變化對防御商標禁止權(quán)范圍的影響

商標馳名是一種適時的狀態(tài)，隨著諸多市場因素的影響，商標的馳名度會發(fā)生相應(yīng)的增減，有的甚至?xí)皇袌鰺o情地淘汰。對馳名商標具有防御作用的防御商標，會因馳名商標的動態(tài)變化對其兩者的關(guān)系產(chǎn)生一定的影響。防御商標與正商標雖系獨立的存在，但防御商標對正商標有一定的附屬性。正商標馳名度的變化雖不直接及于防御商標，但防御商標的禁止權(quán)范圍仍受正商標馳名度的影響。一般而言，正商標不再馳名時，防御商標的防御基礎(chǔ)已不存在，其本身面臨因未被使用而撤銷的風(fēng)險，則當(dāng)然已無禁止他人使用的權(quán)利。對未被實際投入使用的防御商標，在正商標保持馳名的狀態(tài)時，防御商標在相同商品的范圍內(nèi)持續(xù)發(fā)揮其防御的作用，且在這個范圍內(nèi)應(yīng)該保持恒定。對已經(jīng)被實際投入使用的防御商標，因其在防御商標身份外，已經(jīng)具備普通商標的全部特性，其獨立性較之未投入實際使用的防御商標強，禁止權(quán)的范圍受馳名商標動態(tài)變化影響較小。該類防御商標的禁止權(quán)的范圍應(yīng)與其使用產(chǎn)生的適時知名度和顯著性相一致，具體確定方法與普通商標禁止權(quán)的范圍無異，也即其侵權(quán)判定的商標近似、商品類似的判斷與普通商標侵權(quán)考量相同的因素。

綜上，防御商標作為馳名商標的防御措施，在防護馳名商標被侵害上有積極意義，但防御商標有明顯的自身局限性，我國《商標法》在未來修訂過程中即使確認該制度，也應(yīng)該將防御商標禁止權(quán)的范圍明確予以規(guī)定，對使用和未經(jīng)使用的防御商標予以區(qū)別對待。商標權(quán)人在維權(quán)過程中，應(yīng)根據(jù)維權(quán)的實際需要，綜合考慮防御商標禁止權(quán)的范圍，選擇合適的商標作為維權(quán)的依據(jù)。

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