美國337條款調查策略

□文/劉一純

美國337條款調查策略

□文/劉一純

美國利用關稅法337條款實施市場壟斷化政策，使我國中小企業(yè)遭受了重大損失。在不斷提高知識創(chuàng)新能力擁有自我知識產權過程中，及時向美國提出專利保護；建立預警機制了解產品出口美國可能遇到的問題；當不能確信產品擁有知識產權時，可以和產權人或進口方協商溝通，一旦出現貿易爭議，采用WTO規(guī)則談判或者仲裁協議等方式，都是規(guī)避337條款調查的策略，從而達到保護我國中小企業(yè)正常發(fā)展的目的。

337條款；中小企業(yè)；策略

美國是我國的重要貿易伙伴，兩國間的貿易量逐漸增加，同時美國對我國開展的關稅法337條款的調查也在增多，顯著影響了我國對美國的出口，特別是我國中小出口企業(yè)受到很大的傷害。如果能夠在產品出口到美國之前，做好各項規(guī)避措施，避免關稅法337條款對產品進行調查，企業(yè)就會在美國有很好的發(fā)展。

一、中小企業(yè)遭遇美國337條款調查現狀

從1986年12月29日美國針對我國進行第一例“337調查”開始，以后逐年增多，目前我國已成為遭受“337調查”最多的國家。在所有調查的案件中，以專利侵權為由的最多，其次是以侵犯商標權、以共同侵犯商標權和專利權、以共同侵犯商標權和版權、以商業(yè)外觀為由的調查，甚至一些商業(yè)秘密都可能被調查，受337調查影響的行業(yè)和產品已經從機電類輻射至輕工、化工、生物、醫(yī)療器械等行業(yè)和產品，外國企業(yè)或組織索要的專利費、賠償費越來越多。如以北汽福田股份有限公司生產的農用拖拉機和割草機涉嫌侵犯美國公司專利為由、寧波貝發(fā)集團等4家中國企業(yè)侵犯商標和商業(yè)外觀為由，新科電器集團公司生產的DVD侵犯光驅芯片為由、溫州恒星煙具有限公司、泰利爾煙具公司等企業(yè)生產銷售的打火機未經許可或授權、假冒其注冊商標為由的337條款調查，并發(fā)布永久性普遍排除禁令，導致這些產品及其上下游產品都被禁止進入美國市場，使這些中國中小企業(yè)面臨了嚴峻的挑戰(zhàn)，甚至出現生存危機。隨著我國中小企業(yè)出口高技術含量產品增多，也遭到了美國337條款更多的調查。這種調查一旦成立，被調查的產品不但不能進入美國，也可能波及到歐盟等其他國家，結果是產品本身和其上下游產品都受到牽連，整整波及到了一條產業(yè)鏈。

二、關注知識產權，向美國申請專利

337條款調查的核心是知識產權，只要美國國內申請方能夠證明進口產品有侵權事實，而美國國內確實有相關產業(yè)或相關產品，即認定有不公平貿易行為，可以申請進行337條款調查。因此，有效規(guī)避調查糾紛的關鍵是沒有侵犯知識產權、具有自己的知識專利?？梢哉f，每個出口美國的中小企業(yè)不一定都會被337條款調查，但是遭到“337調查”的中小企業(yè)大多沒有在美國申請專利。

要謀求長遠發(fā)展，必須自主創(chuàng)新，擁有自己的核心技術，積極向美國申請知識專利。專利的申請可以采取組合方式，首先一定要覆蓋最關鍵的技術要素，如果說這些技術要素沒有完全體現在被控侵權的產品當中，可能就不構成侵權；其次是優(yōu)先權和所有權，專利申請一定要盡可能地早，不能被他人竊取或搶先申請登記，而且確認這個知識產權歸屬本企業(yè)所有；另外，現在美國提供專利侵權的責任保險，被告和原告都可以買保險。如果被告敗訴了，保險公司替你出賠償金；原告敗訴了，保險公司要替你付律師費，重要的是可以先發(fā)制人，搶先于競爭對手登記，可以防止競爭對手在意識到威脅之后再尋求“337條款”來阻止我國企業(yè)的產品進入美國市場，并且增加在談判中的議價能力，并可以通過交叉許可等各種方式阻止對方起訴。

20世紀八十年代，日本、韓國企業(yè)也遭到美國“337調查”糾紛，后來積極主動在美申請專利，時至今日，日本、韓國開始反撲，大規(guī)模起訴仿冒其產品的美國企業(yè)，反而使美國一些企業(yè)陷入困境之中。

三、建立預警機制，防患于未然

行業(yè)協會可以組織其會員建立專利預警制度與產業(yè)專利情報服務網，包括專利情報分析、專利訴訟談判研究、專利政策法規(guī)研究等，適時為會員提供產業(yè)專利趨勢咨詢。在產品向美國出口前，中國企業(yè)應該首先進行專利檢索，確定是否有可能涉及該產品的美國專利，或涉及該產品制造方法的美國方法專利，包括請專家分析產品在美國的專利保護狀況，聘請有豐富經驗的執(zhí)業(yè)律師調查其產品所涉及到的知識產權屬性狀態(tài)是否已經觸犯了在美國已有的有效知識產權。要盡早聘請美國專利事務所給企業(yè)做經營自由度的分析。在美國，專利律師和客戶之間有一個受法律保護的保密特權，即使有這樣的一個報告，但如果是以律師的角度提供給公司的話，取證的時候不向對方提供，法院也不能列為判據。請律師做這樣的評估還有一個好處，將來一旦敗訴，對方如果要起訴你故意侵權，就可以向律師索要3倍的賠償金，這樣企業(yè)就沒有風險，或者風險很小。

中小企業(yè)也可以在無法判定自己產品是否會侵犯美國的知識產權時，為了能夠繼續(xù)從事合法的經營活動請求美國的法院（或者知識產權局）確認一下他的行為并非侵權。相關機構如果經審查鑒定，認為不屬于侵權，就會應其請求發(fā)出“非侵權聲明”，阻止他人再對該企業(yè)的行為起訴，如果發(fā)現有侵犯美國公司專利權的可能，可以通過更換非專利方法來避開侵權。在建立預警機制的過程中，要不斷提升企業(yè)對產業(yè)技術發(fā)展趨勢和侵權的判斷能力，行業(yè)協會積極出面組織協調，及時地與政府職能部門溝通，取得政府職能部門的大力支持和必要的協助，做到縝密策略、密切配合。

四、產品出口前與產權人或進口方協商溝通

在產品出口前進行產品所涉專利的檢索工作，確定是否有可能涉及該產品的美國專利或涉及該產品的制造方法的美國方法專利。如果存在侵權的嫌疑，可以與專利權所有人簽訂使用許可協議，也可以通過更換非專利技術來避開侵權，同時利用自己的專利組合找出對方的缺陷，控訴美國企業(yè)，造成兩個公司互相侵權的結果，最終雙方達成和解，互相不用付錢。

當不能確定所出口的產品是否有侵權時，企業(yè)應積極主動地跟美國的進口方、承銷商以及分銷商等協商；授權使用方保證其中所使用的專利、商標等沒有假冒、仿冒或其他侵犯他人知識產權的情況存在，應注意下單的外商是否擁有該產品的商標、專利、著作權等權利的證明文件。若外商既非權利人又無適當的授權證明文件，則應考慮法律風險，應在合同中訂立任何有關侵犯知識產權的情況都應由該外商負責并賠償己方損失的條款，對于那些經調查有侵犯他人專利權、商標權重大嫌疑的，甚至可以要求美國的進口方提供一定數量的保證金，以避免一旦涉訴給自己造成巨大的損失。

五、遵循WTO規(guī)則，選擇仲裁協議

337條款與WTO根據關貿總協定第3條第4款（國民待遇）、關貿總協定第20條的引言（禁止導致“任意的或不合理的歧視”）和關貿總協定第20條（d）款（這些調查是否是“必需的”）規(guī)則，在理論上，美國337條款的規(guī)定并不符合WTO有關原則規(guī)定，這為我們提供了反駁337條款調查的依據。337條款調查一旦成立，不論是原產地生產商還是尚未知的生產商和進口商，一切符合特征的進口商品均會被普遍適用禁令，這和國內民事訴訟中對侵權產品的處罰與特定侵權人掛鉤的做法完全不一樣。還有一些337條款的調查只是針對被調查產品的原產國，侵犯了涉案企業(yè)的應訴權利，損害了涉案企業(yè)的利益，是一種歧視性貿易，而且是不必需的。337條款對進口企業(yè)產品的認定是一種現象，哪怕只是很少數量、非商業(yè)行為也認定為侵權。WTO體制對危害定義為嚴重損害或嚴重損害威脅，實質是重大全面減損，要求必須有確鑿證據，而非靠推測、可能的指控。不難看出，337條款和WTO規(guī)則存在著不一致，甚至嚴重沖突。作為WTO的成員國，都有義務遵循其規(guī)定，中小企業(yè)應積極利用WTO多邊爭議解決體制來對抗337條款的調查。

作為規(guī)避措施，中小企業(yè)出口商與美國進口商簽訂合同時，在知識產權許可協議或出口協議中，在WTO體制內，訂立仲裁條款和以其他書面方式在糾紛發(fā)生前或者發(fā)生后達成請求仲裁的協議，確定雙方將來可能出現爭議時不能通過協商解決問題，采用仲裁方式解決，在仲裁程序中雙方基本處于對等地位，較有可能取得公正的裁決結果。例如，美國進口商與中國出口商簽訂買賣協議，進口商后來發(fā)現所進口貨物有侵權嫌疑，如果雙方簽訂協議時含有仲裁條款，就應當首先采用仲裁方法解決爭議，理所當然排除337調查。

（作者單位：西南大學育才學院工商學院）

[1]戴翔.實施知識產權戰(zhàn)略.國際貿易問題，2006.2.

[2]周孜冶，廖圣強，陳熾.中國企業(yè)如何應對美國關稅法337條款調查標準與知識產權.2004.8.

[3]鄭智武.論美國337條款與WTO規(guī)程的主要沖突.長春理工大學學報（高教版），2009.4.

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