“解百納”案：通用名稱認定的法律困境及思考

陶 懿/文

“解百納”案：通用名稱認定的法律困境及思考

陶 懿/文

“解百納”案——葡萄酒業(yè)最大的商標糾紛案歷時8年，一波三折。牽扯主體眾多、行業(yè)利益沖突固然加劇了案件審理的難度，但現(xiàn)階段我國缺乏對通用名稱認定的法定標準和制度構(gòu)架，也是導致案情錯綜復雜、認定爭議頗多的原因之一。通用名稱的認定應根據(jù)商標糾紛案由的不同采用不同的判斷標準。確立通用名稱認定的司法判定制度，可以改善某些商標糾紛案件久拖不決的窘境。

解百納 通用名稱 認定標準 司法判定制度

2001年5月，張裕集團向商標局申請在第33類葡萄酒商品上注冊“解百納”商標，經(jīng)過公告期無人異議于2002年4月獲準注冊。同年6月，長城、王朝、威龍等葡萄酒行業(yè)廠商以“解百納”系行業(yè)公認的釀造紅葡萄酒的原料名稱和通用商品名稱為由提出撤銷該注冊商標的申請。之后，商標局對“解百納”商標作出了撤銷決定，張裕集團隨后提出復審請求。商標評審委員會（以下簡稱“商評委”）在2008年5月26日作出的第05115號裁定書中對“解百納”商標予以維持。由于不服商評委的裁定，2008年6月，長城、王朝、威龍等企業(yè)向北京市第一中級人民法院提起了行政訴訟。2009年12月，北京一中院在歷時一年的審理后作出了一審判決，撤銷被告商評委的裁定，并且在考慮當事人提交新證據(jù)的基礎上，要求商評委重新作出裁定。而長城、威龍、王朝等三原告隨后又以“解百納”商標屬不當注冊為由向北京高院提起上訴。目前案件仍在審理中。

根據(jù)《商標法》第11條的規(guī)定，僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的，僅僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其特點的，缺乏顯著特征的標志，不得作為商標注冊；但是前款所列標志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊。因此本案中雙方爭議的焦點集中在兩方面：第一，“解百納”是否直接表示商品的主要原料或特點而成為通用名稱；第二，“解百納”是否經(jīng)張裕集團長期經(jīng)營并已取得了商標顯著性。第二個問題是建立在第一個問題基礎上而需要進一步判斷的?！敖獍偌{”通用名稱的認定背后實際隱藏著個體企業(yè)與整體行業(yè)間的利益博弈。如果被認定符合商標注冊條件，則“解百納”為一家獨享，張裕集團由此獲得商標專用權(quán)帶來的經(jīng)濟利益。若被認定為通用名稱，則需要考慮第二個問題，那么又分為兩種情況：1.如果“解百納”不具有顯著性，那么，商標作為社會公共資源應當被撤銷；2.如果具有顯著性，雖然商標不會被撤銷，但是根據(jù)商標法的規(guī)定，對于商標中的通用名稱，權(quán)利人不得禁止他人正當使用，包括長城、王朝、威龍在內(nèi)的葡萄酒行業(yè)的所有廠家都可以憑借其在釀酒環(huán)節(jié)中運用的特定技術(shù)或材料而使用“解百納”這一名稱，并享受由此帶來的輻射效應——這也正是張裕集團與整個葡萄酒行業(yè)在焦點問題上互不讓步的真正原因?！敖獍偌{”商標的最終歸宿還有賴于雙方當事人新提交的證據(jù)。但是對通用名稱認定標準等問題的法定化卻是當前急需進行明確的，這不僅是此案判決的影響因素，對同類案件也有借鑒價值。下文將對此進行深入探討。

一、通用名稱認定的現(xiàn)狀

通用名稱的準確定義在商標領(lǐng)域還沒有形成統(tǒng)一的意見。按照《商標審查及審理標準》的規(guī)定，商標法中的通用名稱是指國家標準、行業(yè)標準規(guī)定的或者約定俗成的商品的名稱，包括全稱、簡稱、縮寫、俗稱。1.參見國家工商行政管理總局商標局，國家工商行政管理總局商標評審委員會：《商標審查及審理標準》，2005年12月31日。從功能來看，通用名稱和商標的重要區(qū)別在于前者指示商品或服務的種類不同，后者用于區(qū)分提供商品或服務的經(jīng)營者不同。隨著近年來商標案件的發(fā)展趨勢，商標糾紛案件很大一部分都涉及專有商標和通用名稱之間的性質(zhì)爭論，法院的判決結(jié)果往往都是在認定是否為通用名稱的基礎上進行的。歸納來看，需要進行通用名稱認定的主要有兩種情況：一是具有一定通用性的詞匯可否注冊為商標，這里的認定主要體現(xiàn)在申請過程中審查員對于待申請商標性質(zhì)的把握、公告階段異議及核準之后發(fā)生商標爭議時的認定，“解百納”的商標爭議即屬于這一類；二是已經(jīng)核準注冊的商標在實際使用中發(fā)生了通用化，此時應如何界定注冊商標嬗變成通用名稱，如朗科在閃存盤上申請的“優(yōu)盤”商標因使用不當造成的通用化。需要進行通用名稱認定的案件涉及注冊不當、使用不當、不正當競爭等諸多案由，需求上升和我國現(xiàn)行法律規(guī)范缺失之間形成了一定差距。

二、通用名稱認定標準的選擇

我國現(xiàn)行法律并沒有規(guī)定涉及通用名稱認定時應當適用的法律條文?，F(xiàn)實中，具體認定通用名稱時所依據(jù)的標準主要來源于以下幾個方面：1.國家標準和行業(yè)標準；2.同行業(yè)經(jīng)營者約定俗成、普遍使用的名稱和專家意見；3.專業(yè)工具書、辭典等公開出版物中記載的內(nèi)容；4.諸如民意調(diào)查等消費者認知。雖然，《商標審查及審理標準》及司法判決對通用名稱的相關(guān)規(guī)定和解釋中似乎可以得出一般結(jié)論，即國家標準、行業(yè)標準如果規(guī)定了通用名稱，則通用名稱的認定就已成立，并且其證明力似乎優(yōu)先于公眾約定俗成證據(jù)的證明力[1]。但是，在實踐中，行政機關(guān)或司法機關(guān)在認定時往往是參照國家標準、行業(yè)標準、公開出版物和專家意見之后結(jié)合爭議商標的實際使用情況而得出主觀結(jié)論，并沒有形成統(tǒng)一的、法定的標準供參考和評判。這也導致了雙方當事人對通用名稱認定結(jié)果的質(zhì)疑態(tài)度，催生行政復審和司法上訴程序，使爭議案件久拖不決。加上如今商品制定國家標準、行業(yè)標準的情況日益增多，行業(yè)專家之間對待同一事物的態(tài)度又不盡然相同，面對不同的標準，選擇何種參考因素來支持通用名稱的認定是有待明晰的首要問題。

筆者認為，根據(jù)涉及通用名稱認定的不同案件背景，優(yōu)先適用的標準也應當有所側(cè)重。通用名稱認定的作用在于防止社會公眾資源私有化，保障社會競爭的公平秩序，最終保護消費者的利益，降低商品交易中產(chǎn)生混淆的可能。因此，從通用名稱認定的目的和作用來看，認定的標準應當落實在公眾消費者對該名稱現(xiàn)狀的認知，而不是一味追求權(quán)威人士的意見或既定標準等資料。不同狀況所采用的標準要作差別考量，歸納如下：

一是公告之前審查員對申請商標進行審查時，應當以國家標準或行業(yè)標準為主要選擇，結(jié)合行業(yè)專家態(tài)度和公開出版物中的內(nèi)容進行判斷。由于行業(yè)名詞的專有性和技術(shù)性較強，而商標審查員的知識結(jié)構(gòu)可能無法全面覆蓋申請商標所處的領(lǐng)域，同時在商標審查時進行民意測試在時間和成本上也具有不合理性，因此唯一、明確的標準對于審查工作而言是最佳選擇。國家標準、行業(yè)標準可以為審查員提供較為清晰的判斷依據(jù)，對通用名稱的認定作出初步的判斷。

二是由于注冊商標使用不當，無論是商標權(quán)人主觀怠于阻止商標侵權(quán)，還是當事人雖然有一定阻卻侵權(quán)的行為但仍然產(chǎn)生了注冊商標被通用化的客觀結(jié)果，在進行通用名稱認定時所選擇的唯一依據(jù)是消費者的認知。換言之，在當前的市場交易中，如果消費者多數(shù)認為該名稱指示的是某類別商品，那么商標已經(jīng)發(fā)生了通用化。通用名稱的范圍是動態(tài)發(fā)展的，因此對于通用名稱這一事實認定的結(jié)果也會隨時間推移而發(fā)生轉(zhuǎn)變。注冊商標的通用化實質(zhì)是商標與特定商品提供者之間的聯(lián)系發(fā)生模糊或中斷，而在消費者認知中產(chǎn)生了該標識與某類商品之間的指代關(guān)系。國家標準、行業(yè)標準的制定在時間上具有滯后性，消費者的認知才是及時客觀反映注冊商標本質(zhì)變化的直接證據(jù)。此外，根據(jù)商標制度的宗旨，商標是通過顯著性和識別性發(fā)揮指示作用的，而商標的這些特性并非天生的，只有通過商品營銷或宣傳才能真正獲得[2]。消費者的認知決定了顯著性存在與否，進而決定了客觀上商標作用能否實現(xiàn)。因此，當注冊商標因為喪失顯著性而通用化時，對于通用名稱的認定也應當完全遵循消費者的認知結(jié)果。例如在“熱水瓶案”中75%的消費者認為“thermos”一詞是該類商品的通用名稱[3]；“阿司匹林”案中多數(shù)消費者承認最終獲得該藥時只看到藥品上的阿司匹林字樣，并不知道生產(chǎn)商是誰。可見，美國法院通過一系列司法實踐，在該類通用名稱案件中也以多數(shù)消費者對爭議商標的認知作為認定的根本標準。

三是對因注冊不當而產(chǎn)生的商標爭議在判定通用名稱時應遵循的順序為：1.國家標準、行業(yè)標準；2.多數(shù)一致性的約定俗成；3.當國家或行業(yè)標準與消費者認知不完全一致，或者當前沒有國家標準、行業(yè)標準，也無法達成約定俗成意見時，以消費者認知為準。標準所涉及的內(nèi)容往往是某一領(lǐng)域的技術(shù)要求而非通俗名稱。在標準起草過程中，主要由研究機構(gòu)、檢測中心、標準化協(xié)會、行業(yè)協(xié)會及骨干企業(yè)負責制訂，他們所關(guān)心的僅僅是技術(shù)要求的實質(zhì)內(nèi)容，而不是行業(yè)中的常用名稱。因此，憑借國家標準、行業(yè)標準就認定通用名稱的絕對性應當受到質(zhì)疑，當其與消費者認知結(jié)果產(chǎn)生沖突時，應當以后者為判斷標準?！敖獍偌{”案的行政復審裁定中，雙方提交的證據(jù)多為辭書、工具書、行業(yè)協(xié)會和專業(yè)人士意見及葡萄酒相關(guān)的出版物，而商評委也是通過辭書、專業(yè)書籍記載及行業(yè)協(xié)會說明表示難以認定 “解百納”為指代明確且具有規(guī)范性的某種葡萄酒的通用名稱。2.參見《關(guān)于第1748888號“解百納”商標爭議裁定書》[商評字(2008)第05115號]。

筆者認為，在認定通用名稱時，應弱化辭書、專業(yè)工具書等公開出版物的參考因素和行業(yè)協(xié)會的指導意見。辭書等公開出版物由于撰寫主體不同，對同一事物的認知也各異，在認定過程中加入該類參考因素，一方面缺乏絕對的權(quán)威性，另一方面也可能造成意見不統(tǒng)一，與“約定俗成”相悖，使認定更為復雜。而正如“解百納”案中的原被告雙方代表不同的利益，行業(yè)協(xié)會有時在案件中所扮演的角色也并非完全中立，當案件的判決結(jié)果可能關(guān)系到行業(yè)整體發(fā)展、牽扯行業(yè)整體利益時，應當回避將行業(yè)協(xié)會的意見作為認定的參考因素。

三、通用名稱認定制度的思考

“解百納”案的另一個問題是審限過長。倘若北京高院在二審中維持了一審判決，那么商評字（2008）第05115號裁定將被撤銷，商評委須根據(jù)新證據(jù)重新作出裁定，歷時8年的案件又回到了原點。對于通用名稱認定的僵持使雙方當事人都處于被動的局面：張裕集團因“解百納”商標狀態(tài)的不穩(wěn)定性，擔心投入更多成本建立商譽到最后是為他人做嫁衣；而以長城、威龍等為首的其他葡萄酒企業(yè)則擔心，一旦注冊商標的合法性得到維持，那么繼續(xù)使用“解百納”字樣將面臨侵權(quán)的境地。而更為棘手的是對通用名稱的認定可能會隨著時間的發(fā)展而在前后幾次程序?qū)徖碇械玫讲煌呐袛嘟Y(jié)果。轟動一時的“小肥羊”案中，一審法院認為“小肥羊”因廣泛使用已經(jīng)成為餐飲行業(yè)的通用名稱，而二審法院則認為，通過原告公司大規(guī)模的使用和宣傳，“小肥羊”已經(jīng)具備了識別服務來源的顯著特征，在“一兩歲小羊”之外蘊含了第二含義。因為一審與二審相隔近兩年，客觀的事實狀態(tài)都發(fā)生了巨大的變化，因此兩法院截然相反的態(tài)度無法簡單定義孰對孰錯[4]?！敖獍偌{”案尚未走完程序塵埃落定，其間對通用名稱認定的判斷因素也會發(fā)生諸多不確定性，因此，如何盡量縮短由于審限過長對當事人利益、乃至對事實認定造成的影響，也應當是值得探索的問題。

筆者認為，為了解決涉及通用名稱認定的商標糾紛案審限過長的困境，可以尋求一種制度創(chuàng)新，將通用名稱司法判定引入注冊不當、使用不當?shù)纳虡思m紛案件中。也就是說，如果雙方當事人對已經(jīng)核準注冊的商標是否為通用名稱或者注冊商標在客觀上是否存在通用化的現(xiàn)象存在爭議，都可以直接訴至法院，尋求通用名稱的司法判定，商標局根據(jù)法院的判決結(jié)果對商標進行撤銷或維持。雖然，通用名稱的司法判定制度在我國還沒有法律依據(jù)，但是基于 “馳名商標”和“特有名稱”司法判定的先例，作用、意義具有同質(zhì)性的“通用名稱”也有適用司法判定的可能。由于通用名稱的認定涉及社會公眾資源，可能牽扯的主體和利益眾多，因此將其法律狀態(tài)及時確定下來是非常必要的。在不經(jīng)歷抗訴等特殊情況下，將司法二審前的行政二審省略，可以有效減少糾紛持續(xù)的時間，避免循環(huán)審理現(xiàn)象產(chǎn)生。但是，通用名稱的司法判定也要給予一些必要的限制：第一，對于可以直接進行司法判定的案件應當僅僅涉及注冊不當和使用不當兩類，對于公告期間的商標異議仍然應當經(jīng)歷行政程序；第二，對于能夠進行司法判定的法院應當嚴格限制，且為了避免地方保護主義應當選擇無利害關(guān)系的第三方法院進行審理；第三，通用名稱的司法判定僅使用被動判定，法院不存在主動認定的權(quán)限。

“解百納”案最終也可能因為張裕集團提出對該商標進行授權(quán)這一契機而歸于平淡，但是面對日益增多的涉及通用名稱認定的商標糾紛，將通用名稱認定標準法定化，積極創(chuàng)新判定制度以緩解訴訟時間過長的弊端是理論界和實務界急需共同努力解決的問題。EIP

（作者單位：上海大學知識產(chǎn)權(quán)學院）

[1]杜穎.通用名稱的商標權(quán)問題研究[J].法學家,2007(3):75-81.

[2]彭學龍.商標顯著性傳統(tǒng)理論評析[J].電子知識產(chǎn)權(quán).2006(2):20-23.

[3]King-Seeley Thermos Co.V.Aladdin Industries,Inc.,138 USPQ 349(2d Cir.1963)[EB/OL].[2010-02-18].http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Sloan-School-of-Management/15-628Patents--Copyrights--and-the-Law-of-Intellectual-PropertySpring2003/Readings/.”

[4]吳名.“百毒殺”和“百毒殺”：商標與通用名稱之辨[J].中華商標，2010(1):50-53.