涉外承攬加工行為的商標侵權責任

金春陽/文

涉外承攬加工行為的商標侵權責任

金春陽/文

涉外承攬加工行為是否會構成對中國商標權的侵害；加工者如何才能免除損害賠償責任等問題在地方法院的判例中頻頻出現(xiàn)。各地法院觀點不一，否定說、肯定說及民事責任二分說三足鼎立，分歧凸顯。否定說與肯定說分歧的根源在于對商標侵權構成要件認識不清。民事責任二分說的缺陷在于將加工者的舉證責任等同于銷售者的舉證責任，將加工者應盡的注意義務等同于銷售者應盡的注意義務，損害賠償?shù)臍w責原則因此出現(xiàn)偏差。在澄清涉外承攬加工行為的商標侵權構成要件的基礎上，認為加工者只有在盡了比銷售者更為嚴格的注意義務后才能免除賠償責任。建議該賠償責任可以在《商標法》第三次修改中通過立法轉移至定作人。

承攬加工 定牌加工 歸責原則 OEM

一、引言

在商標侵權訴訟中，如果被控侵權人接受國外訂單進行承攬加工的產(chǎn)品上附著了與中國注冊商標相同或者近似的標志，制造這些產(chǎn)品的行為是否會構成對中國商標權的侵害？如果被控侵權人加工的產(chǎn)品全數(shù)出口國外而不在中國市場流通，商標侵權是否還會成立？如果商標侵權成立，加工方如何才能免除損害賠償責任？各地法院觀點不一，否定說、肯定說及民事責任二分說三足鼎立。

二、否定說

被控侵權人受意大利法人 （NEW BOSS SAS DI LONGO SALVATORE）的委托在福建省生產(chǎn)貼有“NEW BOSS COLLECTION”標志的西服的行為，是否侵犯了BOSS在中國的注冊商標權？福建省高級人民法院判決認為：（1）被控侵權人是受意大利法人的委托，在國內為其定牌加工標有“NEW BOSS COLLECTION”商標的西服；（2）該意大利法人已向意大利專利商標局申請注冊訟爭的“NEW BOSS COLLECTION”商標，該商標至今雖未獲注冊，但也未被駁回申請；（3）原告在訴訟中不能舉證其訟爭商標在意大利已申請注冊或者在先使用；（4）因此，被控侵權人在意大利有權使用訟爭的“NEW BOSS COLLECTION”未注冊商標；（5）被控侵權人生產(chǎn)的西服全部出口到意大利，從未在中國境內銷售，中國的相關公眾在國內不可能、也沒有機會接觸到標有訟爭“NEW BOSS COLLECTION”商標的西服，不可能造成相關公眾的混淆、誤認，不構成侵犯注冊商標專用權的前提；（6）因此，被控侵權人的上述行為不構成侵權。1.參見2008年4月25日《福建日報》公布的2007年度知識產(chǎn)權十大案例。http://www.fj.xinhuanet.com/nzw/2008-04/25/content_13158029.htm，2010年1月25日訪問。

三、肯定說

被控侵權人受案外人美國公司的委托生產(chǎn)“RBI”品牌軸承并全數(shù)出口美國的行為，是否侵犯了核定使用商品為軸承等的“RBI”在中國的注冊商標權？

浙江省高級人民法院2005年12月29日判決認為：（1）從《商標法》第 52條第 1項及《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（下稱《最高法商標民事糾紛解釋》）第9條的規(guī)定來看，認定是否構成商標侵權，并非以造成混淆或誤認為構成要件，而是以是否在相同或類似商品上使用了與注冊商標相同或近似的商標為構成要件；（2）是否造成混淆或誤認，僅是判斷商標是否近似的要件，而非判斷是否構成商標權侵權的直接要件；（3）具體到本案而言，雖然被控侵權人系接受美國公司的委托，依照美國公司指定，在生產(chǎn)的軸承上使用“RBI”商標，但由于美國公司對“RBI”商標在中國境內并不享有注冊商標專用權，而被控侵權人使用的“RBI”商標又與原告享有注冊商標專用權的“RBI”商標相同，并使用在軸承上，因此在被控侵權人不能舉證證明其使用 “RBI”商標屬于正當使用的情況下，應當認定其行為已經(jīng)侵犯了原告對“RBI”商標享有的專用權；（4）被控侵權人關于其接受美國公司的委托進行定牌生產(chǎn)并出口的行為并不會使相關公眾對商品來源產(chǎn)生混淆和誤認，不構成商標侵權的上訴理由，缺乏法律依據(jù)，不予支持。2.參見http://ipr.chinacourt.org/public/detail_sfws.php?id=600，2010年1月25日訪問。另外一案中，被控侵權人受案外人西班牙公司的委托，在其加工出口的滑雪夾克上附著“NIKE”標志的行為，是否侵害了核定使用商品為運動衣的“NIKE”注冊商標專用權？廣東省深圳市中級人民法院2002年12月10日判決認為：（1）雖然案外人西班牙公司在西班牙對“NIKE”商標擁有合法的專有使用權，但是商標權作為知識產(chǎn)權，具有地域的特性；（2）在中國法院擁有司法權的范圍內，原告取得“NIKE”商標的專有使用權，被告在未經(jīng)原告許可的情況下，就不得以任何方式侵害原告的注冊商標專用權；（3）原告的“NIKE”注冊商標核定使用的商品是運動衣，被控侵權人在本案中被控侵權的商品是滑雪夾克，其與原告的“NIKE”注冊商標核定使用的商品屬于同類商品。因此，被控侵權人的行為構成對注冊商標專用權的侵犯（案情介紹參見http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/albd/2007/200804/t20080402_366428.html，2010年1月 25日訪問）。

四、民事責任二分說

北京市高級人民法院頒布的《商標民事糾紛案件中的法律適用問題》指出，承攬加工帶有他人注冊商標的商品的行為人應當對定作人是否享有商標權進行審查，未盡到注意義務而加工的，承攬人與定作人構成共同侵權，應共同承擔損害賠償?shù)蓉熑?；承攬人不知道是侵權商品并能夠提供定作人及其商標權利證明的，承攬人不承擔侵權損害賠償責任，但應停止制造行為。3.參見http://www.nipso.cn/zywtyj/sb/200804/t20080416_378525.html，2010年1月25日訪問。

五、系爭標志二分說

否定說與肯定說的對立，根源在于對混淆或者誤認是否是商標權侵權的前提條件這一點認識上有所不同?？隙ㄕf認為混淆或者誤認只不過是判斷商標是否近似的要件，不是判斷商標權侵權行為是否發(fā)生的直接要件。否定說認為混淆或者誤認是判斷商標權侵權行為發(fā)生的前提條件，不會引起混淆或者誤認的行為不構成對商標權的侵害。既然被控侵權人的商品不在中國國內市場流通，就不會給國內市場帶來混淆或者誤認，商標權侵害也就不會發(fā)生。民事責任二分說對混淆與誤認只字不提，直接認為承攬人的行為構成對商標權的侵害，至少應當承擔停止侵害的民事責任。如果承攬人盡到了注意義務，則可不承擔賠償責任。

我們仔細品讀 《商標法》第52條第1項及《最高法商標民事糾紛解釋》第9條就會發(fā)現(xiàn)，如果被控侵權人使用的標志不屬于對商標的合理使用，且其使用形式具有識別商品的效果，只要該標志與注冊商標相比較在視覺上基本無差異，則屬于與注冊商標相同的范疇，那么《商標法》第52條第1項可以直接適用，不論是否會發(fā)生混淆或者誤認。如果被控侵權人使用的標志與注冊商標相比較，綜合考慮字形、讀音、含義、顯著特征及知名度后，有可能引起混淆或者誤認，那么該標志屬于《商標法》第52條第1項規(guī)定的近似商標，該條款可以適用，被控侵權人的行為構成對商標權的侵害。如果被控侵權人使用的標志不會引起混淆或者誤認，該標志不屬于《商標法》第52條第1項規(guī)定的近似商標，該條款不可以適用，被控侵權人的行為不構成對商標權的侵害。在判斷商標相同或者近似的時候，要以《最高法商標民事糾紛解釋》第8條界定的“相關公眾”的一般注意力為標準，“相關公眾”不僅包括現(xiàn)實中的消費者及經(jīng)營者，還應當包括潛在的消費者及經(jīng)營者。

這種對系爭標志一分為二進行考量的方法（系爭標志二分說）與肯定說有共同之處，即在現(xiàn)有的法律條文下，混淆或者誤認只是判斷商標近似的要件，而非判斷商標權侵權行為的直接要件。系爭標志二分說在肯定說的基礎上，對系爭標志與注冊商標相同及近似的情形分別進行了梳理，對肯定說未深入展開分析的商標近似的情形進行了詮釋。

下面我們依據(jù)系爭標志二分說來看一看前述的RBI案及NEW BOSS COLLECTION案。很明顯，前者屬于商標相同的案件，后者屬于商標近似的案件，不可混為一談，應該分別考量。RBI案中被控侵權人的“RBI”品牌軸承雖然全數(shù)出口美國，但是以出口過程中關聯(lián)經(jīng)營者及中國國內的潛在消費者的注意力，被控侵權人使用的“RBI”標志與注冊商標相同，《商標法》第52條第1項可以直接適用，商標權侵害成立。

NEW BOSS COLLECTION案中的“NEW BOSS COLLECTION”標志與“BOSS”注冊商標雖然在字形及發(fā)音上有不同之處，但是 “NEW”及“COLLECTION”兩個字沒有多大的顯著特征，出口過程中的關聯(lián)經(jīng)營者及中國國內的潛在消費者的注意力會被 “NEW BOSS COLLECTION”中的“BOSS”吸引，進而認為該商品是“BOSS”品牌新款（NEW）上市的一組服裝（COLLECTION）。綜合考慮“BOSS”注冊商標的識別力及知名度，可以認為“NEW BOSS COLLECTION”標志與“BOSS”注冊商標近似，屬于《商標法》第52條第1項規(guī)定的近似商標，該條款可以適用，商標權侵權成立。

系爭標志二分說忠實于法律條文，克服了否定說將混淆、誤認與侵權判定直接掛鉤的弊端。系爭標志二分說詳細探究商標近似與侵權的關系，是對建立在商標相同基礎上的肯定說的進一步發(fā)展。否定說與肯定說分歧的根源在于對商標侵權構成要件認識不清，系爭標志二分說的目的在于澄清承攬加工行為的商標侵權構成要件，使每一個個案都能得到妥善處理。

六、損害賠償歸責原則

與否定說及肯定說不同，民事責任二分說的缺陷不在于對商標侵權構成要件認識不清，而在于對損害賠償歸責原則理解不透。

在商標侵權訴訟中，被控侵權人應當承擔的民事責任主要有停止侵害與損害賠償。商標權人在請求損害賠償時，需要證明被控侵權人有故意或者過失。如果被控侵權人能夠證明其既無故意也無過失，可以不承擔賠償責任。例如銷售不知道是侵犯商標權的商品（＝無故意），能證明該商品是自己合法取得的并說明提供者的 （＝無過失），不承擔賠償責任 （《商標法》第56條第3款）?！渡虡朔ā返倪@一規(guī)定針對的是銷售者而不是制造者。銷售者依據(jù)本條款獲得免責后，商標權人可以依據(jù)銷售者提供的信息，順藤摸瓜找到制造者，獲得應有的賠償。

民事責任二分說采用了與 《商標法》第56條第3款相似的歸責原則，認為“承攬人不知道是侵權商品（＝無故意？）并能夠提供定作人及其商標權利證明的（＝無過失？），承攬人不承擔侵權損害賠償責任”。這將會導致對于承攬加工行為，商標權人既不能要求銷售者賠償，也不能要求制造者賠償?shù)那樾伟l(fā)生。由于定作人往往是國外的法人，商標權人難以依據(jù)中國的注冊商標權直接對其要求賠償。這種“有侵權，無賠償”的現(xiàn)象既不利于保護商標權人的合法權益，也有可能助長借承攬加工之名、行侵權行為之實的現(xiàn)象，不利于激勵企業(yè)打造自主品牌、轉變生產(chǎn)方式，實現(xiàn)從承攬加工向自主研發(fā)、自主創(chuàng)新的飛躍。

誠然，與產(chǎn)業(yè)鏈中的其他人員一樣，制造者也可以通過證明其無故意及過失來免除賠償責任。但是，制造者的舉證責任應當重于銷售者。只有這樣才能從源頭上消除承攬加工中的侵權現(xiàn)象。民事責任二分說的缺陷在于將制造者的舉證責任等同于銷售者的舉證責任，將制造者應盡的注意義務等同于銷售者應盡的注意義務。損害賠償?shù)臍w責原則因此出現(xiàn)了偏差。正本清源，糾正損害賠償歸責原則的偏差有利于構建合乎法理的民事救濟制度。

毋庸諱言，當下我國的承攬加工出口在出口貿(mào)易中占據(jù)一定比重，大多數(shù)承攬加工企業(yè)屬于中小企業(yè)，經(jīng)濟實力薄弱，短時期內難以形成自己的商標侵權預警機制。因此，將商標侵權的板子全都打在他們身上也許既不合時宜，也不合情理。前述的合乎法理的救濟制度在實際運行中會遇到一些困難，相似的問題在專利實施許可合同情形下出現(xiàn)過。專利被許可人依照合同實施專利時往往會侵害第三人的專利權?！逗贤ā返?53條對此問題的處理方法是要求許可人承擔責任，除非當事人另有約定。因此，也可以考慮在《商標法》第三次修改中參照《合同法》的規(guī)定要求定作人承擔商標侵權的賠償責任。但是，定作人能否與承攬人特別約定商標侵權的賠償責任由承攬人承擔？我們應當充分考慮專利權與商標權的不同之處。當今世界專利林立，一個電子產(chǎn)品中往往包含幾十個甚至成百上千個專利。在實施專利時侵害第三人的專利權已經(jīng)是司空見慣的事情，要求許可人對被許可人所有的侵權行為承擔全部的賠償責任實在有失公允。有鑒于此，《合同法》才允許專利許可人通過約定免除一部分賠償責任。與此相反，一個電子產(chǎn)品上通常只有一個商標，與此相同或者近似的商標的數(shù)量通常都在可以掌控的范圍內。要求定作人承擔全部的賠償責任似乎并不為過分。EIP

（作者單位：西安交通大學法學院）