如何解決企業(yè)名稱與商標(biāo)的權(quán)利沖突？

趙愛玲

造成企業(yè)名稱與商標(biāo)權(quán)利沖突有多種因素，其中企業(yè)名稱與商標(biāo)的相近性是原因之一。本文中通過案例將分析：對于將與他人注冊商標(biāo)相同或者近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，如何認(rèn)定為屬于侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)及不正當(dāng)競爭行為?企業(yè)應(yīng)如何更好地防范權(quán)利沖突的發(fā)生?

商標(biāo)及品牌已經(jīng)成為企業(yè)縱橫商海的“名片”。企業(yè)紛紛用包括廣告宣傳、注冊商標(biāo)、認(rèn)定馳名商標(biāo)等手段來打造和保護(hù)自己的“名片”，讓自己的“名片”深入人心，但是總有一些企業(yè)，想走捷徑，通過“傍名牌”、“搭便車”來快速打出自己的“名片”。

近年來，由于企業(yè)名稱與商標(biāo)的權(quán)利沖突而引發(fā)的商標(biāo)侵權(quán)糾紛和不正當(dāng)競爭糾紛異常的普遍。造成企業(yè)名稱與商標(biāo)權(quán)利沖突有多種因素，其中企業(yè)名稱與商標(biāo)的相近性是原因之一。如何對于將與他人注冊商標(biāo)相同或者近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，認(rèn)定為屬于侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)及不正當(dāng)競爭行為?

案情介紹

侵犯中化商標(biāo)權(quán)益案被稱為我國新商標(biāo)法實施后，“商標(biāo)”訴“商號”的第一案。原告中國中化集團(tuán)公司(以下簡稱中化公司)成立于1950年，原名中國進(jìn)出口總公司；1957年1月更名為中國進(jìn)出口公司；1961年更名為中國化工進(jìn)出口公司；1965年更名為中國化工進(jìn)出口總公司；2003年9月17日起使用現(xiàn)名。1988年中國化工進(jìn)出口總公司經(jīng)國家商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊r第315477號和第316788號組合商標(biāo)(中化+Sinochem+橢園圖形)，前者核準(zhǔn)使用于化工原料、化工試劑，后者核準(zhǔn)使用于工業(yè)用染料、釉料。1998年該兩商標(biāo)經(jīng)核準(zhǔn)獲得了續(xù)展，有效期至2008年。續(xù)展后，分別核準(zhǔn)使用于國際分類第1類和第2類。1994年12月14日，中國化工進(jìn)出口總公司又經(jīng)核準(zhǔn)注冊了第773539號組合商標(biāo)，核準(zhǔn)使用于國際分類第35類，廣告服務(wù)、商業(yè)信息服務(wù)。2002年2月8口，“中化(進(jìn)出口代理服務(wù))”被國家商標(biāo)局認(rèn)定為馳名商標(biāo)。

被告浙江中化網(wǎng)絡(luò)股份有限公司，簡稱浙江中化公司，成立于2000年8月7日，2003年11月7日起使用現(xiàn)名，主要通過其開辦的中國化工網(wǎng)為化工企業(yè)提供化工信息服務(wù)。2002年4月26日，浙江中化網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司法定代表人孫德良又在上海設(shè)立了控股子公司上海中化公司，該公司亦通過互聯(lián)網(wǎng)為企業(yè)提供化工信息服務(wù)。2003年3月6日，浙江中化公司、上海中化公司與盛園恒豐公司簽訂《中國化工網(wǎng)信息發(fā)布合同書》，為盛園恒豐公司提供信息服務(wù)。2003年3月19日，中化公司通過海淀區(qū)公證處對“中國化工網(wǎng)”的相關(guān)頁面進(jìn)行了證據(jù)保全，經(jīng)過公證的證據(jù)表明，該網(wǎng)站設(shè)有“中化網(wǎng)絡(luò)”、“今日中化”、“中化郵箱”等欄目，中國化工網(wǎng)還被簡稱為“中化網(wǎng)”。

中化公司訴稱：“中化”二字怍為原告注冊的商標(biāo)或商標(biāo)的一部分，已經(jīng)合法注冊并被國家工商行政管理總局商標(biāo)局(簡稱國家商標(biāo)局)認(rèn)定為馳名商標(biāo)。三被告于2003年3月6日在北京簽訂《中國化工網(wǎng)信息發(fā)布合同書》(簡稱信息合同)，其中，被告浙江中化公司、上海中化公司均使用了“中化”二字作為其商號或字號。同時，被告浙江中化公司還將“中化”二字屢次并多處使用在其作為主營業(yè)務(wù)的有償服務(wù)網(wǎng)站上。被告浙江中化公司、上海中化公司將原告的注冊商標(biāo)用于其企業(yè)名稱并與被告北京盛園恒豐公司在北京簽訂信息合同的行為侵犯了原告的注冊商標(biāo)專用權(quán)，同時違反了反不正當(dāng)競爭法的有關(guān)規(guī)定。綜上，原告請求法院判令：一、終止三被告簽訂的《中國化工網(wǎng)信息發(fā)布合同書》，三被告立即停止針對原告注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵權(quán)行為和不正當(dāng)競爭行為；禁止被告浙江中化公司、上海中化公司在其企業(yè)名稱、網(wǎng)站、商品及所有相關(guān)服務(wù)上使用原告的注冊商標(biāo)；二、被告浙江中化公司賠償原告經(jīng)濟(jì)損失300萬元；三、三被告就其侵權(quán)行為消除影響，向原告公開賠禮道歉；四、三被告承擔(dān)本案全部訴訟費(fèi)用，并承擔(dān)原告因本案而發(fā)生的證據(jù)保全公證費(fèi)、律師費(fèi)及其它合理費(fèi)用。

被告浙江中化公司辯稱：我公司與原告分屬于兩個截然不同行業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)。該公司之所以將“中化”作為公司字號，是對其主營網(wǎng)站“中國化工網(wǎng)”的簡稱。被告北京盛園恒豐公司并未對我公司和原告產(chǎn)生混淆或誤認(rèn)。因此，請求法院駁回原告的訴訟請求。

被告上海中化公司辯稱：我公司為被告浙江中化公司在上海設(shè)立的控股子公司，專門從事互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。我公司的企業(yè)名稱獲準(zhǔn)登記的時間比原告“中化”文字商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊的時間早7個月，故該公司就企業(yè)名稱享有的在先權(quán)利應(yīng)受合法保護(hù)。故請求法院依法駁回原告的訴訟請求。

一審法院認(rèn)為：中化公司成立于1950年，該公司自60年代起開始使用“中化”作為其簡稱，至今已有四十年歷史。1988年，中化公司在第26、28類商品上核準(zhǔn)注冊了第315477、316788號商標(biāo)。在該商標(biāo)中，“中化”、“SINOCHEM”構(gòu)成了組合商標(biāo)的文字部分，是商標(biāo)的主要部分，也是相關(guān)公眾識別商標(biāo)的依據(jù)。本院依據(jù)涉案商標(biāo)在相關(guān)公眾中的知曉程度、持續(xù)使用時間、馳名范圍等方面綜合考慮，認(rèn)定涉案商標(biāo)在2000年浙江中化公司成立前即為馳名商標(biāo)。浙江中化公司、上海中化公司從事的經(jīng)營活動均與化工領(lǐng)域有關(guān)，其應(yīng)當(dāng)知道使用“中化”作為企業(yè)名稱中的字號會誤導(dǎo)消費(fèi)者，并足以使公眾誤認(rèn)為其與中化公司存在某種聯(lián)系或為同一市場主體，使他人對商品或服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆，其行為具有明顯的“搭便車”故意，造成了“中化”馳名商標(biāo)的淡化。浙江中化公司、上海中化公司的行為違反了《商標(biāo)法》第52條第(5)項、《反不正當(dāng)競爭法》第2條之規(guī)定，構(gòu)成了商標(biāo)侵權(quán)和不正當(dāng)競爭。浙江中化公司在“中國化工網(wǎng)”上屢次并多處使用“中化”作為縮略語，致使相關(guān)公眾對其提供服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆，該行為侵犯了中化公司的商標(biāo)專用權(quán)，同時也構(gòu)成了不正當(dāng)競爭。盛園恒豐公司因受誤導(dǎo)與浙江中化公司、上海中化公司簽訂信息服務(wù)合同，且在商業(yè)經(jīng)營中未使用涉案商標(biāo)，故其行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，亦未構(gòu)成不正當(dāng)競爭，中化公司針對盛園恒豐公司提出的指控，不予支持。

浙江中化公司和上海中化公司共同上訴稱：第一，國家商標(biāo)局于2002年2月8日曾認(rèn)定1951056號“中化”文字商標(biāo)為馳名商標(biāo)，未曾認(rèn)定315477、316788號組合商標(biāo)為馳名商標(biāo)。一審中，中化公司并未請求認(rèn)定二組合商標(biāo)為馳名商標(biāo)，也未提供相應(yīng)證據(jù)。一審法院僅以中化公司之主體或其企業(yè)名稱為公眾所熟知為由，而將組合商標(biāo)認(rèn)定為馳名，難以令人信服。第二，最高人民法院《關(guān)于審理

商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》已對《商標(biāo)法》第52條第(5)項進(jìn)行了明確規(guī)定，兩上訴人實施的行為并不符合司法解釋的有關(guān)規(guī)定，一審判決卻不顧兩上訴人與中化公司處于完全不同行業(yè)，所提供的商品或服務(wù)不相同也不類似之事實，強(qiáng)行適用《商標(biāo)法》第52條第(5)項，顯屬不當(dāng)。第三，中化公司企業(yè)名稱的簡稱“中化”的聲譽(yù)專有權(quán)利不能自然直接延及涉案的組合商標(biāo)及“中化”文字商標(biāo)，一審判決認(rèn)定中化公司企業(yè)名稱的簡稱聲譽(yù)可延及涉案組合商標(biāo)，缺乏法理基礎(chǔ)。第四，一審法院認(rèn)定涉案組合商標(biāo)在2000年浙江中化公司成立前即為馳名商標(biāo)，不符合當(dāng)時有效的《馳名商標(biāo)認(rèn)定和管理暫行規(guī)定》之第3條，顯然違反了法定程序并超越職權(quán)。綜上，二上訴人的行為未侵害中化公司的商標(biāo)權(quán)，也未構(gòu)成不正當(dāng)競爭。請求二審法院撤銷一審判決，駁回中化公司的訴訟請求。

二審判理和結(jié)果認(rèn)為：最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第l條中規(guī)定，將與他人注冊商標(biāo)相同或者近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的，屬于侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為。本條中所稱的在相同或者類似商品上使用，當(dāng)然也包括服務(wù)。中化集團(tuán)公司是第773539號商標(biāo)的合法所有人，該組合商標(biāo)中包含有“中化”字樣，核定使用的范圍是廣告服務(wù)、商業(yè)信息服務(wù)。浙江中化公司開辦的中國化工網(wǎng)主要為化工企業(yè)提供產(chǎn)品信息服務(wù)，中國化工網(wǎng)設(shè)有“中化網(wǎng)絡(luò)”、“今日中化”、“中化郵箱”等欄目，浙江中化公司的行為足以導(dǎo)致相關(guān)公眾對服務(wù)來源產(chǎn)生混淆，或使消費(fèi)者誤認(rèn)為該服務(wù)與中化公司有某種關(guān)系，顯然已構(gòu)成對中化公司第773539號注冊商標(biāo)權(quán)的侵犯，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失的法律責(zé)任。兩上訴人關(guān)于與中化公司處于不同行業(yè)，所提供的商品或服務(wù)不相同也不相類似，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的主張不能成立。二審法院最終駁回上訴，維持原判。

法官評析

北京市高級人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭焦彥認(rèn)為，本案裁判的意義在于對于將與他人注冊商標(biāo)相同或者近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為屬于侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)及不正當(dāng)競爭行為。本案涉及的焦點問題在于：兩被告的企業(yè)名稱是否與中化公司的注冊商標(biāo)發(fā)生沖突以及兩被告的行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭。

他認(rèn)為，首先，兩被告的行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。中化集團(tuán)公司是第773539號商標(biāo)的合法所有人，該組合商標(biāo)中包含有“中化”字樣，核定使用的范圍是廣告服務(wù)、商業(yè)信息服務(wù)。浙江中化公司的企業(yè)字號先于中化集團(tuán)公司以相同文字申請注冊的第773539號商標(biāo)獲得核準(zhǔn)，其企業(yè)名稱中的字號為合法，但是權(quán)利的行使不得超越正當(dāng)合理的范圍；而“突出使用”則超越了合理的范圍，違背了基本的商業(yè)道德。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第1條中規(guī)定，將與他人注冊商標(biāo)相同或者近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的，屬于侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為。本條中所稱的在相同或者類似商品上使用，當(dāng)然也包括服務(wù)。該解釋表明，雖然權(quán)利合法，但權(quán)利的行使非法，也為法律所不許可，解釋對于超越權(quán)利行使的限度的行為加以禁止。浙江中化公司開辦的中國化工網(wǎng)主要為化工企業(yè)提供產(chǎn)品信息服務(wù)，中國化工網(wǎng)設(shè)有“中化網(wǎng)絡(luò)”、“今日中化”、“中化郵箱”等欄目。浙江中化公司的行為足以導(dǎo)致相關(guān)公眾對服務(wù)來源產(chǎn)生混淆，或使消費(fèi)者誤認(rèn)為該服務(wù)與中化公司有某種關(guān)系，顯然已構(gòu)成對中化公司第773539號注冊商標(biāo)權(quán)的侵犯。

再者，兩被告的行為構(gòu)成不正當(dāng)競爭。不正當(dāng)競爭是經(jīng)營者違反誠實信用原則，采用損害其他經(jīng)營者的合法權(quán)益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序的行為。將與他人注冊商標(biāo)相同或者近似的文字作為企業(yè)名稱中的字號注冊使用，就行為性質(zhì)來看，主要是借助于合法的形式占有或侵害他人商業(yè)信譽(yù)，其目的在于“搭便車”，其結(jié)果勢必導(dǎo)致消費(fèi)者對商品或服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆或者誤認(rèn)為不同的經(jīng)營者之間具有某種關(guān)聯(lián)關(guān)系，應(yīng)當(dāng)屬不正當(dāng)競爭行為。本案中，中化公司1988年注冊了第315477、316788號組合商標(biāo)，核"定使用的范圍是化工原料、化工試劑和工業(yè)用染料、釉料，均與化工行業(yè)有關(guān)。1994年12月14日中化公司又注冊了第773539號組合商標(biāo)，核定使用范圍是廣告及商業(yè)信息服務(wù)。上述商標(biāo)中均含有“中化”文字，且已持續(xù)宣傳并使用十余年，在國際、國內(nèi)化工行業(yè)被普遍知曉并有著良好聲譽(yù)。浙江中化公司成立于2000年8月7日，上海中化公司成立于2002年4月26日，系浙江中化公司的控股子公司，兩企業(yè)均以“中化”為其企業(yè)名稱中的字號，并且兩企業(yè)的經(jīng)營活動均屬于化工領(lǐng)域，均與化工產(chǎn)品或其信息服務(wù)有關(guān)，所針對的消費(fèi)者也均是化工企業(yè)。兩企業(yè)將“中化”作為其企業(yè)名稱中的字號，足以使相關(guān)消費(fèi)者對商品或服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆或者使消費(fèi)者誤認(rèn)為兩企業(yè)與中化公司有某種關(guān)聯(lián)關(guān)系，且有明顯的“搭便車”故意，違反了公平誠信的原則，其行為已構(gòu)成不正當(dāng)競爭。浙江中化公司與上海中化公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

如何解決企業(yè)名稱與商標(biāo)權(quán)沖突

目前，解決企業(yè)名稱權(quán)與商標(biāo)權(quán)沖突問題法律已有明確規(guī)定：《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定》第5條規(guī)定：“登記主管機(jī)關(guān)有權(quán)糾正已登記注冊的不適宜的企業(yè)名稱，上級登記主管機(jī)關(guān)有權(quán)糾正下級登記主管機(jī)關(guān)已登記注冊的不適宜的企業(yè)名稱。對已登記注冊的不適宜的企業(yè)名稱，任何單位和個人可以要求登記主管機(jī)關(guān)予以糾正?！钡?條規(guī)定：“企業(yè)名稱不得含有下列內(nèi)容和文字：(一)有損于國家、社會公共利益的；(二)可以對公眾造成欺騙或者誤解的；……”該規(guī)定明確指出，對已登記注冊的企業(yè)名稱有可能對公眾造成欺騙或者誤解的，可以由登記主管部門予以糾正。

《商標(biāo)法》第四十一條、《實施細(xì)則》第二十五條規(guī)定：巳注冊的商標(biāo)，違反本法第十、十一、十二條規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊的，由商標(biāo)局撤銷該注冊商標(biāo)，其他單位或者個人可以請求商標(biāo)評審委員會裁定撤銷該注冊商標(biāo)。下列行為屬于《商標(biāo)法》第四十一條第一款所指的以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊的行為：(1)虛構(gòu)、隱瞞事實真相或者偽造申請書件及有關(guān)文件進(jìn)行注冊的；……(4)侵犯他人合法的在先權(quán)利進(jìn)行注冊的；(5)以其他不正當(dāng)手段取得注冊的。其中，侵犯他人合法在先權(quán)利的，包括侵犯他人合法在先登記注冊的企業(yè)名稱權(quán)，對這種侵權(quán)獲得注冊的行為，他人可以向商標(biāo)局或者商標(biāo)評審委員會申請撤銷已注冊的商標(biāo)。

北京誠實律師事務(wù)所孫紅霞律師認(rèn)為，注冊商標(biāo)和企業(yè)名稱的知識產(chǎn)權(quán)沖突表現(xiàn)在兩個方面：一是將他人的注冊商標(biāo)或者與該注冊商標(biāo)相近似的文字、圖形登記為企業(yè)名稱中的字號；二是將他人企業(yè)名稱中的字號或者與該字號相近似的文字注冊為自己的商標(biāo)，這都是破壞國家經(jīng)濟(jì)秩序的嚴(yán)重行為，在法律上均構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)或不正當(dāng)競爭。

該沖突產(chǎn)生的根本原因是企業(yè)名稱和商標(biāo)在功能作用上的相近性及在權(quán)利取得方式上的差異性造成的。注冊商標(biāo)與企業(yè)名稱作為識別性的標(biāo)志，均具有彰顯商品或者服務(wù)來源、指示市場主體的功能。企業(yè)名稱直接反映商品的生產(chǎn)者或服務(wù)的提供者，而商標(biāo)在區(qū)分商品和服務(wù)的同時，還間接地反映商品的生產(chǎn)者，其最終目的在于區(qū)分不同市場主體的商品或服務(wù)。解決該沖突的基本法律原則是：保護(hù)在先權(quán)利的前提下禁止混淆。

孫紅霞律師稱，所謂在先權(quán)利，是指相對于發(fā)生沖突的權(quán)利而言先產(chǎn)生的權(quán)利，但是權(quán)利的行使不得超越正當(dāng)合理的范圍，即雖然權(quán)利合法，但權(quán)利的行使非法，違背了基本的商業(yè)道德，也為法律所不許可。

她表示，“禁止混淆”原則是我國司法機(jī)關(guān)在處理商標(biāo)侵權(quán)案件的司法實踐中十分重視的一個原則。實際上，在大部分商標(biāo)侵權(quán)案件中，被告通常都不會使用與原告注冊商標(biāo)完全相同的標(biāo)識，而是在對原告的商標(biāo)進(jìn)行局部的修改或變化后在自己的經(jīng)營活動中突出進(jìn)行使用?！巴怀鍪褂谩笔且环N“搭便車”行為，是一種借他人之商譽(yù)獲取非法利益的不法行為，顯然屬于不法行為。這種“搭便車”的商標(biāo)侵權(quán)行為與“誠實信用”原則背道而馳，所以是被我國法律所嚴(yán)格禁止的。最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第1條中規(guī)定，將與他人注冊商標(biāo)相同或者近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的，屬于侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為。